專利侵權判定方法之等同侵權司法實踐

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來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝 北京大成（石家莊）律師事務所 高級合伙人 律師&專利代理人

投稿原標題：專利侵權判定方法之等同侵權司法實踐

等同侵權是專利侵權判定一項重要的原則，如何適用等同原則，一直是專利侵權判定中的難點問題。根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條規(guī)定：“專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”，是指專利權的保護范圍應當以權利要求記載的全部技術特征所確定的范圍為準，也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征?！?/span>

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第7條第2款規(guī)定：“被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍”。上述規(guī)定確立了等同原則的適用依據。從上述規(guī)定可以得出，判斷侵權物中是否具有與授權專利相應特征相等同的特征，必須從手段、功能、技術效果以及本領域技術人員是否顯而易見等四個方面分別進行比較。

一、等同侵權認定的分析方法

司法實踐中，對是否構成等同侵權進行分析的方法，一般將被控侵權產品與專利權利要求相同的技術特征之外的不同技術特征進行比對；對于復雜的、雙方持異議的技術特征，法院經常會委托技術鑒定機構對專利技術特征與被控侵權物的技術特征是否相同或等同進行鑒定，采取委托鑒定方式進行的，應通知鑒定專家出庭作證并接受詢問，對鑒定結論進行開庭質證，然后根據各方的意見再決定是否采納鑒定結論，來認定被控侵權的技術特征與專利技術特征是否以基本相同的方式，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，來判決兩者是否構成等同。

鐘貞林、江西省正凌機械制造有限公司訴江西中升機械有限責任公司侵害實用新型專利權糾紛案（案號：【2015】贛民三終字第11號）。江西省高級人民法院認為：本院將被控侵權產品的技術與專利權利要求1—4一一進行對比，被控侵權產品與權利要求1不相同的技術特征有三：一是工作平臺形式不同，被控侵權產品是框架、全包圍雙層工作平臺，權利要求1所述的是工字形工作平臺，兩者的目的均是為標準節(jié)導軌的套入預留方形空洞的空間，其功能、作用和效果均是相同的，兩者構成等同；二是專利技術采用設置標準節(jié)導軌與吊籠側面的滑輪配合，使吊籠上下滑動，而被控侵權產品則利用標準節(jié)凸沿與開槽滑輪配合。標準節(jié)凸沿與與標準節(jié)導軌的作用都是為了與滑輪滾動配合，使吊籠上下滑動，系采用基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，被控侵權產品的標準節(jié)凸沿與標準節(jié)導軌構成等同的技術特征；三是容繩筒和儲繩鉤的不同，專利權利要求1中的的容繩筒，其功能一是收儲繩子，二是定位繩子，以使繩子受力。

被控侵權產品的儲繩鉤與容繩筒相比，兩者實現(xiàn)的收儲和定位鋼絲繩的功能是相同的。只是儲繩鉤不具有容繩筒方便、快捷、安全的作用，技術效果低于專利技術所能達到的效果，兩者構成等同的技術特征。因此，根據等同侵權判定原則，被控侵權產品技術方案落入權利要求1的保護范圍。

山市匯隆電器有限公司與阿爾弗雷德?凱馳兩合公司侵害發(fā)明專利權糾紛案（案號：【2014】粵高法民三終字第339號）。廣東省高級人民法院認為：原告列舉專利權利要求書所有的必要技術特征，被告答辯相同的，不必再考慮，不同的看是否等同。而且該技術特征對該專利所屬領域普通技術人員來說，通過閱讀專利權利要求和說明書，無需經過創(chuàng)造性勞力就能夠聯(lián)想到。因此，被訴侵權產品的“進風管”與本案專利的“擋壁”同屬分離裝置，構成等同。

宜興市連鑄耐火材料廠有限公司與陽泉市東風耐火材料有限責任公司侵害發(fā)明專利權糾紛一案一案（案號：【2011】民申字第263號）最高人民法院認為：關于是否構成等同的認定。首先，根據《中華人民共和國專利法》第五十六條第一款的規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。由于涉案專利權利要求書在描述顯氣孔率數值范圍時使用了“不大于10%”這種界限非常清楚的數值范圍限定，且說明書實施例中明確記載本發(fā)明制取的莫來石鑄口磚的三個樣品數據的顯氣孔率分別為6％、2％、4％，應當認為，只有顯氣孔率不大于10%的莫來石鑄口磚才能實現(xiàn)涉案專利所述的技術效果，在解釋權利要求時，不應突破這一明確的范圍限定。其次，東風公司提交了連鑄公司2007年3月5日的莫來石下水口質量保證書、2007年6月6日的首鋼三煉鋼150L鋁碳下水口質量保證書和《耐火材料手冊》，用于證明顯氣孔率變大會導致耐火材料的性能和效果變差，即東風公司已經承認顯氣孔率為12.9%與顯氣孔率不大于10%將導致耐火材料具有不同的性能和效果。而且《耐火材料手冊》中明確指出氣孔率是多數耐火材料的基本技術指標，它幾乎影響耐火制品的所有性能，尤其是強度、熱導率、抗侵蝕性、抗熱震性等。一般來說，氣孔率增大，強度降低，熱導率降低，抗侵蝕性降低，但氣孔率對抗熱震性的影響比較復雜。連鑄公司主張顯氣孔率太低，則耐火產品的抗熱震性能變差，容易開裂，根據不同用途，耐火材料的顯氣孔率的數值指標也會不同。

由此可見顯氣孔率不大于10％的莫來石鑄口磚與顯氣孔率為12.9％的莫來石鑄口磚不僅在顯氣孔率數值上存在明顯不同，由此會導致產品的抗熱震性、強度、導熱率等有顯著差異，顯氣孔率為12.9％的莫來石鑄口磚雖然強度和導熱率會差一些，但是抗熱震性會大幅度提高，二者的技術效果明顯不同。因此顯氣孔率不大于10%與顯氣孔率為12.9%這兩個技術特征不能被認定為等同。

重慶文達機械制造有限公司與上訴人重慶隆鑫工業(yè)（集團）有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案（案號：【2005】渝高法民終字第133號）。重慶市高級人民法院認為：對應比較隆鑫公司獨占享有的“機車引擎的氣缸頭及搖臂固定承座改良構造”實用新型專利權利要求書記載的技術方案與文達公司生產、銷售專利權人為文國富的“粉末冶金嵌鑄式氣缸頭”實用新型專利權利要求書記載的技術方案，從字面上看，二者完全不同。

對應比較隆鑫公司獨占享有的“機車引擎的氣缸頭及搖臂固定承座改良構造”實用新型專利權利要求書記載的技術方案與文達公司依照專利權人為文國富的“粉末冶金嵌鑄式氣缸頭”實用新型專利生產、銷售的被控侵權產品的技術方案，其技術特征，1～3與⑴～⑶、5與⑸、7～8與⑺～⑻相同，4、6與⑷、⑹不同，該種技術特征的不同表現(xiàn)為，前者為“裝設”，后者為“澆鑄”。被控侵權產品的這種不同的技術特征，是以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，產生了基本相同的效果；且對于所屬領域普通技術人員來說，無須通過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的，是實質上相同的技術特征。根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件使用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款的規(guī)定，文達公司生產、銷售的被控侵權產品構成等同侵權。

黎燕杰與羅劍飛侵害實用新型專利權糾紛一案（案號：【2015】粵高法民三終字第455號）。廣東省高級人民法院認為：本案被訴侵權產品，一種沒有外框，支架之間也沒有支撐條，另一種支架之間有支撐條。將被訴侵權產品與權利要求1對比，第一種被訴侵權產品缺少“外框”這一技術特征。羅劍飛主張空調百葉鑲入的墻體相當于外框，構成等同侵權，本院認為，墻體并非被訴侵權產品的一部分，也并非黎燕杰提供，而是被訴侵權產品使用狀態(tài)下外部環(huán)境的一部分，不應納入比對，故不構成等同侵權。第二種被訴侵權產品支架之間有一支撐條，該支撐條位于兩側支架之間，與外框結構不同，不應認為系專利所述外框，其效果和功能不能認為與外框基本相同。綜上所述，被訴侵權產品沒有包含與權利要求1全部相同或等同的技術特征，不落入權利要求1的保護范圍，不構成侵權。黎燕杰未實施本案專利，不應承擔侵權責任。

張會杰與樺甸市公吉鄉(xiāng)段二播種器廠侵害實用新型專利權糾紛一案（案號：【2015】吉民三知終字第81號）。吉林省高級人民法院認為：首先，因本案主要爭議焦點在于被控侵權產品所體現(xiàn)的技術方案與涉案專利的技術方案相比是否構成等同侵權，故需依據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款之規(guī)定明晰等同特征的三個構成要件，即（一）以基本相同的手段；（二）實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果；（三）本領域普通技術人員無需創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到。

其次，關于兩種技術方案的對比評價。被控侵權產品用兩個長條凹槽代替涉案專利產品的長條孔、用雙層觸摸片代替涉案專利產品的單層觸摸片、用圓形立梁代替涉案專利產品的橫梁、用立柱固定彈簧代替涉案專利產品的彈簧孔，可以認定為實現(xiàn)了基本相同的功能，達到基本相同的效果，但是并未釆用基本相同的手段，而且體現(xiàn)了自身的創(chuàng)造性勞動；被控侵權產品用L型鐵棍代替涉案專利產品的軸，不但釆用的手段不同，實現(xiàn)的功能與達到的效果也不完全相同，即被控侵權產品的L型鐵棍不僅起到軸的作用，同時還會以機械傳導的方式參與其他功能的實現(xiàn)，這其中明顯體現(xiàn)了創(chuàng)造性的勞動；被控侵權產品在機器內殼外側安裝獨立開關，與L型鐵棍的機械運動相結合實現(xiàn)漏播報警并補籽，此種技術方案與涉案專利產品的導電片與彈簧接觸形成閉合電路報警的技術方案完全不屬于同類技術手段，兩者之間不是替代關系，本領域普通技術人員如果不付出創(chuàng)造性勞動，僅通過聯(lián)想不可能實現(xiàn)。總而言之，兩種技術方案之間存在的上述差異決定了兩種技術方案之間無法構成等同的技術特征，不能依據“等同侵權原則”判定侵權成立，故張會杰關于兩種技術方案之間構成等同技術特征的上訴主張不能成立。

孫俊義與任丘市博成水暖器材有限公司、張澤輝等侵害實用新型專利權糾紛申請再審案（【2015】民申字第740號）。最高人民法院認為：孫俊義在申請涉案專利時將其要求保護的技術方案限定為進水套的上表面呈錐面，不是平面，而錐面或平面均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員普遍知曉的技術方案，因此，專利權人將權利要求中該技術特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利權的保護范圍之外。鑒此，在侵權判定時，不能將技術特征“錐面”擴張到“平面”予以保護，否則將有損社會公眾對專利權保護范圍確定性和可預見性的信賴，從而損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權產品的技術特征與涉案專利權利要求記載的技術特征相比，并未構成等同的技術特征，被訴侵權產品未落入涉案專利權保護范圍。孫俊義該項申請再審理由不成立，本院不予支持。

二、等同侵權的限制

在辦理類似案件對專利侵權進行判定時，我們應當注意，即便該案符合“等同特征”，但仍然有以下幾種情形不能適用等同原則來認定侵權成立：

（一）禁止反悔對等同侵權的限制

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”，由此確立了禁止反悔原則。在司法實踐中，禁止反悔原則和捐獻原則一樣，一般是作為對等同原則的限制性規(guī)則來適用的。該原則禁止專利權人（或其他有權主張專利權者）對通過審查過程中為了獲得授權而放棄的內容適用等同原則。其宗旨在于防止專利權人采取出爾反爾的策略，即在審查過程中為了容易地獲得專利權而對專利保護范圍進行各種限制性的修改或解釋，或者強調某個技術特征的重要性，在授權之后的侵權訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術特征可有可無，以圖應用等同原則來覆蓋被控侵權物。

重機株式會社與浙江寶石縫紉機股份有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛一案中（案號：（【2011】滬高民三(知)終字第90號）。上海市高級人民法院認為：專利授權或者無效宣告程序中，根據專利申請人、專利權人的陳述，所屬技術領域的技術人員認為被控侵權技術方案中的等同技術特征是專利權人在專利授權或無效程序陳述中明確放棄的，不得再依據該等同技術特征認定等同侵權成立。
專利授權或者無效宣告程序中，專利申請人、專利權人對權利要求進行限制性修改的，在專利侵權訴訟中，不得以被控侵權技術方案中的技術特征與權利要求中被限制性修改的相應技術特征相等同為由，認定等同侵權成立。但該等同技術特征在權利要求修改時是所屬技術領域的技術人員不能預見的除外。包含修改時能夠預見而又沒有寫入權利要求中的技術特征的技術方案，視為已經被專利申請人或者專利權人所放棄。

司法實踐中，需要注意的是，并非所有的限縮性修改或陳述，都被認定為放棄?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十三條規(guī)定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄?！鄙暾埲恕＠麢嗳嗽诔绦蛑羞M行的限縮性修改或者陳述被審查部門明確否定的，則不適用禁止反悔原則。人民法院在適用禁止反悔原則時，應嚴格按照《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條的規(guī)定，只有針對專利申請人（專利權人）進行權利要求修改時真正放棄的內容，才能夠適用禁止反悔原則。

（二）、捐獻原則對等同侵權的限制

 在專利侵權判定中，如果被控侵權產品的技術方案在涉案專利的說明書中公開，但并沒有落入權利要求的字面保護范圍，則專利權人不得主張構成等同侵權，專利權人在說明書中公開卻沒有請求保護的那個技術方案被認為捐獻給了公眾，這就是所謂的捐獻原則。

 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”專利申請人有時為了容易獲得授權，權利要求采用比較下位的概念，而說明書及附圖又對其擴張解釋。專利權人在侵權訴訟中主張說明書所擴張的部分屬于等同特征，從而不適當地擴大了專利權的保護范圍。實際上，這是一種“兩頭得利”的行為。專利制度的價值不僅要體現(xiàn)對專利權人利益的保護，同時也要維護權利要求的公示作用。因此，捐獻規(guī)則的確立，有利于維護權利要求書的公示性，平衡專利權人與社會公眾的利益關系。”

江蘇優(yōu)凝舒布洛克建材有限公司與靖江市紅星水泥構件廠、常州市航務工程有限責任公司專利權權屬、侵權糾紛一案(案號：（2013）蘇知民終字第0209號)。江蘇省高級人民法院認為：優(yōu)凝公司上訴主張航務公司涉案施工行為中所使用的擋土塊與涉案發(fā)明專利權利要求1中的擋土塊構成等同，從而構成等同侵權。對此本院認為，本案中，航務公司被控侵權行為與涉案發(fā)明專利權利要求1相比，其區(qū)別僅在于航務公司施工中所使用的擋土塊卡固結構這一技術特征與權利要求1關于卡固結構的技術特征不同，因此，要判定航務公司是否構成侵權，關鍵是要判斷二者的該項技術特征是否構成等同。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”，即在確定發(fā)明專利權的保護范圍時，應以其權利要求的內容為準，若專利權人在專利說明書或者附圖中公開了某個技術方案，而未將其記載入權利要求，專利權人在專利侵權訴訟中則不能再通過等同原則將其重新納入權利要求的保護范圍。法律作出如此規(guī)定的原因在于：在專利侵權判斷中之所以考慮等同原則，是因為事實上不可能要求專利權人在撰寫權利要求時能夠預見到侵權者以后可能采取的所有侵權方式，故對權利要求的文字所表達的保護范圍作出適度擴展，而將對專利技術方案作出非實質性變動的情形認定為侵權，以保護專利權人的合法利益；如果專利權人在專利說明書或者附圖中公開了某個技術方案而未寫入權利要求，則表明專利權人在撰寫專利權利要求時，已經預見到了該技術方案，但其并不要求將該技術方案納入專利保護范圍，則人民法院不能再通過等同原則的適用將其重新納入專利的保護范圍，從而有利于維護專利的公示性，平衡專利權人與社會公眾的利益關系。

三、法官能否主動適用等同原則認定專利侵權

在我國的司法實踐中，不管權利人是否明確主張等同侵權，法院在認定相同侵權不成立的情況下，有時還需繼續(xù)審查是否存在等同侵權。

濰坊市鑫澤機械有限公司與王成貴、原審被告敦煌市天壽農機有限責任公司、原審被告敦煌市眾鑫農產品農民專業(yè)合作社侵犯實用新型專利權糾紛一案（案號：【2014】甘民三終字第37號）。甘肅省高級人民法院認為：上訴人濰坊市鑫澤機械有限公司認為在原告未提出等同侵權指控的前提下，原審法院對被控侵權產品的傳動裝置（齒輪傳動）與專利產品的技術特征A5傳動裝置（鏈傳動）適用等同替換原則，未經雙方就相關技術特征是否等同進行舉證和辯論，擴大適用等同原則認定上訴人構成侵權，損害了上訴人的合法權益。甘肅省高級人民法院審查認為，等同原則是人民法院審理專利侵權案件必須遵循的重要原則之一，在認定侵權時，人民法院對等同原則的適用，不以原告是否提出等同侵權指控為前提，因而不存在擴大適用的問題。

中山市匯隆電器有限公司與阿爾弗雷德?凱馳兩合公司侵害發(fā)明專利權糾紛一案（案號：【2014】粵高法民三終字第339號）。廣東省高級人民法院認為：《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍。根據上述規(guī)定，落入專利權保護范圍的方式包含了字面侵權和等同侵權，落入專利權保護范圍是后二者的上位概念。本案凱馳公司主張的是被訴侵權產品落入本案專利保護范圍，并未進一步明確其僅主張字面侵權，不主張等同侵權。顯然字面侵權和等同侵權都囊括在其訴訟主張中。人民法院應當圍繞凱馳公司該訴訟請求進行審理，判定是否構成字面侵權或者等同侵權。需要指出的是，是否構成侵權，是構成字面侵權還是構成等同侵權，主要是一個法律判斷的問題，屬于人民法院在認定事實基礎上適用法律的過程。

在適用等同原則進行專利權侵權判定同時，應關注“等同原則”在司法實踐中發(fā)生的變化。2016年4月1日最新實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第八條第二款將《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條第二款規(guī)定的以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，修改為以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，從原來的“三基本”調整為“一基本、兩相同”。對于等同原則整體趨向嚴格的司法精神可以更好的厘清專利權與其他民事權利的法律邊界，既保護權利人的正當權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，又避免專利權不適當地擴張，防止壓縮再創(chuàng)新空間和損害公共利益、他人合法權益。

作者介紹：
王現(xiàn)輝 
北京大成（石家莊）律師事務所 高級合伙人 律師&專利代理人
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來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝

編輯：IPRdaily  彭瑩

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