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中國企業(yè)在專利海外戰(zhàn)場的用兵之道——以孫子兵法戰(zhàn)略思想應對美國337調查

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IPRdaily9年前
中國企業(yè)在專利海外戰(zhàn)場的用兵之道——以孫子兵法戰(zhàn)略思想應對美國337調查

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一、知彼篇——何為337調查

337調查又稱為“337訴訟”,是指美國國際貿易委員會(International Trade Commission,簡稱ITC)根據(jù)美國《1930年關稅法》(Tariff Act of 1930)第337節(jié)(簡稱“337條款”)及相關修正案進行的調查,對向美國出口產品中的任何不公平貿易行為發(fā)起調查并采取制裁措施。在出現(xiàn)不公平競爭行為時,權利人可以向ITC提出申請,一旦ITC認定被告違反了337條款,可以發(fā)布“排除令”、“停止令”,并指派調查律師參與調查及相關訴訟。

337條款設立的初衷為彌補美國知識產權法在貿易救濟方面的不足,目的是為保護美國國內企業(yè)。它以美國利益為衡量基點,其程序設置也必然的偏向原告。勝訴的美國企業(yè)不僅能有效阻止被訴產品進入美國市場,甚至可以擴展到尚未進入的其他此類產品。由于其效力之強、威脅程度之大,使得337條款逐漸已成為美國企業(yè)用非關稅壁壘手段排擠打擊進口競爭者的主要武器。

二、知己篇——337調查在中國

中國已連續(xù)13年成為世界上遭遇美國337調查最多的國家。自1986年首次對中國發(fā)起337調查以來,截止2014年底,美國累計對華企業(yè)發(fā)起337調查130起。尤其是2010年以來,始終維持在每年10起以上。同時,在對中國企業(yè)的337調查中,顯現(xiàn)出領域相對集中的特點,其中技術含量最高、知識產權最密集的機電和輕工領域占到了337調查的約80%。從裁決結果來看,在ITC已經發(fā)布初裁結果的案件中,發(fā)布排除令的案件約占到總量的40%,這說明相當一部分調查的申請人將中國企業(yè)的產品趕出了美國市場。此外,有約25%的調查雙方達成和解。另約25%的調查以申請人撤訴或被裁定不侵權而結案。

除了高頻的調查,巨額的應訴和賠償費用也讓我國企業(yè)對337調查苦不堪言。遭受337調查造成的損失包括達成和解所支付的專利許可費,敗訴所支付的賠償金、律師費和利息、知識產權使用費、應得利息收入和被侵權人不正當?shù)睦麧檽p失等。一般來說,高的可達數(shù)億美元,低的也有上百萬美元。如果被判定為惡意侵權,還將處以被訴人補償性賠償金額2-3倍的懲罰性賠償金。另外,由于應訴成本較大,因此涉案的中國企業(yè)常常放棄應訴,而根據(jù)337條款的相關規(guī)定,如果被訴企業(yè)不參加應訴,則ITC將認定其自動敗訴而發(fā)出“普遍排除令”實行全面封鎖,將所有生產該產品的中國企業(yè)都排除在美國市場外。

中國企業(yè)屢屢遭遇337調查,在“走出去”的路上步履維艱主要有以下幾大原因:

(1)中國貿易發(fā)展對美產生威脅

隨著近年來中美貿易順差不斷加大,中國產品結構不斷優(yōu)化,高技術附加值產品出口日益增多,對美相關產品或行業(yè)造成了較大的沖擊,美國企業(yè)試圖尋求通過市場化的知識產權壁壘手段抑制中國產品,導致涉及中國產品的337調查不斷增多。

(2)知識產權創(chuàng)新能力不足,海外專利布局薄弱

部分企業(yè)在海外擴張初期肆意竊取他人知識產權甚至貼標造假,依靠勞動密集、成本低廉的優(yōu)勢,獲得了所謂成功。雖然仿制產品投入小、見效快、短時難以被發(fā)現(xiàn),可一旦這樣的企業(yè)被啟動337調查,必輸無疑。目前,中國大多數(shù)中小企業(yè)普遍缺乏自主知識產權的戰(zhàn)略意識,特別是在海外知識產權相對成熟的情況下,并未對國外先進專利技術進行分析并進一步進行產品創(chuàng)新,制定相關戰(zhàn)略布局,導致在專利貿易戰(zhàn)中處于不利地位。

(3)畏難情緒助長外國企業(yè)氣焰

行業(yè)內的一句話道破企業(yè)落敗337調查的真諦:“多數(shù)中國企業(yè)不是輸在337調查的法庭上,而是輸在去法庭的路上”。337調查應訴的成本高、難度大,整個訴訟過程的費用通常在300 萬美元甚至更多,高昂的律師費讓不少企業(yè)望而卻步。而多數(shù)中國企業(yè)的棄訴和默認,更助長了個別原告國企業(yè)的氣焰,他們依仗雄厚資金,濫用知識產權壁壘手段,在貿易爭奪戰(zhàn)中,一旦受到中國企業(yè)威脅便發(fā)動“一本萬利”的337進攻。

三、無恃其不來,恃吾有以待也——應對337調查的策略

1、備戰(zhàn)337——善戰(zhàn)者能為不可勝,不能使敵之可勝

“善戰(zhàn)者能為不可勝,不能使敵之可勝”是《孫子·軍行》中提出的應對戰(zhàn)爭的思路,他的大意是說善于作戰(zhàn)的人,總是先創(chuàng)造條件使自己處于不可戰(zhàn)勝的地位,然后等待敵人能被我戰(zhàn)勝的時機。這些軍事思想無疑是應對美國337調查應有的備戰(zhàn)心態(tài)。作為被調查國企業(yè),無法左右什么時候337調查會找上門來,我們能做的只有嚴陣以待,從各方面武裝自己,以求阻止、推遲、粉碎敵人的進攻。

(1)建立專利預警機制

企業(yè)應當建立知識產權分析預警機制,在產品研發(fā)特別是投入美國市場的過程中,持續(xù)進行專利的檢索、分析和評估,完善對相關行業(yè)競爭對手的專利分析和跟蹤制度。通過專利預警,一旦發(fā)現(xiàn)自身產品可能涉嫌侵權,可以采取規(guī)避設計,通過更換設計或采用非專利的方法避開侵權專利。對于無法規(guī)避的核心技術,可以提前采取購買專利權、繳納許可費、共同開發(fā)合作等方式,提前將337調查的風險降到最低。

(2)增加知識產權投入

企業(yè)需要增強研發(fā)投入,大力發(fā)展和擁有自主知識產權,在中國乃至全球范圍內申請注冊保護,特別是加強向美國本土的專利申請。同時,在研發(fā)過程中,企業(yè)可以適當提高發(fā)明專利申請的比例,通過其更高的穩(wěn)定性和有效性來保證在進軍海外的專利抗衡中享有更主動的地位。

(3)了解337調查規(guī)則

中國企業(yè)應當加強對337調查的重視程度,需要對337調查的內容、條件、規(guī)則、程序、救濟措施、應訴經驗等有一個較為深刻的了解。通過深入學習和經驗反思,逐步形成一個全面縝密的應對策略,一旦美國企業(yè)發(fā)動337調查,能夠敢于并善于進行抗辯。避免因為對337調查缺乏認識,而一味逃避,使企業(yè)在走向海外的途中始終處于被動地位。

(4)加強產業(yè)間聯(lián)系

ITC發(fā)出的“普遍排除令”牽一發(fā)而動全身,是不論其來源統(tǒng)統(tǒng)禁止,將整個行業(yè)排除在美國市場外的強硬手段。因此,各企業(yè)應不斷加強與同行及上下游企業(yè)之間的知識產權聯(lián)系,關注行業(yè)協(xié)會的相關工作,實現(xiàn)資源共享,形成產業(yè)專利聯(lián)盟,共同承擔成本和分險,以行業(yè)之力共同對抗美國企業(yè)的專利戰(zhàn)。對于未被提起337調查的企業(yè),如果相關企業(yè)被啟動337調查,也可以積極參與到涉及發(fā)展和利益的調查中。

2、應戰(zhàn)337——戰(zhàn)勝不復,而應形于無窮

兵勢無常,《孫子·虛實》中闡述了“戰(zhàn)勝不復”的道理。在戰(zhàn)場上,面對不同的敵人、不同的客觀條件、不同的自身綜合實力和特點,要有不同的作戰(zhàn)方式。取勝的謀略方法每每不同,應適應敵情靈活運用。對于形勢萬變的337調查,盡管企業(yè)可以事先對調查風險進行預估并采取措施,但當調查發(fā)生時,根據(jù)每個企業(yè)運營情況不同,發(fā)起調查的申訴人目的不同,應訴證據(jù)強弱不同等因素,還是需要根據(jù)實際情況采取不同的方式進行應對。

(1)判斷企業(yè)實際情況確定應訴方案

在接受337調查后,根據(jù)我國企業(yè)實際情況不同,應當采取不同的應訴方案。對于擁有強有力的證據(jù)的企業(yè),可以指控申訴方專利無效;如果無法無效對方專利但有未侵權的證據(jù),企業(yè)可以申請不侵權抗辯;對于證據(jù)相對不足,但擁有其他相關專利的企業(yè),可以通過交叉許可達成資源共享;對于確有侵權行為發(fā)生的企業(yè)可以試圖積極談判,達成和解。在337調查開始后,企業(yè)應盡快聯(lián)合有經驗的律師準確把握調查內容和企業(yè)自身實際情況,以制定出適宜的應訴方案。

(2)了解申訴方目的決定應訴策略

一般來說,提起337調查的情況主要有三類:第一類是該領域的重要企業(yè),它們提起337調查通常是基于市場考慮,阻礙對手進入美國市場,維持其占有率。對于這類調查,往往需要做好長期應訴的準備,通過硬碰硬的專利戰(zhàn)取勝。第二類情況是以研發(fā)為主的企業(yè),它們通過研發(fā)獲得專利,提起337調查主要是為了收取專利許可費,獲得回報。對于這類調查,可以爭取達成和解,通過購買或支付專利費用求得在海外市場的繼續(xù)發(fā)展。第三類就是所謂的專利流氓公司,他們不從事生產,主要商業(yè)模式就是購買專利并進行訴訟。目前越來越多的專利流氓公司通過提起337調查,試圖用高昂的訴訟費企圖迫使中企業(yè)放棄應訴、尋求和解,而借機獅子大開口,謀取巨額的許可費及和解費。此類情況的應對較為復雜,企業(yè)需要在應訴費用、侵權成本、和解合作等方面進行權衡,同時積極建立企業(yè)間的知識產權聯(lián)合防御。

3、不戰(zhàn)而勝——不戰(zhàn)而屈人之兵,善之善者也

《孫子·謀攻》中提出了兵法的核心要義:“百戰(zhàn)百勝,非善之善者也;不戰(zhàn)而屈人之兵,善之善者也?!卑賾?zhàn)百勝,并非最好的用兵策略,不通過兵刃交鋒而使敵屈服,才是用兵策略中最好的。如何使美國企業(yè)不再輕舉妄動,不戰(zhàn)而屈,才是中國企業(yè)最終的出路。

(1)增強企業(yè)知識產權意識

中國企業(yè)必須加強自身的知識產權積累,提高研發(fā)能力,盡可能地申請專利,并建立自己的知識產權數(shù)據(jù)庫。很多情況下,專利雖然不一定為企業(yè)直接帶來收益,但卻可以作為對抗專利訴訟的重磅武器和進行貿易談判的重要籌碼。同時,擁有一定數(shù)量的專利,特別是美國專利,對申訴人本身也是一種震懾,降低申訴人因我國企業(yè)知識產權缺失而頻繁提起337調查的幾率。

(2)完善海外戰(zhàn)略布局

針對美國對我國企業(yè)的337調查,不僅要增強自身知識產權保護水平,更要有長遠的海外知識產權布局,使“走出去”的步伐更加穩(wěn)健。企業(yè)應當加強對海外知識產權的法律制度了解的追蹤研究工作,加強與國外企業(yè)的知識產權方面交流,更準確地把握海外同行業(yè)的知識產權發(fā)展情況。同時,積極學習日韓等國企業(yè)在337調查方面取得的成功經驗,加大在美知識產權部署力度,努力消除美國企業(yè)對我國知識產權保護的偏見,并積極利用在美獲得的知識產權反制337調查。此外,中國企業(yè)可以加強在歐洲、亞洲、中南美洲等其他國家地區(qū)的發(fā)展,避免太過受制于美國337調查造成的產業(yè)被動。

(3)改變企業(yè)投資方式

中國企業(yè)要獲得在海外的發(fā)展,除了產品出口,在境外投資建廠也是值得推廣的模式,而在美國本土直接建廠,不屬于337調查的范圍,此舉也可以有效規(guī)避美國設置的貿易壁壘。

四、深入則專,主人不克——結語

“凡為客之道,深入擇專,淺則散”,進軍他國,越深入敵境,越是眾志成城;越淺嘗輒止,越容易離散。古時軍隊如是,今日知識產權亦如是。在高新產業(yè)進軍海外的路上,隨著對海外情況了解的逐漸深入,對機會把握的日益準確,對謀略運用的日漸靈活,加之制度日進、膽識日進、實力日進的努力,我國企業(yè)終將離“主人不克”的目標越來越近。

來源:國知專利預警

作者:李玥 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心初審部 

編輯:IPRdaily 彭瑩

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