如何發(fā)揮律師在企業(yè)專利事務(wù)中的作用

（一）迅猛發(fā)展的企業(yè)專利事務(wù)需要律師的參與（以湖南省為例）

2008年國務(wù)院頒布了《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》，正式從國家戰(zhàn)略的高度推進知識產(chǎn)權(quán)工作。2009年，湖南省人民政府制定了《湖南省知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施綱要》。2015年，湖南省人民政府制定了《湖南省實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動計劃（2015-2020年）》，該《行動計劃》明確提出2020年要實現(xiàn)以下與專利相關(guān)的目標(biāo)：1、全省年專利申請量達到8.8萬件；2、專利權(quán)質(zhì)押貸款年度金額到達20億元；3、重點培育一批年專利申請量和授權(quán)量在1000件以上的專利大戶。為了實現(xiàn)該目標(biāo)，省內(nèi)各級政府加大了對企業(yè)自主創(chuàng)新和專利申請的扶持力度，出臺了一系列減免稅收、發(fā)放專利申請補貼等手段刺激企業(yè)專利事務(wù)的發(fā)展。在政府的大力推動下，企業(yè)申請專利的積極性空前高漲，專利申請量不斷攀升。2015年全省專利申請54501件，同比增長23.3%。專利授權(quán)34075件，同比增長27.9%。發(fā)明專利申請19499件，同比增長34.7%。發(fā)明專利授權(quán)6776件，同比增長62.8%。在此背景下，律師參與企業(yè)專利事務(wù)存在著廣闊空間。

（二）專利糾紛的不斷出現(xiàn)需要律師優(yōu)質(zhì)的服務(wù)（以湖南省為例）

根據(jù)統(tǒng)計，2015年湖南省無論是專利行政機關(guān)還是司法機關(guān)處理的專利糾紛（知識產(chǎn)權(quán)糾紛）的數(shù)量均呈上升趨勢。其中，行政保護方面，全省專利行政執(zhí)法部門共立案辦理專利行政執(zhí)法案件3240件，結(jié)案3072件。司法保護方面，2015年全省法院機關(guān)共受理知識產(chǎn)權(quán)案件3675件，審結(jié)2465件。專利等知識產(chǎn)權(quán)糾紛的增加，與經(jīng)濟行為活躍而帶動專利權(quán)的運用、實施有著密不可分的關(guān)系。與經(jīng)濟發(fā)達省份——廣東省2015年新收知識產(chǎn)權(quán)民事一審案件23766件相比，我省知識產(chǎn)權(quán)糾紛的發(fā)生顯然還處于初始階段。隨著經(jīng)濟行為的不斷深入，無形資產(chǎn)的不斷運用，知識產(chǎn)權(quán)意識的不斷提升，與市場各主體有關(guān)的專利糾紛等知識產(chǎn)權(quán)糾紛將會越來越多。專利糾紛的逐漸增多，無疑為律師創(chuàng)造了一個大市場。

（三）新專利法規(guī)的出臺需要律師幫助企業(yè)理解和運用

2015年12月國務(wù)院法制辦公室公布了國家知識產(chǎn)權(quán)局報請國務(wù)院審議的《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》，并征求社會各界意見。此次修改為專利法的第四次修改，在許多問題上均作出了較大改動。包括專利新穎性創(chuàng)造性界定、外觀設(shè)計專利制度、專利侵權(quán)制度在內(nèi)的重要內(nèi)容做出了新的規(guī)定。與此相對應(yīng)，新的《專利法實施細則》和最高人民法院的《專利司法解釋》也將對具體專利事宜作出新的規(guī)定。這次修改專利法可以說是對以前專利法所確定的部分原則和制度的否定，是一次新的游戲規(guī)則的制定。對于企業(yè)而言，只有深入了解新專利法的修改內(nèi)容，全面貫徹新法的對于專利事務(wù)的指導(dǎo)思想，才能在新的專利制度下贏得先機。而律師作為專業(yè)的法律工作者，出于對法律的職業(yè)悟性，完全可以為企業(yè)在正確理解和運用新專利法上出謀劃策，做好軍師。

（一）律師參與企業(yè)專利戰(zhàn)略及專利制度的制定

企業(yè)專利戰(zhàn)略是企業(yè)為提高核心競爭力和謀求最佳經(jīng)濟效益而根據(jù)企業(yè)所在行業(yè)及企業(yè)自身特點，運用專利法規(guī)和專利制度進行的整體性籌劃。企業(yè)專利制度是企業(yè)實現(xiàn)專利戰(zhàn)略的具體策略和手段。專利戰(zhàn)略是企業(yè)開展各項專利事務(wù)的指南針和方向標(biāo)；專利制度則是企業(yè)合理、有序開展各項專利事務(wù)的有力保障。律師參與企業(yè)專利戰(zhàn)略和專利制度的制定，能夠以其對國家專利法律法規(guī)、司法解釋和相關(guān)司法、行政制度的深入了解以及處理專利糾紛積累的經(jīng)驗，幫助企業(yè)正確的理解國家專利制度，規(guī)避專利風(fēng)險，制定出符合法律規(guī)定，實現(xiàn)企業(yè)需求、滿足市場競爭的專利戰(zhàn)略和專利制度。

（二）律師參與企業(yè)專利技術(shù)研發(fā)

專利技術(shù)研發(fā)是指以獲得專利權(quán)為目的進行的產(chǎn)品、技術(shù)、配方、生產(chǎn)方法等的開發(fā)和改造。與單純的技術(shù)研發(fā)不同，專利研發(fā)的內(nèi)容必須能夠申請專利保護，從而實現(xiàn)企業(yè)的專利戰(zhàn)略。因此，對專利研發(fā)工作的要求不僅僅局限于技術(shù)問題，如何仿制不算侵權(quán)，如何繞開現(xiàn)在技術(shù)獲得專利授權(quán)，都是專利研發(fā)工作必須考慮的法律問題。律師參與企業(yè)專利研發(fā)，對研發(fā)技術(shù)人員進行專利法律知識培訓(xùn)，幫助其了解專利授權(quán)的有關(guān)規(guī)定，理解技術(shù)如何轉(zhuǎn)化為專利；律師還可以在法律上幫助或啟發(fā)研發(fā)人員如何在現(xiàn)有專利技術(shù)上進行有針對性的再創(chuàng)造，規(guī)避抵觸申請和侵權(quán)風(fēng)險。

此外，對于企業(yè)與國內(nèi)外組織或者個人簽訂的合作研究、開發(fā)或者委托研發(fā)專利的，律師可在有關(guān)合同中將專利權(quán)歸屬、許可權(quán)限、實施專利取得收益分配比例進行明確約定，避免以后的專利權(quán)屬糾紛。

（三）律師參與企業(yè)專利申請工作

律師參與企業(yè)專利申請工作，可就專利申請過程中的以下幾個方面進行審查：

1、專利新穎性審查。根據(jù)專利法的規(guī)定，技術(shù)已經(jīng)在專利申請日之前公開，將導(dǎo)致新穎性散失而無法獲得專利保護。因此，從專利研發(fā)成功到提出專利申請的這段時期，是易發(fā)生專利散失新穎性事件的敏感時期。律師在這個時期，應(yīng)對企業(yè)任何可能導(dǎo)致專利新穎性散失的行為作出提醒和制止。讓企業(yè)做到凡要申請專利的技術(shù)或產(chǎn)品，首先應(yīng)辦理專利申請，待獲得專利申請?zhí)柡螅俳M織科技成果鑒定、新品發(fā)布會或新產(chǎn)品展覽會等容易導(dǎo)致新穎性散失的活動。同時，對于經(jīng)過審查已經(jīng)散失新穎性的專利申請應(yīng)及時予以制止，避免無意義的專利申請。

2、專利文件保密性措施審查。一項專利從申請到正式授權(quán)，短則半年，長則兩三年，而根據(jù)法律規(guī)定，只有取得授權(quán)的專利才能阻止他人使用。此外，一些發(fā)明在撰寫專利文件的時候，企業(yè)出于保密目的或隱藏了某項最佳參數(shù)，或保留了某個最優(yōu)方案。因此，一旦專利資料在授權(quán)前被泄密或公開，將可能導(dǎo)致專利技術(shù)被他人迅速仿冒而無法維權(quán)。律師在參與企業(yè)專利申請工作時對專利文件的保密工作應(yīng)作特別仔細的審查，督促有關(guān)人員做好各項保密措施，并要求與專利申請有關(guān)的人均應(yīng)簽訂保密協(xié)議。

3、專利申請人資格審查。一般情況下，專利的申請人也就是專利授權(quán)后的專利權(quán)人。因此，申請人的確定關(guān)系到以后專利權(quán)的歸屬和行使。律師在企業(yè)專利申請工作應(yīng)當(dāng)予以特備對專利申請人的資格進行審慎審查。企業(yè)申請專利，除了以企業(yè)名義申請外，還存在以企業(yè)負責(zé)人名義申請、以委托研發(fā)單位申請、以與合作研發(fā)單位共同申請、以研發(fā)個人名義申請等幾種情況。針對這幾種情況，律師應(yīng)該對專利研發(fā)的背景作深入了解和調(diào)查，搞清楚專利是否屬于職務(wù)發(fā)明、是否為合作或委托開發(fā)，權(quán)利人是否明確，權(quán)利、利益分配是否合理等。只有將申請時的申請人資格和權(quán)力義務(wù)明確，才能有效的避免日后可能引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛。

4、申請文件形式審查。我國專利法規(guī)及審查指南，對專利申請文件在形式上有著諸多的規(guī)定，申請文件在形式上的不合格將導(dǎo)致專利申請不予受理，從而耽誤專利授權(quán)，甚至散失新穎性。律師有必要對企業(yè)申請專利的文件進行形式審查，審查各類文件是否符合法律規(guī)定，有無遺漏專利法規(guī)要求必須提交的文件，特別是新專利法在申請要求上增加的內(nèi)容，更要仔細審查，如根據(jù)新專利法規(guī)定，提交外觀設(shè)計專利申請，必須提交簡要說明，否則專利局將不予受理該項申請。此外，在申請文件的形式審查上律師還應(yīng)注意有關(guān)發(fā)明人的署名權(quán)是否得到保障，否則將可能影響到研發(fā)人員的積極性，甚至引起糾紛。

5、專利委托代理合同審查。如企業(yè)委托專利代理組織代理專利事務(wù)，律師應(yīng)代表企業(yè)與專利代理組織進行詳盡的溝通，了解代理過程中代理組織具體的工作情況，盡量選擇對企業(yè)所屬行業(yè)的技術(shù)有優(yōu)勢的代理組織代理專利申請。對于代理合同，律師應(yīng)特別就代理組織的工作期限、代理質(zhì)量、后期服務(wù)、保密義務(wù)、違約責(zé)任等予以充分和明確約定，以保障企業(yè)的權(quán)益。

6、境外專利申請審查。企業(yè)向境外申請專利，根據(jù)新專利法規(guī)定必須經(jīng)過保密性的審查，否則該項專利在國內(nèi)可能不被授權(quán)。因此，律師應(yīng)審查在申請境外專利時是否提出了保密性審查。此外，律師還應(yīng)對包括PCT申請在內(nèi)的國際專利申請途徑及專利境外申請地的專利制度進行了解，幫助企業(yè)制定境外專利申請方案。

（四）律師參與企業(yè)專利管理及實施

1、專利檔案管理。專利在從申請到授權(quán)過程中存在許多程序和繳費環(huán)節(jié)，授權(quán)后每年還需及時繳納年費。每一個環(huán)節(jié)的疏漏都可能影響專利的授權(quán)或致使專利無效。加之企業(yè)的專利數(shù)量往往少則數(shù)十項，多則上百項，且每年都會不斷申請新專利。因此為了高效、方便、快捷的管理專利，企業(yè)應(yīng)建立起系統(tǒng)的專利檔案。而律師為了維護和管理企業(yè)專利，也應(yīng)建立起數(shù)據(jù)庫形式的電子檔案。通過電子檔案，律師可以方便的查閱每項專利的法律狀態(tài)，年費繳納情況，實施狀況等。

2、企業(yè)專利實施管理。律師應(yīng)對企業(yè)每項專利的具體實施情況應(yīng)進行了解，弄清楚企業(yè)哪些產(chǎn)品、哪些技術(shù)對應(yīng)的是哪項專利；企業(yè)已經(jīng)實施的專利是哪些，沒有實施的是哪些；實施的專利中哪些是核心專利，哪些周邊專利。只有這樣，律師才能在處理涉及企業(yè)專利的有關(guān)事務(wù)中，做到心中有數(shù)，更好的維護企業(yè)的權(quán)利。此外，律師應(yīng)及時了解對于實施中的專利在實際中有無改進或衍生新技術(shù)或產(chǎn)品的情況，如果有應(yīng)及時要求進行新專利申報，一是能夠防止新專利的新穎性散失，二是利于及時、準(zhǔn)確的維權(quán)。

3、企業(yè)專利轉(zhuǎn)讓和許可使用管理
律師在辦理企業(yè)各種形式的專利轉(zhuǎn)讓事務(wù)中，應(yīng)注意提醒和協(xié)助企業(yè)注意以下三項工作：首先是專利價值評估。專利價值評估是企業(yè)專利從無形資產(chǎn)向有形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化的重要工作，能夠讓企業(yè)明確的知曉專利的經(jīng)濟價值，在轉(zhuǎn)讓談判中有的放矢，有效防止專利低價賤賣。對于國有企業(yè)而言，專利價值評估工作更是防止國有資產(chǎn)流失的重要保障手段。因此，專利轉(zhuǎn)讓無論是單純的作為技術(shù)轉(zhuǎn)讓還是作為無形資產(chǎn)投資入股，律師都應(yīng)提醒企業(yè)對轉(zhuǎn)讓的專利做一個專業(yè)的價值評估。其次是專利有效性約定。受到專利審查制度的制約，一項專利在法律上的有效性往往是不穩(wěn)定的，特別是實用新型和外觀設(shè)計專利。因此，企業(yè)在轉(zhuǎn)讓專利時，律師應(yīng)在轉(zhuǎn)讓合同中明確，受讓方對專利的有效性承擔(dān)風(fēng)險，如轉(zhuǎn)讓后專利被無效宣告，轉(zhuǎn)讓方將不承擔(dān)責(zé)任。最后，辦理專利轉(zhuǎn)讓必須向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

律師在處理企業(yè)專利許可使用時，應(yīng)注意的事項主要有：首先是許可使用方式的選擇。司法解釋對于專利許可使用方式作出了明確規(guī)定，律師應(yīng)根據(jù)許可的目的，建議企業(yè)做出符合企業(yè)經(jīng)濟利益的許可方式。其次是專利許可使用費。專利許可費用不僅關(guān)系到許可時企業(yè)的利益，根據(jù)法律規(guī)定，許可使用費還將是專利侵權(quán)賠償數(shù)額的重要參考，因此，企業(yè)應(yīng)慎重對待許可費用，切不可馬虎隨意。最后還應(yīng)對被許可人是否具有再許可權(quán)，是否有權(quán)單獨對專利侵權(quán)行為提起訴訟作出限定。

 4、企業(yè)引進專利管理
   

企業(yè)引進國外技術(shù)或接受委托從事來料加工涉及專利權(quán)時，律師應(yīng)查明該項專利是否為有效專利，轉(zhuǎn)讓方或者委托方是否為該項專利權(quán)的合法擁有者，或者是否對該項專利擁有使用權(quán)。同時應(yīng)當(dāng)在引進技術(shù)合同或委托加工合同中約定，受讓方或加工如因履行合同被指控專利侵權(quán)，轉(zhuǎn)讓方或者委托方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。此外，企業(yè)與國內(nèi)外機構(gòu)或個人成立新企業(yè)，對方以專利作為投資的，律師應(yīng)當(dāng)對對方專利進行專利文獻檢索或者是專利盡職調(diào)查，查明該項專利的法律狀態(tài)或技術(shù)、產(chǎn)品的專利狀態(tài)，并向企業(yè)提供專利論證報告，為談判、審批、簽約提供依據(jù)。

（五）律師參與企業(yè)專利保護及糾紛處理

律師保護企業(yè)專利，可分為事前保護和事后保護兩種。事前專利保護，是指未發(fā)生專利侵權(quán)事件前，為了防止他人侵犯企業(yè)專利權(quán)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)所作出的保護措施。主要有，在產(chǎn)品上標(biāo)示專利標(biāo)記，在合同、廣告、投標(biāo)文件、產(chǎn)品手冊等對外商業(yè)文書上明示企業(yè)專利情況和警示語，及時進行專利權(quán)海關(guān)備案等措施。事后保護主要是針對他人侵犯企業(yè)專利權(quán)的行為律師以協(xié)商、行政投訴和司法訴訟等方式予以維權(quán)。在具體處理專利侵權(quán)案件中，律師應(yīng)充分掌握專利保護的各種程序法和實體法上制度和原則，并在工作中靈活運用。此外，展會專利保護和境外專利保護，也是律師應(yīng)予以特別重視的專利保護內(nèi)容。

律師處理企業(yè)專利糾紛最常見的主要有專利無效糾紛、企業(yè)侵犯他人專利糾紛等。對于這兩種專利糾紛，律師應(yīng)與技術(shù)人員或?qū)＠砣艘黄鸱治觯瑢Ρ缺酒髽I(yè)專利與他人專利在技術(shù)方案構(gòu)成、權(quán)利要求等方面的異同，根據(jù)專利侵權(quán)的全部覆蓋原則和等同原則等綜合判斷。同時律師還可以運用專利交叉許可談判、專利無效程序、專利行政訴訟程序等技巧，爭取更多的應(yīng)對機會和時間，保證企業(yè)的利益。

（六）律師參與企業(yè)其它事務(wù)中的專利事務(wù)

1、企業(yè)融資中的專利事務(wù)

現(xiàn)代企業(yè)進行融資的渠道主要有，銀行貸款、私募資金、上市等幾種方式。而這幾種融資的方式幾乎都與企業(yè)專利事務(wù)存在著若干關(guān)系。以企業(yè)專利權(quán)進行質(zhì)押貸款已經(jīng)逐漸成為企業(yè)銀行貸款的新方式。我省長沙、株洲、湘潭等地都陸續(xù)出臺了專利權(quán)質(zhì)押貸款辦法，能有效的為企業(yè)提供貸款。因此，在此項企業(yè)融資事務(wù)中就出現(xiàn)了企業(yè)專利事務(wù)，律師參與該項工作，可以就企業(yè)專利貸款提供專利價值評估、辦理質(zhì)押手續(xù)等各項法律支持。對于私募和上市的融資事務(wù)來說，企業(yè)專利事務(wù)在其中重要性也不容忽視。特別對于擁有核心技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)而言，要想獲得私募資金的投資或者是進行創(chuàng)業(yè)板上市，必須對企業(yè)的專利進行完整的評估，使投資者或證監(jiān)會充分知曉并信任企業(yè)專利的市場價值，從而說服其予以投資或準(zhǔn)予上市。而對專利進行評估，就少不了律師的專業(yè)工作即對企業(yè)專利進行專利情報分析和盡職調(diào)查。此外，企業(yè)在申請上市時，證監(jiān)會對企業(yè)的獨立性有著較高的要求，其中就包括了對企業(yè)專利獨立性的要求，也就是申請上市企業(yè)使用的主要專利必須是企業(yè)所有的，而不能是被許可使用或者是被股東或?qū)嶋H控制人持有的。因此，律師在企業(yè)申請上市時，應(yīng)就專利的歸屬問題作出必要考慮。

2、企業(yè)人事勞動關(guān)系中專利事務(wù)

律師應(yīng)提醒或協(xié)助企業(yè)在辦理職工勞動人事事務(wù)時將與專利事務(wù)有關(guān)的事項進行規(guī)范。除了規(guī)定職務(wù)發(fā)明專利的發(fā)明人或者設(shè)計人的獎勵與報酬制度外，主要還應(yīng)在勞動合同和制度中對以下內(nèi)容進行約定：企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)守企業(yè)技術(shù)秘密，自覺維護企業(yè)專利權(quán)。職工赴外學(xué)習(xí)、進修所從事的發(fā)明創(chuàng)造屬于職務(wù)發(fā)明；企業(yè)職工、臨時聘用人員因調(diào)離、停薪留職、退休、離休、終止聘用等原因離開企業(yè)前及前款人員結(jié)束學(xué)習(xí)、進修、合作研究前，必須將從事研究開發(fā)工作的全部技術(shù)資料、實驗材料、實驗設(shè)備和試制產(chǎn)品交回企業(yè)，并承擔(dān)保密義務(wù)，不得擅自將職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利或向社會公開。此外，律師應(yīng)不定期向企業(yè)不同職位的職工宣講相關(guān)專利知識，提高企業(yè)職工的專利意識，增強企業(yè)的專利工作水平。

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