企業(yè)專利運營的基本模式

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來源：IPRdaily

作者：郭姍姍 北京社文科技有限公司

原投稿標(biāo)題：企業(yè)專利運營的基本模式

當(dāng)今世界各大中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級在全球化背景下都或主動或被動的如火如荼的進(jìn)行，以自然資源和廉價勞動力為代表的傳統(tǒng)生產(chǎn)要素呈現(xiàn)著遞減趨勢。對于企業(yè)來說，以專利為代表的搞技術(shù)含量知識產(chǎn)權(quán)的價值日益凸顯，尤其對于初創(chuàng)企業(yè)，更需要專利來顯示自身的技術(shù)實力和企業(yè)信譽。企業(yè)之間的競爭力也體現(xiàn)在其專利權(quán)的擁有量和運用經(jīng)營能力上。

整體上看我國新興企業(yè)對專利權(quán)的運用和管理水平較低，理論方法研究缺失，實際經(jīng)驗不足，導(dǎo)致企業(yè)在國內(nèi)外貿(mào)易競爭中，因缺乏必要的基礎(chǔ)知識和談判經(jīng)驗而付出昂貴的“學(xué)費”。企業(yè)、高校及科研機構(gòu)在知識產(chǎn)權(quán)運用和管理方面急需補充增強專利運營與管理的相關(guān)知識。

作為技術(shù)型企業(yè)核心競爭力的必要要素。專利運營是指企業(yè)依法取得、申請專利，并在其生產(chǎn)經(jīng)營中通過有效利用專利，將專利無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有形的金錢價值，是一種充分發(fā)掘?qū)＠麅r值的行為。專利運營包括通過專利轉(zhuǎn)讓、許可、訴訟等方式獲得財產(chǎn)收益的行為。在美國等專利體系完善、歷史悠久的發(fā)達(dá)國家，專利管理與運營已形成一個較為完整的商業(yè)化產(chǎn)業(yè)體系，比如：發(fā)明投資基金、專利運營公司和知識產(chǎn)權(quán)管理方案服務(wù)提供以及綜合交易平臺等。

一、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓

企業(yè)在設(shè)立、經(jīng)營和融資過程中會涉及到各種專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，這些技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括：專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同、專利實施許可合同。

專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同是指專利權(quán)人作為轉(zhuǎn)讓方，將其專利所有權(quán)移交受讓方，受讓方支付約定價款而訂立的合同。在專利轉(zhuǎn)讓合同簽訂前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作可行性分析報告，來確保所簽訂的合同與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展相契合同時也對受讓企業(yè)所要購買的專利技術(shù)進(jìn)行深入了解，提出具體且可行的項目實施方案。可行性研究一般包括：市場調(diào)研與市場需求；產(chǎn)品方案及銷售預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)模；資金情況及財務(wù)分析；實施計劃與進(jìn)度；經(jīng)濟的分析評價等。

依據(jù)專利相關(guān)法律規(guī)定，轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國家知識產(chǎn)權(quán)局登記，由國家知識產(chǎn)權(quán)局予以公告。專利申請權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。專利權(quán)可以全部轉(zhuǎn)讓，也可以部分轉(zhuǎn)讓，即讓與人與受讓人共同享有專利權(quán)。

專利轉(zhuǎn)讓合同的條款應(yīng)當(dāng)仔細(xì)逐一審核，由雙方當(dāng)事人達(dá)成一致，一般可以包括下列內(nèi)容：

（1）轉(zhuǎn)讓專利的名稱；
（2）轉(zhuǎn)讓專利的內(nèi)容、范圍以及所處的法律狀態(tài)；
（3）合同履行的計劃、進(jìn)度、期限、地點及方式；
（4）技術(shù)文件以及技術(shù)情報的交付與保密；
（5）轉(zhuǎn)讓費及支付方式；
（6）專利權(quán)被撤銷或被宣告無效的處理以及風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)；
（7）過渡期條款；
（8）違約金或者賠償?shù)挠嬎惴绞剑?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>（9）爭議解決辦法；
（10）雙方約定的其他條款。

如果我國企業(yè)進(jìn)行跨國專利權(quán)轉(zhuǎn)讓時，還需要依據(jù)《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》的相關(guān)規(guī)定向國務(wù)院外經(jīng)貿(mào)主管部門獲得技術(shù)出口許可證。

二、專利權(quán)許可

大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)會存在一種誤解，認(rèn)為專利許可是一個簡單的過程，有些冒失的企業(yè)有可能在不具備相應(yīng)的基礎(chǔ)知識和沒有獲得專業(yè)法律建議的情況下就貿(mào)然行事。實際上，專利許可是非常復(fù)雜的。企業(yè)需要從下面這些文字來補充專利許可的基礎(chǔ)知識。

專利許可是指專利權(quán)人將其所擁有的專利技術(shù)許可他人實施的行為。在專利許可中，專利權(quán)人為許可方，被允許實施的一方為被許可方，許可方與被許可方要簽訂專利實施許可合同。專利實施許可合同是指專利權(quán)人、專利申請人或者其他權(quán)利人作為讓與人，許可受讓人在約定的范圍內(nèi)實施其專利，受讓人支付合同約定的使用費。根據(jù)專利相關(guān)法律規(guī)定，專利實施許可合同中的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在合同生效日起3個月內(nèi)到國家知識產(chǎn)權(quán)局或地方知識產(chǎn)權(quán)局辦理備案。

（一）專利實施許可合同的種類

專利實施許可合同按照許可范圍可分為：獨占實施許可合同、排他實施許可合同、普通實施許可合同等，還包括分實施許可合同和交叉實施許可合同。

1.獨占實施許可。也可稱為“完全獨占許可”，是指在合同約定的時間和有效的地域范圍內(nèi)，許可方只許可一個被許可人實施其專利，受讓方在合同范圍內(nèi)對專利技術(shù)的實施享有獨占使用權(quán)，排斥包括許可方在內(nèi)的一切人使用。

2.排他實施許可。也可稱為“獨家許可”或“部分獨占性許可”，是指在合同約定的時間和有效的地域范圍內(nèi)，許可方只許可一個被許可人實施其專利，但許可人自己在該范圍內(nèi)有權(quán)實施該專利。

3.普通實施許可。也可稱為“一般實施許可”或“非獨占性許可”。是指在合同約定的時間和有效的地域范圍內(nèi)，許可方許可他人實施其專利，同時保留自己實施以及許可其他人實施該專利的權(quán)利。

4.分實施許可。是指被許可人依照與許可方的合同約定，除了取得使用規(guī)定范圍內(nèi)的專利外，還可以再許可第三人實施同一或部分專利。被許可人與第三人訂立的實施許可必須得到許可方的同意。

5.交叉實施許可。也稱”相互許可“，是指企業(yè)為了打破專利壁壘或者企業(yè)合作的需要，兩個專利權(quán)人互相許可對方按照合同約定的時間、地域、范圍內(nèi)實施自己擁有專利技術(shù)。雙方利益對等，一般不需要支付使用費，但如果二者的技術(shù)水平或者經(jīng)濟效益差距較大時，也可以約定由一方給予另一方以適當(dāng)補償費用。交叉許可是一種基于談判的、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要對方專利技術(shù)而有條件或無條件的允許對方使用本企業(yè)專利的協(xié)議，內(nèi)容并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，需要雙方企業(yè)充分仔細(xì)的協(xié)商。通過交叉許可，雙方企業(yè)可以實現(xiàn)專利技術(shù)的等價交換，并可以節(jié)省研究開發(fā)經(jīng)費，并且能夠規(guī)避一些市場風(fēng)險。

（二）專利實施許可合同條款

技術(shù)往往是一個企業(yè)生存發(fā)展的命脈，因此專利許可合同的每一個因素都至關(guān)重要，每一項條款都有其特定用途。取決于當(dāng)事人看問題的視角不同，有的企業(yè)注重費率，有的企業(yè)則更注意保密條款或者司法管轄權(quán)等問題。合同的各個條款均應(yīng)當(dāng)分條縷析并由雙方企業(yè)達(dá)成一致，專利實施許可合同一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1.專利技術(shù)的內(nèi)容和專利的實施方式，能夠被許可的權(quán)利包括：制造權(quán)、使用權(quán)、銷售權(quán)、展示權(quán)、分配權(quán)的一種或者這些權(quán)利的自由組合；
2.實施許可合同的種類，說明許可是排他性、非排他性還是其他種類；
3.實施許可合同的有效期限和地域范圍；
4.技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)條款；
5.專利權(quán)瑕疵擔(dān)保聲明和保證條款；
6.專利許可使用費用及其支付方式，包括前期付款、預(yù)付款、專利使用費、最低保證費用等；
7.違約責(zé)任以及違約金或者賠償損失額的計算方法；
8.保密條款；
9.爭議解決；
10.合同的解除和違約的處理規(guī)定；
11.雙方約定的其他條款。

合同除了上述內(nèi)容外，雙方當(dāng)事人還可以根據(jù)具體情形需要增加其他事項的約定，如：不可抗力條款、專利技術(shù)改進(jìn)成果的歸屬、爭議的其他解決辦法以及專業(yè)術(shù)語的解釋等。

無論是許可方、被許可方，還是企業(yè)、學(xué)術(shù)機構(gòu)和個人發(fā)明者，都會通過專利許可合同進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的許可、調(diào)整、創(chuàng)造及使用。對于上面介紹的幾個關(guān)鍵條款，能夠確認(rèn)各方使用專利權(quán)利的地域范圍、權(quán)利內(nèi)容以及限制，具有深重長遠(yuǎn)的影響。初創(chuàng)企業(yè)需要通過自學(xué)或者咨詢專業(yè)人士來理解一些廣泛的商業(yè)議題、合同陷阱，以及很可能導(dǎo)致將來產(chǎn)生分歧的關(guān)鍵條款，這些會有助于新企業(yè)對無形資產(chǎn)風(fēng)險的成功管理，并營造健康的雙邊關(guān)系。

（三）“專利池（pool）”專利實施許可合同的形式

由隨著社會分工的不斷細(xì)化，技術(shù)發(fā)展速度一日千里，上下游企業(yè)之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)度也越來越高，一些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)中往往需要涉及多家廠商的技術(shù)和資料供應(yīng)，所涉及的專利也越來越多。所以專利池形式的合同應(yīng)運而生。

專利池是由兩個或兩個以上專利權(quán)人之間共同達(dá)成協(xié)議，形成的專利許可交易平臺，將作為交叉許可客體的專利權(quán)放入“一攬子”許可中，互相交叉許可或者相互優(yōu)惠使用彼此的專利技術(shù)，或共同向第三方聯(lián)合許可其專利的集合體。專利池依其是否允許對外許可，可以分為開放式專利池和封閉式專利池。開放式專利池成員間以各自專利相互交叉授權(quán)，對外則由專利池統(tǒng)一進(jìn)行許可。封閉性專利池只在專利池內(nèi)部成員間交叉許可，不統(tǒng)一對外許可。

專利池有利于消除多個專利交叉許可帶來的程序繁瑣難懂的障礙，還可以匯集某一行業(yè)的專利技術(shù)對外進(jìn)行一站式許可，促進(jìn)專利技術(shù)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的融合，降低許可交易成本、減少專利糾紛、降低專利訴訟成本等。

成為專利池中專利的條件有：專利池中的專利必須是同一關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)有機聯(lián)系的有效專利，即相互聯(lián)系、互補、不構(gòu)成壟斷。

三、專利侵權(quán)訴訟

技術(shù)型企業(yè)在專利的經(jīng)營與管理過程中難免會遇到專利侵權(quán)的問題，由于專利侵權(quán)訴訟的專業(yè)性，深諳專利問題的法律人才稀缺，專利侵權(quán)的法律解決途徑是企業(yè)急需重視的領(lǐng)域，專利侵權(quán)案件往往具有涉案技術(shù)復(fù)雜、舉證難度大、涉案金額巨大等特點，比如曾今甚囂塵上的蘋果訴三星專利侵權(quán)案，尤為體現(xiàn)這一點。

未經(jīng)專利權(quán)人許可而實施其專利，即侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)。一般情況下，專利侵權(quán)有以下幾種處理方式：

1.由當(dāng)事人共同協(xié)商解決。如果權(quán)利人發(fā)現(xiàn)其專利權(quán)正在被他人非法實施或即將實施侵權(quán)行為，權(quán)利人可以通知對方，要求立即停止侵權(quán)并可要求其承擔(dān)損害賠償?shù)蓉?zé)任，也可以與對方取得聯(lián)系以協(xié)商通過正規(guī)途徑合作許可事宜。        

2.行政途徑，權(quán)利人向?qū)＠姓C關(guān)申訴。雙方不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以請求省或市級的知識產(chǎn)權(quán)局處理相關(guān)問題，居中調(diào)解。    

                                                                                                                        
3.法律途徑，權(quán)利人向有管轄權(quán)的人民法院提起專利訴訟。專利權(quán)人可以要求法院判令侵權(quán)人停止侵權(quán)、賠償損失等。廣義的專利訴訟還包括在專利申請階段涉及的申請權(quán)歸屬訴訟、專利技術(shù)因許可實施涉及的訴訟、發(fā)明人身份確定訴訟、專利申請在審批階段所產(chǎn)生的能否授予專利權(quán)訴訟以及專利權(quán)被授予前所發(fā)生的涉及專利申請人以及相關(guān)權(quán)利人權(quán)益的訴訟等。有些大型跨國公司就是通過專利侵權(quán)訴訟達(dá)到占領(lǐng)市場、尋求商業(yè)合作、擴大知名度等的目的，使專利訴訟成為其進(jìn)行商業(yè)運營的橋梁。

依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因侵權(quán)所獲得的利益確定；實際損失難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
                                                                                                                      

四、專利資本化與融資   

專利運營的重要模式之一就是充分利用專利的資本化與融資功能，這也是企業(yè)不惜成本申請專利的原因所在，畢竟技術(shù)保護(hù)也可以通過成本相對低廉的商業(yè)秘密保護(hù)方式。一些企業(yè)對高昂繁瑣的專利申請成本望而卻步，而另一些企業(yè)申請專利往往一時興起，并沒有深入理解專利的無形資產(chǎn)價值。專利資本化融資包括通過專利技術(shù)入股、專利質(zhì)押、專利保險等拓展專利的無形資產(chǎn)價值。
國家知識產(chǎn)權(quán)局從2008年開展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資試點工作以來，專利權(quán)質(zhì)押金額累計達(dá)到638億元，年均增長112%。2013年專利權(quán)質(zhì)押金額達(dá)254億元，比上年增長80%。2013年全國有530家企業(yè)對1855件專利投保專利保險，保額達(dá)6438萬元。

（一）專利技術(shù)投資入股

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定：設(shè)立有限責(zé)任公司時股東的出資方式可以是知識產(chǎn)權(quán)（非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價）。以有效期內(nèi)的專利技術(shù)入股須對專利技術(shù)的價值進(jìn)行評估，然后由專利權(quán)人依據(jù)設(shè)立公司的合同和章程到專利局辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移于被投資公司的登記和公告手續(xù)，工商登記機關(guān)憑專利權(quán)轉(zhuǎn)移于被投資公司的登記和公告手續(xù)，工商登記機關(guān)憑專利權(quán)轉(zhuǎn)移的手續(xù)確定以專利技術(shù)入股的股東的完成股東投資義務(wù)的履行。對于以專利實施許可入股和以專利申請權(quán)入股的股東，應(yīng)以其他投資方式履行其投資義務(wù)。

專利權(quán)被撤銷或被宣告無效的專利權(quán)，沒有財產(chǎn)價值，因此，一旦入股的專利權(quán)被撤銷或被宣告無效，以專利技術(shù)入股的股東有資本填充義務(wù)，以保護(hù)公司債權(quán)人的利益。

可見專利權(quán)利可以作為商業(yè)活動中的出資和投資，是體現(xiàn)其具有資本價值的一方面。

（二）專利質(zhì)押融資

專利質(zhì)押貸款是指用依法授權(quán)的專利技術(shù)作為質(zhì)押，從銀行獲得貸款。這一功能充分體現(xiàn)了專利可以融資的特點和優(yōu)勢。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局于2010年8月26日發(fā)布了《專利質(zhì)押登記辦法》（2010年10月1日起施行）。該辦法規(guī)定，以專利權(quán)出質(zhì)的，出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)訂立書面質(zhì)押合同。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利權(quán)質(zhì)押登記，經(jīng)審查合格的，國家知識產(chǎn)權(quán)局在專利登記薄上予以登記，并向當(dāng)事人發(fā)送《專利權(quán)質(zhì)押登記通知書》。質(zhì)權(quán)自國家知識產(chǎn)權(quán)局登記時設(shè)立。

申請專利權(quán)質(zhì)押登記應(yīng)提交下列文件：
1.出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人共同簽字或蓋章的專利權(quán)質(zhì)押登記申請表；
2.專利權(quán)質(zhì)押合同；
3.雙方當(dāng)事人的身份證明；
4.委托代理的，注明委托權(quán)限的委托書；
5.其他需要提供的材料。
專利權(quán)質(zhì)押合同應(yīng)當(dāng)包括與質(zhì)押登記相關(guān)的內(nèi)容如下：
1.當(dāng)事人的姓名或者名稱、地址；
2.被擔(dān)保債權(quán)的種類和數(shù)額；
3.債務(wù)人履行債務(wù)的期限；
4.專利權(quán)項數(shù)以及每項專利權(quán)的名稱、專利號、申請日、授權(quán)公告日；
5.質(zhì)押擔(dān)保的范圍。
除了上述的專利技術(shù)出資人股和專利質(zhì)押融資外，專利金融的形式還包括：專利保險、專利拍賣、專利經(jīng)紀(jì)等多種形式。

五、企業(yè)在專利運營中需要注意的問題

（一）企業(yè)在簽訂專利相關(guān)合同時應(yīng)當(dāng)保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度

初創(chuàng)企業(yè)往往經(jīng)驗不足，法律意識薄弱，所以企業(yè)在簽訂技術(shù)許可轉(zhuǎn)讓合同時，要對該許可轉(zhuǎn)讓的技術(shù)專利以及對方開發(fā)該技術(shù)的歷史過程有所了解。企業(yè)在搜索特定專利技術(shù)過程中出現(xiàn)的任何問題以及和技術(shù)所有權(quán)有關(guān)的問題，都要保持敏感并進(jìn)行積極探索，因為任何紕漏都會導(dǎo)致日后的漫長而復(fù)雜的訴訟糾紛。要時刻提醒自己如果不注意，將來的許可協(xié)議可能會產(chǎn)生昂貴的代價和不利的后果，導(dǎo)致最后產(chǎn)生一份缺乏協(xié)同效應(yīng)、對雙方都無益處的許可協(xié)議，這樣的結(jié)果可能導(dǎo)致企業(yè)的衰亡。

有些涉外的技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同要注意公布語言、準(zhǔn)據(jù)法的選擇、審判地的選擇以及其他的標(biāo)準(zhǔn)合同條款。

（二）企業(yè)要認(rèn)真思考確定專利許可結(jié)構(gòu)的問題

專利許可結(jié)構(gòu)包括是排他性許可還是非排他性許可，以及是否會有區(qū)域限制。分析思考那種形式對企業(yè)的技術(shù)運營管理最為有利。

（三）企業(yè)要對所針對的專利進(jìn)行合理評估

評估計算要基于該專利許可將會可能帶來的貢獻(xiàn)或者實際業(yè)績。企業(yè)需要對自身的商務(wù)目標(biāo)和相關(guān)的具體問題有清楚的認(rèn)識。

（四）企業(yè)應(yīng)當(dāng)多查看相關(guān)專利運營案例或者咨詢專業(yè)人士的意見
    

企業(yè)需要仔細(xì)查看以后可能出現(xiàn)問題的地方，對借鑒以前的專利合作案例，為了自己的權(quán)益，對可能暴露的問題進(jìn)行討論，集思廣益，必要時可以咨詢法律顧問。

來源：IPRdaily

作者：郭姍姍 北京社文科技有限公司

編輯：IPRdaily  彭瑩

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決賽地點：北京昆泰嘉華大酒店會議廳

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國泰君安證券：下一個風(fēng)口，知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)市場
專利代理人就不能有夢想嗎？