企業(yè)專利運營的基本模式

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來源：IPRdaily

作者：郭姍姍 北京社文科技有限公司

原投稿標題：企業(yè)專利運營的基本模式

當今世界各大中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉型升級在全球化背景下都或主動或被動的如火如荼的進行，以自然資源和廉價勞動力為代表的傳統(tǒng)生產(chǎn)要素呈現(xiàn)著遞減趨勢。對于企業(yè)來說，以專利為代表的搞技術含量知識產(chǎn)權的價值日益凸顯，尤其對于初創(chuàng)企業(yè)，更需要專利來顯示自身的技術實力和企業(yè)信譽。企業(yè)之間的競爭力也體現(xiàn)在其專利權的擁有量和運用經(jīng)營能力上。

整體上看我國新興企業(yè)對專利權的運用和管理水平較低，理論方法研究缺失，實際經(jīng)驗不足，導致企業(yè)在國內外貿易競爭中，因缺乏必要的基礎知識和談判經(jīng)驗而付出昂貴的“學費”。企業(yè)、高校及科研機構在知識產(chǎn)權運用和管理方面急需補充增強專利運營與管理的相關知識。

作為技術型企業(yè)核心競爭力的必要要素。專利運營是指企業(yè)依法取得、申請專利，并在其生產(chǎn)經(jīng)營中通過有效利用專利，將專利無形資產(chǎn)轉化為有形的金錢價值，是一種充分發(fā)掘專利價值的行為。專利運營包括通過專利轉讓、許可、訴訟等方式獲得財產(chǎn)收益的行為。在美國等專利體系完善、歷史悠久的發(fā)達國家，專利管理與運營已形成一個較為完整的商業(yè)化產(chǎn)業(yè)體系，比如：發(fā)明投資基金、專利運營公司和知識產(chǎn)權管理方案服務提供以及綜合交易平臺等。

一、專利權轉讓

企業(yè)在設立、經(jīng)營和融資過程中會涉及到各種專利技術轉讓合同，這些技術轉讓合同包括：專利權轉讓合同、專利申請權轉讓合同、技術秘密轉讓合同、專利實施許可合同。

專利權轉讓合同是指專利權人作為轉讓方，將其專利所有權移交受讓方，受讓方支付約定價款而訂立的合同。在專利轉讓合同簽訂前，企業(yè)應當制作可行性分析報告，來確保所簽訂的合同與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展相契合同時也對受讓企業(yè)所要購買的專利技術進行深入了解，提出具體且可行的項目實施方案。可行性研究一般包括：市場調研與市場需求；產(chǎn)品方案及銷售預測、生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)模；資金情況及財務分析；實施計劃與進度；經(jīng)濟的分析評價等。

依據(jù)專利相關法律規(guī)定，轉讓專利申請權或者專利權的，當事人應當訂立書面合同，并向國家知識產(chǎn)權局登記，由國家知識產(chǎn)權局予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。專利權可以全部轉讓，也可以部分轉讓，即讓與人與受讓人共同享有專利權。

專利轉讓合同的條款應當仔細逐一審核，由雙方當事人達成一致，一般可以包括下列內容：

（1）轉讓專利的名稱；
（2）轉讓專利的內容、范圍以及所處的法律狀態(tài)；
（3）合同履行的計劃、進度、期限、地點及方式；
（4）技術文件以及技術情報的交付與保密；
（5）轉讓費及支付方式；
（6）專利權被撤銷或被宣告無效的處理以及風險責任的承擔；
（7）過渡期條款；
（8）違約金或者賠償?shù)挠嬎惴绞剑?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>（9）爭議解決辦法；
（10）雙方約定的其他條款。

如果我國企業(yè)進行跨國專利權轉讓時，還需要依據(jù)《技術進出口管理條例》的相關規(guī)定向國務院外經(jīng)貿主管部門獲得技術出口許可證。

二、專利權許可

大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)會存在一種誤解，認為專利許可是一個簡單的過程，有些冒失的企業(yè)有可能在不具備相應的基礎知識和沒有獲得專業(yè)法律建議的情況下就貿然行事。實際上，專利許可是非常復雜的。企業(yè)需要從下面這些文字來補充專利許可的基礎知識。

專利許可是指專利權人將其所擁有的專利技術許可他人實施的行為。在專利許可中，專利權人為許可方，被允許實施的一方為被許可方，許可方與被許可方要簽訂專利實施許可合同。專利實施許可合同是指專利權人、專利申請人或者其他權利人作為讓與人，許可受讓人在約定的范圍內實施其專利，受讓人支付合同約定的使用費。根據(jù)專利相關法律規(guī)定，專利實施許可合同中的當事人應當在合同生效日起3個月內到國家知識產(chǎn)權局或地方知識產(chǎn)權局辦理備案。

（一）專利實施許可合同的種類

專利實施許可合同按照許可范圍可分為：獨占實施許可合同、排他實施許可合同、普通實施許可合同等，還包括分實施許可合同和交叉實施許可合同。

1.獨占實施許可。也可稱為“完全獨占許可”，是指在合同約定的時間和有效的地域范圍內，許可方只許可一個被許可人實施其專利，受讓方在合同范圍內對專利技術的實施享有獨占使用權，排斥包括許可方在內的一切人使用。

2.排他實施許可。也可稱為“獨家許可”或“部分獨占性許可”，是指在合同約定的時間和有效的地域范圍內，許可方只許可一個被許可人實施其專利，但許可人自己在該范圍內有權實施該專利。

3.普通實施許可。也可稱為“一般實施許可”或“非獨占性許可”。是指在合同約定的時間和有效的地域范圍內，許可方許可他人實施其專利，同時保留自己實施以及許可其他人實施該專利的權利。

4.分實施許可。是指被許可人依照與許可方的合同約定，除了取得使用規(guī)定范圍內的專利外，還可以再許可第三人實施同一或部分專利。被許可人與第三人訂立的實施許可必須得到許可方的同意。

5.交叉實施許可。也稱”相互許可“，是指企業(yè)為了打破專利壁壘或者企業(yè)合作的需要，兩個專利權人互相許可對方按照合同約定的時間、地域、范圍內實施自己擁有專利技術。雙方利益對等，一般不需要支付使用費，但如果二者的技術水平或者經(jīng)濟效益差距較大時，也可以約定由一方給予另一方以適當補償費用。交叉許可是一種基于談判的、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要對方專利技術而有條件或無條件的允許對方使用本企業(yè)專利的協(xié)議，內容并沒有統(tǒng)一的標準，需要雙方企業(yè)充分仔細的協(xié)商。通過交叉許可，雙方企業(yè)可以實現(xiàn)專利技術的等價交換，并可以節(jié)省研究開發(fā)經(jīng)費，并且能夠規(guī)避一些市場風險。

（二）專利實施許可合同條款

技術往往是一個企業(yè)生存發(fā)展的命脈，因此專利許可合同的每一個因素都至關重要，每一項條款都有其特定用途。取決于當事人看問題的視角不同，有的企業(yè)注重費率，有的企業(yè)則更注意保密條款或者司法管轄權等問題。合同的各個條款均應當分條縷析并由雙方企業(yè)達成一致，專利實施許可合同一般應包括下列內容：

1.專利技術的內容和專利的實施方式，能夠被許可的權利包括：制造權、使用權、銷售權、展示權、分配權的一種或者這些權利的自由組合；
2.實施許可合同的種類，說明許可是排他性、非排他性還是其他種類；
3.實施許可合同的有效期限和地域范圍；
4.技術指導和技術服務條款；
5.專利權瑕疵擔保聲明和保證條款；
6.專利許可使用費用及其支付方式，包括前期付款、預付款、專利使用費、最低保證費用等；
7.違約責任以及違約金或者賠償損失額的計算方法；
8.保密條款；
9.爭議解決；
10.合同的解除和違約的處理規(guī)定；
11.雙方約定的其他條款。

合同除了上述內容外，雙方當事人還可以根據(jù)具體情形需要增加其他事項的約定，如：不可抗力條款、專利技術改進成果的歸屬、爭議的其他解決辦法以及專業(yè)術語的解釋等。

無論是許可方、被許可方，還是企業(yè)、學術機構和個人發(fā)明者，都會通過專利許可合同進行知識產(chǎn)權的許可、調整、創(chuàng)造及使用。對于上面介紹的幾個關鍵條款，能夠確認各方使用專利權利的地域范圍、權利內容以及限制，具有深重長遠的影響。初創(chuàng)企業(yè)需要通過自學或者咨詢專業(yè)人士來理解一些廣泛的商業(yè)議題、合同陷阱，以及很可能導致將來產(chǎn)生分歧的關鍵條款，這些會有助于新企業(yè)對無形資產(chǎn)風險的成功管理，并營造健康的雙邊關系。

（三）“專利池（pool）”專利實施許可合同的形式

由隨著社會分工的不斷細化，技術發(fā)展速度一日千里，上下游企業(yè)之間的技術關聯(lián)度也越來越高，一些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)中往往需要涉及多家廠商的技術和資料供應，所涉及的專利也越來越多。所以專利池形式的合同應運而生。

專利池是由兩個或兩個以上專利權人之間共同達成協(xié)議，形成的專利許可交易平臺，將作為交叉許可客體的專利權放入“一攬子”許可中，互相交叉許可或者相互優(yōu)惠使用彼此的專利技術，或共同向第三方聯(lián)合許可其專利的集合體。專利池依其是否允許對外許可，可以分為開放式專利池和封閉式專利池。開放式專利池成員間以各自專利相互交叉授權，對外則由專利池統(tǒng)一進行許可。封閉性專利池只在專利池內部成員間交叉許可，不統(tǒng)一對外許可。

專利池有利于消除多個專利交叉許可帶來的程序繁瑣難懂的障礙，還可以匯集某一行業(yè)的專利技術對外進行一站式許可，促進專利技術與技術標準化的融合，降低許可交易成本、減少專利糾紛、降低專利訴訟成本等。

成為專利池中專利的條件有：專利池中的專利必須是同一關聯(lián)產(chǎn)業(yè)有機聯(lián)系的有效專利，即相互聯(lián)系、互補、不構成壟斷。

三、專利侵權訴訟

技術型企業(yè)在專利的經(jīng)營與管理過程中難免會遇到專利侵權的問題，由于專利侵權訴訟的專業(yè)性，深諳專利問題的法律人才稀缺，專利侵權的法律解決途徑是企業(yè)急需重視的領域，專利侵權案件往往具有涉案技術復雜、舉證難度大、涉案金額巨大等特點，比如曾今甚囂塵上的蘋果訴三星專利侵權案，尤為體現(xiàn)這一點。

未經(jīng)專利權人許可而實施其專利，即侵犯專利權人的專利權。一般情況下，專利侵權有以下幾種處理方式：

1.由當事人共同協(xié)商解決。如果權利人發(fā)現(xiàn)其專利權正在被他人非法實施或即將實施侵權行為，權利人可以通知對方，要求立即停止侵權并可要求其承擔損害賠償?shù)蓉熑?，也可以與對方取得聯(lián)系以協(xié)商通過正規(guī)途徑合作許可事宜。        

2.行政途徑，權利人向專利行政機關申訴。雙方不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權人或者利害關系人可以請求省或市級的知識產(chǎn)權局處理相關問題，居中調解。    

                                                                                                                        
3.法律途徑，權利人向有管轄權的人民法院提起專利訴訟。專利權人可以要求法院判令侵權人停止侵權、賠償損失等。廣義的專利訴訟還包括在專利申請階段涉及的申請權歸屬訴訟、專利技術因許可實施涉及的訴訟、發(fā)明人身份確定訴訟、專利申請在審批階段所產(chǎn)生的能否授予專利權訴訟以及專利權被授予前所發(fā)生的涉及專利申請人以及相關權利人權益的訴訟等。有些大型跨國公司就是通過專利侵權訴訟達到占領市場、尋求商業(yè)合作、擴大知名度等的目的，使專利訴訟成為其進行商業(yè)運營的橋梁。

依據(jù)相關法律規(guī)定，侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因侵權所獲得的利益確定；實際損失難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利的類型、侵權行為的性質和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
                                                                                                                      

四、專利資本化與融資   

專利運營的重要模式之一就是充分利用專利的資本化與融資功能，這也是企業(yè)不惜成本申請專利的原因所在，畢竟技術保護也可以通過成本相對低廉的商業(yè)秘密保護方式。一些企業(yè)對高昂繁瑣的專利申請成本望而卻步，而另一些企業(yè)申請專利往往一時興起，并沒有深入理解專利的無形資產(chǎn)價值。專利資本化融資包括通過專利技術入股、專利質押、專利保險等拓展專利的無形資產(chǎn)價值。
國家知識產(chǎn)權局從2008年開展知識產(chǎn)權質押融資試點工作以來，專利權質押金額累計達到638億元，年均增長112%。2013年專利權質押金額達254億元，比上年增長80%。2013年全國有530家企業(yè)對1855件專利投保專利保險，保額達6438萬元。

（一）專利技術投資入股

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定：設立有限責任公司時股東的出資方式可以是知識產(chǎn)權（非貨幣財產(chǎn)應當評估作價）。以有效期內的專利技術入股須對專利技術的價值進行評估，然后由專利權人依據(jù)設立公司的合同和章程到專利局辦理專利權轉移于被投資公司的登記和公告手續(xù)，工商登記機關憑專利權轉移于被投資公司的登記和公告手續(xù)，工商登記機關憑專利權轉移的手續(xù)確定以專利技術入股的股東的完成股東投資義務的履行。對于以專利實施許可入股和以專利申請權入股的股東，應以其他投資方式履行其投資義務。

專利權被撤銷或被宣告無效的專利權，沒有財產(chǎn)價值，因此，一旦入股的專利權被撤銷或被宣告無效，以專利技術入股的股東有資本填充義務，以保護公司債權人的利益。

可見專利權利可以作為商業(yè)活動中的出資和投資，是體現(xiàn)其具有資本價值的一方面。

（二）專利質押融資

專利質押貸款是指用依法授權的專利技術作為質押，從銀行獲得貸款。這一功能充分體現(xiàn)了專利可以融資的特點和優(yōu)勢。

國家知識產(chǎn)權局專利局于2010年8月26日發(fā)布了《專利質押登記辦法》（2010年10月1日起施行）。該辦法規(guī)定，以專利權出質的，出質人與質權人應當訂立書面質押合同。當事人應當向國家知識產(chǎn)權局申請專利權質押登記，經(jīng)審查合格的，國家知識產(chǎn)權局在專利登記薄上予以登記，并向當事人發(fā)送《專利權質押登記通知書》。質權自國家知識產(chǎn)權局登記時設立。

申請專利權質押登記應提交下列文件：
1.出質人和質權人共同簽字或蓋章的專利權質押登記申請表；
2.專利權質押合同；
3.雙方當事人的身份證明；
4.委托代理的，注明委托權限的委托書；
5.其他需要提供的材料。
專利權質押合同應當包括與質押登記相關的內容如下：
1.當事人的姓名或者名稱、地址；
2.被擔保債權的種類和數(shù)額；
3.債務人履行債務的期限；
4.專利權項數(shù)以及每項專利權的名稱、專利號、申請日、授權公告日；
5.質押擔保的范圍。
除了上述的專利技術出資人股和專利質押融資外，專利金融的形式還包括：專利保險、專利拍賣、專利經(jīng)紀等多種形式。

五、企業(yè)在專利運營中需要注意的問題

（一）企業(yè)在簽訂專利相關合同時應當保持嚴謹認真的態(tài)度

初創(chuàng)企業(yè)往往經(jīng)驗不足，法律意識薄弱，所以企業(yè)在簽訂技術許可轉讓合同時，要對該許可轉讓的技術專利以及對方開發(fā)該技術的歷史過程有所了解。企業(yè)在搜索特定專利技術過程中出現(xiàn)的任何問題以及和技術所有權有關的問題，都要保持敏感并進行積極探索，因為任何紕漏都會導致日后的漫長而復雜的訴訟糾紛。要時刻提醒自己如果不注意，將來的許可協(xié)議可能會產(chǎn)生昂貴的代價和不利的后果，導致最后產(chǎn)生一份缺乏協(xié)同效應、對雙方都無益處的許可協(xié)議，這樣的結果可能導致企業(yè)的衰亡。

有些涉外的技術轉讓許可合同要注意公布語言、準據(jù)法的選擇、審判地的選擇以及其他的標準合同條款。

（二）企業(yè)要認真思考確定專利許可結構的問題

專利許可結構包括是排他性許可還是非排他性許可，以及是否會有區(qū)域限制。分析思考那種形式對企業(yè)的技術運營管理最為有利。

（三）企業(yè)要對所針對的專利進行合理評估

評估計算要基于該專利許可將會可能帶來的貢獻或者實際業(yè)績。企業(yè)需要對自身的商務目標和相關的具體問題有清楚的認識。

（四）企業(yè)應當多查看相關專利運營案例或者咨詢專業(yè)人士的意見
    

企業(yè)需要仔細查看以后可能出現(xiàn)問題的地方，對借鑒以前的專利合作案例，為了自己的權益，對可能暴露的問題進行討論，集思廣益，必要時可以咨詢法律顧問。

來源：IPRdaily

作者：郭姍姍 北京社文科技有限公司

編輯：IPRdaily  彭瑩

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