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專利法第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”

那么，問題來了，如果發(fā)明因創(chuàng)造性問題被駁回了，而同樣的實用新型的專利權(quán)評價報告結(jié)論又是沒有創(chuàng)造性，這種情況下，專利權(quán)人（原告）能否進(jìn)行維權(quán)？如果維權(quán)失敗，原告是否要承擔(dān)被告的合理開支？

問題1，專利權(quán)人能否進(jìn)行維權(quán)？

首先，根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定，發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性高度并不相同，與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明的創(chuàng)造性要求“突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步”，實用新型的創(chuàng)造性要求“實質(zhì)性特點和進(jìn)步”。簡單地講，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，與相同的現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明因創(chuàng)造性問題被駁回，不能當(dāng)然推定實用新型也不具備創(chuàng)造性。

其次，“專利權(quán)評價報告”（申請日是2009年10月1日以前的實用新型出具的是“實用新型專利檢索報告”）與“無效宣告請求審查決定書”不同，“專利權(quán)評價報告”不是否定涉案專利有效性的司法文書?！皩＠麢?quán)評價報告”在侵權(quán)訴訟過程中，地位略為尷尬。根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十六條的規(guī)定：“授予實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)的決定公告后，專利法第六十條規(guī)定的專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以請求國務(wù)院專利行政部門作出專利權(quán)評價報告。”也就是說，“專利權(quán)評價報告”的出臺既不同于實質(zhì)審查，也不經(jīng)過聽證程序，其權(quán)威性難免受到極大質(zhì)疑。另外，“專利權(quán)評價報告”只存在于原告手中，通常情況下，結(jié)論有利的評價報告，原告都主動向法院提交，反之則不然。

如果是結(jié)論不利的評價報告，專利權(quán)人是不是就不能依法提起訴訟了呢？本律師認(rèn)為并非如此。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第八條：“對申請日在2009年10月1日前（不含該日）的實用新型專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告；對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設(shè)計專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國務(wù)院專利行政部門作出的專利權(quán)評價報告。根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權(quán)評價報告。原告無正當(dāng)理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔(dān)可能的不利后果?！睆纳鲜鲆?guī)定中可知，專利權(quán)評價報告是否提交，以及是肯定性結(jié)論還是否定性結(jié)論，并不影響正常維權(quán)。

專利法第六十一條規(guī)定：“專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進(jìn)行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)?！币簿褪钦f，專利法進(jìn)一步明確專利權(quán)評價報告僅僅是專利侵權(quán)糾紛中的一份證據(jù)，但并非必不可少的證據(jù)?；诖?，原告方不出具對己不利的證據(jù)并無不可。這時就帶來了另外一個問題：

問題2，原告若敗訴是否要承擔(dān)對方的合理開支？

根據(jù)2016年9月12日最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)案件繁簡分流優(yōu)化司法資源配置的若干意見》第22條的規(guī)定“當(dāng)事人存在濫用訴訟權(quán)利、拖延承擔(dān)訴訟義務(wù)等明顯不當(dāng)行為，造成訴訟對方或第三人直接損失的，人民法院可以根據(jù)具體情況對無過錯方依法提出的賠償合理的律師費(fèi)用等正當(dāng)要求予以支持”。本文分析的情況是否就適用這一條款呢？

我們先來假設(shè)幾個條件：起訴前原告已明知專利權(quán)評價報告不利，仍執(zhí)意提起訴訟；并且涉案的專利權(quán)評價報告并未向法庭出示；訴訟過程中，原告的專利被無效而敗訴或撤訴。

第一種觀點：惡意訴訟，應(yīng)承擔(dān)對方的律師費(fèi)等合理開支。理由是：首先，原告明知專利權(quán)不具有專利性而起訴，并且在訴訟過程中刻意隱瞞專利權(quán)評價報告，同時同日申請的發(fā)明專利已經(jīng)被駁回的情況下，仍然使用實用新型主張侵權(quán)，具有明顯的主觀惡意；其次，客觀上涉案專利被無效程序宣告無效，驗證了原告濫用訴訟權(quán)利的不當(dāng)行為，同時實際造成了被控侵權(quán)人的直接損失；第三，從公平角度，既然原告勝訴賠償數(shù)額可以包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支，那么原告敗訴被告作為無過錯方其律師費(fèi)用等合理開支要求原告承擔(dān)也理應(yīng)得到支持。

第二種觀點：合理訴訟，不應(yīng)承擔(dān)對方的律師費(fèi)等合理開支。理由是：首先，創(chuàng)造性與新穎性的性質(zhì)不同，專利權(quán)評價報告以創(chuàng)造性否定涉案專利的專利性，其結(jié)論本身必然存在爭議；其次，原告是使用的一份有效的專利權(quán)進(jìn)行維權(quán)，因此不存在濫用訴權(quán)或明顯不當(dāng)；第三，專利法第六十五條“賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支”明確指向的是權(quán)利人，原告敗訴承擔(dān)對方的律師費(fèi)無法律依據(jù)。

本律師傾向于第二種觀點。

專利法實施細(xì)則第五十七條規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)自收到專利權(quán)評價報告請求書后2個月內(nèi)作出專利權(quán)評價報告。對同一項實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)，有多個請求人請求作出專利權(quán)評價報告的，國務(wù)院專利行政部門僅作出一份專利權(quán)評價報告。任何單位或者個人可以查閱或者復(fù)制該專利權(quán)評價報告。”這表明，專利權(quán)評價報告雖然是在原告手中，但被告通過正當(dāng)途徑可以毫無阻礙的查閱或者復(fù)制該報告。被告因自己的抗辯策略失誤未能舉出該份證據(jù)，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)其后果。此時不應(yīng)稱被告是“無過錯方”。

專利法第六十二條規(guī)定：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?！币簿褪钦f，侵權(quán)訴訟中，被告可以用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。民事訴訟，其本質(zhì)是原被告雙方對抗的原則，如果被告因自己的消極抗辯或者因自己的訴訟能力欠缺，而把損失擴(kuò)大部分交由原告承擔(dān)，難以公平。

被告另外一種救濟(jì)措施是，被告可以提起無效宣告并請求法院中止審理，原則上，如果專利權(quán)評價報告是否定性結(jié)論，被告可以隨時提起無效宣告，并不受答辯期15天的限制，而法院通常也是支持中止訴訟的。這種平衡關(guān)系，也足以對被告進(jìn)行了足夠的彌補(bǔ)。如果被控侵權(quán)人在一、二審期間不使用現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者不及時提請無效宣告，事后卻借口專利已被無效反訴對方賠償損失或者申請再審首次提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯進(jìn)行訴訟突擊，這必要將架空一、二審的訴訟程序，不利于引導(dǎo)當(dāng)事人在法定的一、二審程序中解決糾紛，其訴請應(yīng)該給予嚴(yán)格限制。

綜上說明，專利糾紛案件對律師要求極高，其訴訟策略或抗辯策略的選擇對案件的走勢將產(chǎn)生微妙的、致命的、難以覺察的、無法彌補(bǔ)的影響。

來源：南京知識律師事務(wù)所

作者：張?zhí)K沛管理合伙人、律師

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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