PCT專利譯文出錯怎么解決？

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原標題：PCT專利譯文出錯怎么解決？

問題的提出

《專利法》第39條規(guī)定，發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效?！秾＠ā返?9條規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

上述條款的規(guī)定體現(xiàn)了專利權(quán)利公示的基本原則，即通過對專利權(quán)的公告，向社會公示專利的權(quán)利范圍，使得社會公眾可以基于該公示的權(quán)利要求，獲知權(quán)利人的權(quán)利范圍，同時社會公眾[1]基于對于公示權(quán)利要求的信賴，依照該權(quán)利要求書來確定權(quán)利人的權(quán)利范圍，并以此評估其經(jīng)營活動的侵權(quán)風險。當專利權(quán)獲得授權(quán)公告時，其權(quán)利范圍已經(jīng)固定，不允許權(quán)利人在專利獲得授權(quán)后再對其公告的權(quán)利要求進行任意的修改。

在上述第59條中除了權(quán)利公示原則外，還規(guī)定了第二層含義，即如何去確定一個公示的權(quán)利要求的范圍。不同于物權(quán)，專利權(quán)是一種知識產(chǎn)權(quán)，是無形財產(chǎn)，其權(quán)利是通過某一特定語言的文字來限定的，而由于文字表達的局限性，在確定其范圍時可能會出現(xiàn)不同的理解。因此該條款還規(guī)定了一個基本原則，在確定權(quán)利要求的保護范圍時，可以利用專利說明書和附圖來進行解釋。

上述兩個原則表面看起來有著內(nèi)在的沖突，公示原則要求嚴格按照權(quán)利要求公示的內(nèi)容來確定保護范圍，而解釋原則卻又賦予了依照說明書和附圖來對權(quán)利要求進行解釋的空間，而這種解釋一定程度上會偏離其文字字面的含義，貌似沖突的兩個原則在一個法條中進行規(guī)定，看上去似乎并不合理。然而實際上，該條款規(guī)定的解釋原則是對于文字在限定權(quán)利要求時所體現(xiàn)出來的局限性的一種救濟，這種救濟一定程度上是對權(quán)利人通過公開其技術(shù)所作出的貢獻的一種平衡。

目前，對于用說明書和附圖來解釋權(quán)利要求并沒有爭議，而爭議最多的是，什么情況下需要用說明書和附圖來解釋權(quán)利要求。對于需要用說明書和附圖來解釋權(quán)利要求的情形有很多，本文所要討論的是，對于依照《專利合作條約》提交的PCT國際專利申請，如果其原始提交的語言是非中文，在進入中國國家階段時，依照規(guī)定要向國家專利局提交中文譯文，在通過實質(zhì)審查后，最終以中文進行授權(quán)公告。在這個兩個語言轉(zhuǎn)換過程中，所出現(xiàn)的翻譯錯誤所導致的權(quán)利要求的保護范圍的解釋問題。對于這種由于翻譯引起的譯文錯誤，應當怎么處理？是否可以依照其原始提交的非中文的國際申請文本進行解釋和修正，如果允許，其是否會與“權(quán)利公示”的基本原則相沖突？

PCT專利的國際申請文件能否用于解釋或修正權(quán)利要求出現(xiàn)的譯文錯誤？

首先，我們看現(xiàn)行專利法及相關(guān)的行政規(guī)章中，對于PCT國際申請及授權(quán)專利的相關(guān)規(guī)定?！秾＠ā返?02條規(guī)定，按照專利合作條約已確定國際申請日并指定中國的國際申請，視為向國務院專利行政部門提出的專利申請，該國際申請日視為專利法第二十八條所稱的申請日。《專利審查指南》第三部分第二章3.3節(jié)規(guī)定，對于以外文公布的國際申請，針對其中文譯文進行實質(zhì)審查，一般不需要核對原文；但是原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的依據(jù)。

上述規(guī)定實際上是明確了PCT國際申請在國際申請日所提交的申請文本的法律地位，該文本作為原始申請文本用于劃定申請人提交申請時的范圍，該范圍可以用作后續(xù)在專利審查過程中確定專利修改是否超出原始范圍的依據(jù)。這兩個條款更多的是界定申請人提交的申請文件、即其原始技術(shù)貢獻的范圍，并提供專利申請審查過程中對權(quán)利要求進行修改的依據(jù)。

《專利法實施細則》第117條規(guī)定，基于國際申請授予的專利權(quán)，由于譯文錯誤，致使依照專利法第59條規(guī)定確定的保護范圍超出國際申請的原文所表達的范圍的，以依據(jù)原文限制后的保護范圍為準；致使保護范圍小于國際申請的原文所表達的范圍的，以授權(quán)時的保護范圍為準。

從上述細則第117條的規(guī)定可以發(fā)現(xiàn)，這是在專利法和細則中唯一一處對于PCT申請獲得授權(quán)后發(fā)現(xiàn)的譯文錯誤的規(guī)定。該條款的規(guī)定體現(xiàn)出一種對由于專利權(quán)人的失誤所導致的后果的懲罰，即如果譯文翻譯錯誤導致權(quán)利范圍變小，權(quán)利人的權(quán)利由此受損，但由于這種失誤是權(quán)利人自己造成的，則權(quán)利人需要承擔這種不利后果，即將權(quán)利人的權(quán)利限定在該小的保護范圍內(nèi)；而對于譯文翻譯錯誤導致保護范圍變大的情形，權(quán)利人由此受益的情形，則規(guī)定了要以原文來限定授權(quán)文本，最終使權(quán)利人獲得的權(quán)利范圍回歸到與其原始貢獻相適應的范圍。

上述條款規(guī)定明確了由于譯文錯誤導致原始申請范圍與授權(quán)范圍大小差異十分明確的情形，例如，原始申請文件記載的特征是“鐵”，而授權(quán)文本中翻譯成“金屬”，亦或原始申請文件記載的特征是“金屬”，而授權(quán)文本中翻譯成“鐵”。但是在實踐中，實際的情形往往十分復雜，遠非上述這種示例這么簡單，常常很難界定和比較兩個范圍大小。此時細則117條顯然不再適用，但是通過該條款的規(guī)定，可以發(fā)現(xiàn)，當授權(quán)范圍大于原始申請范圍時，是接受用原始申請文本來解釋并限定授權(quán)文本的這種方式的，這種限定和解釋實際上已經(jīng)與“權(quán)利公示”的基本原則相抵觸，也就是說，對于PCT申請而言，對于特定情形下的譯文錯誤，可以突破“權(quán)利公示”的基本原則，回歸到原始申請文件。

目前，對于由于翻譯錯誤所導致的授權(quán)范圍與原文范圍并非簡單清楚的大小關(guān)系時，如何處理，在現(xiàn)行專利法、細則、指南、司法解釋中并未有規(guī)定。對于這種授權(quán)范圍與原文范圍大小關(guān)系不明確的情形，又可能包含三種情況，第一種是，雖然譯文存在錯誤，但依照該錯誤的譯文依然可以確定出一個清楚合理的保護范圍；第二種是，由于譯文錯誤，可以確定出一個方案，但該方案明顯不合常理，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀后可以馬上發(fā)現(xiàn)這種不合理；第三種是，由于譯文錯誤，導致與其他技術(shù)特征結(jié)合完全無法確定出一個技術(shù)方案。

對于上述第一種情形，如果允許依據(jù)原始申請文件的正確譯文進行修正的話，會導致“權(quán)利公示”原則在PCT專利譯文錯誤出現(xiàn)時形同虛設(shè)。這樣導致的結(jié)果就是，對于PCT專利，即便在授權(quán)文本本身已經(jīng)非常清楚的情況下，社會公眾在確定專利的保護范圍時，除了閱讀其授權(quán)公告的文本外，還要去閱讀其原始的申請文本，去研究和規(guī)避可能存在的翻譯錯誤。這樣對于社會公眾而言，顯然提出了過高過嚴的要求。另一方面，這也與細則第117條體現(xiàn)出的權(quán)利人應當為其翻譯錯誤擔責的精神不一致。

對于第二種和第三種，我們認為需要個案分析。要考慮專利權(quán)人的貢獻與給予權(quán)利人的救濟相適應，特別是，當由于翻譯錯誤導致本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書時能立刻發(fā)現(xiàn)這一問題時，這時會督促他們?nèi)ド钊氲匮芯繉＠f明書及其原始申請文本來發(fā)現(xiàn)問題的根源以及找到正確的解讀，在這種情況下，不宜簡單的讓權(quán)利人來承擔由譯文錯誤所導致的后果。特別是當?shù)诙N和第三種情形與《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第四條[2]規(guī)定的情形存在交叉時，即雖然權(quán)利要求存在譯文錯誤，但這種錯誤是明顯的，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖、原始申請文本可以得出唯一正確譯文的，則應當允許權(quán)利人利用原始申請文件來修正譯文錯誤。

最近寧波市中級人民法院作出的埃斯科公司訴寧波市路坤國際貿(mào)易有限公司案件（案件編號為（2015）浙甬知初字第626號判決書）中，寧波中院支持了原告用原始申請文件來修正權(quán)利要求中出現(xiàn)的譯文錯誤的主張。該案件中出現(xiàn)的譯文錯誤屬于上述第二種情形，即依據(jù)錯誤的譯文，可以確定出一個方案，但該方案明顯不合常理，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀后可以馬上發(fā)現(xiàn)這種不合理，并且可以依據(jù)說明書、附圖以及原始申請文件可以確定出唯一的正確方案。

該案件涉及ZL02813657.8號發(fā)明專利，其中權(quán)利要求20限定了技術(shù)方案“一種用于挖掘機的耐磨構(gòu)件，具有…一突出部，…插口…，所述插口（53）包括一個形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸軌的凹槽”。首先，當本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求20時，根據(jù)前半部分限定的特征可以確定“突出部”和“插口”是兩個不同的部件，在閱讀到后半部分限定的“所述插口（53）包括一個形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸軌的凹槽”時，會馬上發(fā)現(xiàn)此處限定了“突出部（18）是形成在插口（53）上的結(jié)構(gòu)”，這明顯與前半部分的描述矛盾，即權(quán)利要求20本身的撰寫出現(xiàn)了前后矛盾的地方，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀后會發(fā)現(xiàn)這個問題，并且會產(chǎn)生出正確的方案應該是什么樣的疑問？在這種情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員必然會結(jié)合專利的說明書和附圖、原始申請文本去思考和解決權(quán)利要求中的這一問題。

• 首先，先來看涉案專利附圖公開的內(nèi)容，其中附圖中附圖標記53指示的是插口，而附圖標記18指示的是突出部，兩個是不同的需要配合的部件。 

• 權(quán)利要求20的從屬權(quán)利要求21進一步限定了技術(shù)特征：“（插口的）每一個側(cè)面（59，61）上包括一所述凹槽（65）以接收在所述突出部（18）上的凸軌”，該限定的特征進一步表明插口與突出部是兩個不同的部件，插口的凹槽用于接收突出部上的凸軌。

• 該專利的原始申請的文件是英文，在原始申請的權(quán)利要求100與權(quán)利要求20對應，其中記載了“the socket having a groove (on each of a pair of opposite sides of the socket）for receiving rails on the adapter nose”，其正確譯文應當是“在所述插口上（的一對相對面中的每個面上均）具有用于接收形成在突出部上的凸軌的一凹槽”。

• 通過上述三處內(nèi)容，可以發(fā)現(xiàn)，權(quán)利要求1的矛盾或歧義出現(xiàn)的主要原因是因為在進入中國國家階段過程中的一個明顯語序翻譯錯誤導致的，“所述插口（53）包括一個形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸軌的凹槽”對應的正確譯文應當是“所述插口（53）包括一個凹槽，用于接收形成在所述突出部（18）上的一凸軌”。

因此，從權(quán)利要求書、說明書及其附圖、PCT英文原文均能明確確定“突出部與插口”是兩個不同的部件，凸軌形成于突出部上，而插口包含凹槽，用于接收突出部上的凸軌，權(quán)利要求20中的上述明顯錯誤應當更正為“所述插口（53）包括一個用于接收一形成在所述突出部上的凸軌的凹槽”。

該案件中，即使不追溯到原始申請文件，僅僅通過專利的說明書、附圖以及其他權(quán)利要求，也可以唯一的確定權(quán)利要求20所要限定的正確的技術(shù)方案。但是我們不妨假設(shè)，假設(shè)對于本案而言，只有回溯到原始申請文件中，才能找到權(quán)利要求本身的這個問題出現(xiàn)的原因時，我們能否允許權(quán)利人依據(jù)原始申請文件來修正其譯文錯誤？

這就又回到了本文上面提到的第二種和第三種情形，我們認為，在這兩種情形下，對于PCT授權(quán)專利而言，應當給予權(quán)利人更加寬容的態(tài)度和更加靈活的救濟方式。

首先，PCT國際申請是指依據(jù)《專利合作條約》提出的申請，截止到2015年8月30日，已有148個國家加入了該條約。在該條約下，申請人提出申請時可以接受的語言包括中文、英文、法文、日文、德文等，所以進入中國國家階段時，可能存在由英文翻譯成中文，法文翻譯成中文等各種情況。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2014年，全球PCT專利申請量達到214500件，2015年，全球PCT專利申請量達到218000件[3]，PCT專利申請已經(jīng)成為各國合約國中非常重要的申請來源?！秾＠献鳁l約》一方面要求成員國接受PCT原始申請文件的法律效力，一方面又必須要解決語言轉(zhuǎn)換的問題。盡管可以通過不同方法來盡量避免譯文錯誤，但是很難完全避免。這種涉及不同國家的國際合作條約項下的專利申請，語言轉(zhuǎn)換的問題是天然存在的，這也就要求成員國盡可能的通過授權(quán)程序后的其他制度來給予由于語言轉(zhuǎn)換所導致的本來可以避免發(fā)生的問題一定的救濟。因此，在這樣的背景下，在PCT專利授權(quán)后，需要對權(quán)利要求進行解釋時，應當考慮增加救濟機會。

其次，從另一角度說，對于專利感興趣，需要規(guī)避侵權(quán)風險的，一般都是專利所涉及的技術(shù)領(lǐng)域的公司或個人，他們至少具有本領(lǐng)域的一般知識，基于這種知識，是可以很容易的發(fā)現(xiàn)所公示的權(quán)利要求中的明顯譯文錯誤的，在發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求的這種錯誤后，也會促使他們進一步研究專利的相關(guān)文件來發(fā)現(xiàn)問題根源并解決問題，對于相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，這并非過高的要求，而是在面臨明顯的譯文問題時非常直接的解決途徑。

最后，在最高人民法院發(fā)布的于2016年4月1日起生效的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第四條，明確了“權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存有歧義，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的，人民法院應當根據(jù)該唯一理解予以認定”，這一條款采用了列舉式的“存有歧義”的方式，雖然并未將“PCT譯文問題”清楚列入其中，但該條款明確了特定情形下突破權(quán)利公示原則來正確理解權(quán)利要求的規(guī)則。在國家知識產(chǎn)權(quán)局2016年10月27日向全社會發(fā)布《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》第四部分第三章對于權(quán)利要求的修改方式也明確提出了“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”?？梢姡瑹o論是司法還是行政機關(guān)，都對于授權(quán)后的專利賦予了更多的修改和解釋的機會?？偨Y(jié)而言，對于PCT授權(quán)專利，當其存在譯文錯誤時，特定的情形下，應當允許權(quán)利人用原始申請文件來進行解釋和修正。

注釋

[1] 雖然此處使用了“社會公眾”的概念，但實際上對專利感興趣并且實施專利相關(guān)技術(shù)的都屬于相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員，因此此處的社會公眾應當限于本領(lǐng)域一般技術(shù)人員，與專利法其他條款規(guī)定的主體一致。

[2] 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）第四條規(guī)定：權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存有歧義，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的，人民法院應當根據(jù)該唯一理解予以認定。

[3] 數(shù)據(jù)來源于WIPO官網(wǎng)http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html

來源：“金杜說法”微信平臺

作者：李中圣 張曉霞 金杜律師事務所

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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