“商標(biāo)惡意投訴”性質(zhì)分析及對策（附案例）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：韓羽楓  瑞栢律師事務(wù)所高級律師

原標(biāo)題：商標(biāo)惡意投訴性質(zhì)分析及對策

商標(biāo)惡意投訴是一個有復(fù)雜成因的社會現(xiàn)象。本文中，筆者從注冊的合法性，行為的合法性和博弈各方的動因、行為和責(zé)任等多個角度出發(fā)，為徹底治理商標(biāo)惡意投訴現(xiàn)象提供綜合解決方案。

根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條第二、三款“網(wǎng)絡(luò)用戶利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實(shí)施侵權(quán)行為的，被侵權(quán)人有權(quán)通知網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者接到通知后未及時(shí)采取必要措施的，對損害的擴(kuò)大部分與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者知道網(wǎng)絡(luò)用戶利用其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)侵害他人民事權(quán)益，未采取必要措施的，與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。”的規(guī)定，電商平臺普遍采用“投訴-下架”的規(guī)則。所謂商標(biāo)惡意投訴，通常指相關(guān)商標(biāo)權(quán)人依據(jù)注冊的商標(biāo)，惡意利用“投訴-下架”的規(guī)則，針對電商平臺的商家大量投訴，謀取不正當(dāng)利益的行為。近幾天關(guān)于“惡意商標(biāo)投訴”的討論沸沸揚(yáng)揚(yáng)，相關(guān)調(diào)研也顯示遵循目前“投訴-下架”規(guī)則“惡意商標(biāo)投訴”給廣大經(jīng)銷商帶來經(jīng)營秩序的困擾和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。筆者作為商標(biāo)民事侵權(quán)領(lǐng)域的老兵，自當(dāng)建言獻(xiàn)策，以供業(yè)界參考。

一、注冊行為的合法性分析：

商標(biāo)本無善惡之分，區(qū)別只在于如何使用，因?yàn)閷τ诒绢I(lǐng)域的通用名稱，描述性的這種詞語是根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定是不能注冊為商標(biāo)的。但是在實(shí)踐中有些詞語并不構(gòu)成對某個類別完全的描述性，也具有顯著性，故可以注冊成商標(biāo)；但是可能在某些具體品類上就是通用名稱，或者直接描述商品性質(zhì)。還是以“破洞”為例，“破洞”在注冊成服裝類的商標(biāo)的時(shí)候，其實(shí)是具有顯著性，也可以區(qū)分商品的來源，商標(biāo)局不予注冊并無合法依據(jù)；故就申請而言，并無太大瑕疵，因此對其向商評委提出商標(biāo)無效請求也很難達(dá)到效果；但是如果“破洞”商標(biāo)使用在“破洞牛仔褲”商品上則不具有商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有的識別商品來源之功能。

二、行使商標(biāo)權(quán)行為的合法性分析：

商標(biāo)的本意在于標(biāo)識商品或者服務(wù)的來源，當(dāng)相關(guān)文字和標(biāo)識并非用于標(biāo)識商品、服務(wù)來源的作用，而是用來描述商品等本身“原料、功能、產(chǎn)地”等性質(zhì)的，則非商標(biāo)性使用，而構(gòu)成描述性使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

原來筆者審理功夫熊貓商標(biāo)侵權(quán)案的時(shí)候，就是認(rèn)定被告夢工廠等在一個會功夫的大熊貓為創(chuàng)作題材的電影使用“功夫熊貓”作為電影名稱系對影片本身內(nèi)容的描述，夢工廠、中影集團(tuán)等在電影的發(fā)行、宣傳等活動中使用“功夫熊貓”系描述性使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，直接駁回原告訴訟請求。該觀點(diǎn)得到了北京市高院和最高法院的認(rèn)可，連續(xù)被評為北京市十大知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新案例和最高法院知識產(chǎn)權(quán)典型案例。

那么當(dāng)注冊商標(biāo)所包含的文字構(gòu)成某種商品或服務(wù)的通用名稱，或者某種商品或服務(wù)使用該文字來描述其特征時(shí)，商標(biāo)權(quán)人認(rèn)為他人侵犯其商標(biāo)權(quán)的主張并無依據(jù)，不應(yīng)得到支持。

“破洞牛仔褲的商品圖片”

“破洞”商標(biāo)詳情

仍以“破洞”注冊商標(biāo)而言，當(dāng)破洞用到破洞牛仔褲上時(shí)，是對商品本身特點(diǎn)的描述而不是用于區(qū)分產(chǎn)品的來源，基于此商標(biāo)權(quán)人對此進(jìn)行投訴就沒有依據(jù)。 如商標(biāo)權(quán)人大量進(jìn)行沒有法律依據(jù)的投訴，則可以認(rèn)定其構(gòu)成權(quán)力濫用，破壞經(jīng)營秩序的不正當(dāng)競爭行為。利用“投訴-下架”規(guī)則獲取經(jīng)濟(jì)收入，則屬于非法利益 。

三、對商標(biāo)惡意投訴行為的防守對策

 （一） 針對商標(biāo)惡意投訴行為，筆者認(rèn)為大數(shù)據(jù)非常重要，尤其像這些電商平臺本身擁有大量的數(shù)據(jù)，比較容易分析出來哪些是具有惡意投訴的嫌疑，如一些平臺推出的“投訴分級制度”就是利用大數(shù)據(jù)的范例，對不同等級的投訴進(jìn)行區(qū)別對待，對于惡意投訴可能性大的，平臺應(yīng)慎重適用“投訴-下架”規(guī)則。其理由如下：

近日最高人民法院發(fā)布了82號指導(dǎo)案例，明確指出“當(dāng)事人違反誠實(shí)信用原則，損害他人合法權(quán)益，擾亂市場正當(dāng)競爭秩序，惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成權(quán)利濫用為由，判決對其訴訟請求不予支持”。也就是說對于符合前述情形的商標(biāo)惡意投訴法院是不予支持的，電商平臺自然也不應(yīng)支持其請求。

而且惡意投訴的商標(biāo)權(quán)人而言，一般情況下，并不從事真正的實(shí)際經(jīng)營，按照新《商標(biāo)法》第六十四條第一款規(guī)定：“注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任?！?br/>

那么在平臺對于商標(biāo)權(quán)人的投訴沒有執(zhí)行下架的情況下，商標(biāo)權(quán)人還可以通過向法院提出民事侵權(quán)訴訟的方式要求法院對是否構(gòu)成侵權(quán)進(jìn)行判斷，對于通用名稱、或者描述性使用等正當(dāng)使用等情況下，商標(biāo)權(quán)人的訴訟請求應(yīng)予駁回，商家和平臺不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

即使構(gòu)成侵權(quán)，如果商標(biāo)權(quán)人在之前三年未使用注冊商標(biāo)，實(shí)際上被投訴商家也不太可能被判賠償責(zé)任，電商平臺自然也不會承擔(dān)連帶責(zé)任。

實(shí)際上，惡意投訴者對自己是否是惡意投訴是心知肚明的，對前述的法律后果和博弈關(guān)系也是了如指掌，既然其不能獲得經(jīng)濟(jì)利益，自然也就沒有起訴的動力，所以表面上看電商平臺有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)，但實(shí)際上這種風(fēng)險(xiǎn)較小，應(yīng)該在可控范圍內(nèi)。

（二）電商平臺針對投訴還可以采取被投訴人擔(dān)保制度，在被投訴人提供擔(dān)保的情況下不予下架，在確定侵權(quán)成立、應(yīng)賠償損失時(shí)作為向商標(biāo)權(quán)人賠償?shù)膩碓础Ｄ敲磳τ谇謾?quán)人而言，其一般情況下不會提供擔(dān)保，其愿意提供擔(dān)保的，多數(shù)情況下不構(gòu)成侵權(quán)，如果構(gòu)成侵權(quán)，也避免了商標(biāo)權(quán)人不能彌補(bǔ)損失的后果。

四、對商標(biāo)惡意投訴行為的進(jìn)攻對策

即使電商平臺通過大數(shù)據(jù)分析，不斷加強(qiáng)“投訴分級”制度，阻截了大量商標(biāo)惡意投訴，但是仍然不可能做到完全避免，同時(shí)一味防守也不能消除商標(biāo)惡意投訴者造成的損失。

因此，筆者建議，在商標(biāo)惡意投訴行為已經(jīng)發(fā)生，造成了損害后果的情況下被惡意投訴者和電商平臺也可以采取不正當(dāng)競爭訴訟之訴，對惡意投訴者進(jìn)行索賠。正當(dāng)經(jīng)營的商家因惡意投訴遭受直接損失，可以依法起訴惡意投訴者停止權(quán)力濫用行為并賠償損失。正當(dāng)經(jīng)營的商家是電商平臺存在的基礎(chǔ)，兩者是共榮共損的關(guān)系，平臺的正常經(jīng)營秩序是電商平臺的根本利益所在，當(dāng)經(jīng)營秩序不存在，也就徹底摧毀了電商平臺；當(dāng)經(jīng)營秩序被破壞的情況下，電商平臺的損失盡管不易具體量化，但是損失的產(chǎn)生確實(shí)顯而易見的，其遭受的損失理應(yīng)得到賠償。同時(shí)電商平臺比起單個的商家也更有能力對惡意投訴者追究法律責(zé)任。

總之，針對商標(biāo)惡意投訴的泛濫，電商平臺及時(shí)調(diào)整其規(guī)則的適用是最為便捷易行的；被惡意投訴者要依法保護(hù)自己權(quán)利；電商平臺也應(yīng)該承擔(dān)起維護(hù)平臺秩序的重任；同時(shí)，司法機(jī)關(guān)也可以加大對惡意投訴者進(jìn)行不正當(dāng)競爭行為的判賠力度，讓惡意投訴者無利可圖，也就徹底消除了惡意投訴者存在的土壤。大家各自負(fù)起責(zé)任，定能消除“商標(biāo)惡意投訴”這個危害市場秩序的毒瘤。

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作者：韓羽楓  瑞栢律師事務(wù)所高級律師

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