中國商標(biāo)海外保護對策（前期規(guī)劃+戰(zhàn)略布局+事中監(jiān)控+事后維權(quán)）

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原標(biāo)題：主動布局強化監(jiān)測善于維權(quán) —淺析中國商標(biāo)海外保護對策

《保護不力，中國商標(biāo)冠上外國姓——中國商標(biāo)海外被搶注情況分析》一文，作者在文中分析了中國商標(biāo)在海外被搶注現(xiàn)象頻發(fā)的主要原因，介紹了商標(biāo)國際注冊的途徑以及馬德里商標(biāo)國際注冊體系的優(yōu)勢。隨著中國企業(yè)“走出去”步伐加快，企業(yè)尋求商標(biāo)國際保護的需求隨之增多。在下面的文章中，作者從前期規(guī)劃、戰(zhàn)略布局、事中監(jiān)控、事后維權(quán)等層面介紹了中國商標(biāo)海外保護的對策，敬請關(guān)注。

隨著商標(biāo)品牌戰(zhàn)略深入推進實施，中國企業(yè)海外商標(biāo)注冊與保護的整體情況不斷改善，企業(yè)品牌國際化意識不斷增強。2016年，中國申請人提交馬德里商標(biāo)國際注冊申請3014件，比上年增長29.8%，在馬德里聯(lián)盟中排名第五位。但是，如前文所述，隨著中國企業(yè)和品牌在全球經(jīng)濟貿(mào)易中所占比重加大，國際市場上的中國知名名牌逐漸增多，中國企業(yè)的商標(biāo)在海外成為被搶注的對象，在世界范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛也隨之增多。

與此同時，雖然中國的商標(biāo)申請量已連續(xù)15年位居世界第一，但據(jù)估算，赴國外尋求商標(biāo)保護的比例僅有4%。相比而言，瑞士的商標(biāo)申請中有75%是國際商標(biāo)，美國的國際商標(biāo)占45%。由于中國企業(yè)商標(biāo)國際注冊數(shù)量和外貿(mào)出口經(jīng)濟總量的比例很不協(xié)調(diào)，眾多未注冊商標(biāo)存在被搶注的風(fēng)險，進軍海外市場的中國企業(yè)如何進行商標(biāo)保護，發(fā)生糾紛時如何降低海外維權(quán)成本，成為必須面對的問題。

未雨綢繆主動布局

(一)長遠規(guī)劃，建立企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略

企業(yè)發(fā)展離不開戰(zhàn)略規(guī)劃，商標(biāo)品牌戰(zhàn)略是企業(yè)培育自主品牌、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。一些跨國公司之所以成為國際市場上的常青樹，共同特點就是擁有享譽世界的商標(biāo)，無形資產(chǎn)也是這些公司的主要利潤來源之一。在全球化背景下，商標(biāo)品牌戰(zhàn)略應(yīng)成為中國企業(yè)尋找長遠發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

商標(biāo)品牌戰(zhàn)略對于增加產(chǎn)品附加值、提高企業(yè)的全球競爭力具有重要意義。商標(biāo)作為巨大的無形資產(chǎn)，其重要性有時甚至超過土地、貨幣和人力資本等有形要素。可口可樂品牌2016年估值高達731億美元，品牌價值連續(xù)第四年排名全球第三，是排名第一的快速消費品品牌。可口可樂的總裁曾說，即使把可口可樂在全球的工廠全部毀掉，公司仍然可以在一夜之間東山再起，就是說明在全球競爭中，品牌對于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的重大作用。

隨著國內(nèi)外市場進一步開放，大量外資品牌進入中國，國內(nèi)市場競爭日趨激烈。同時，具有一定競爭能力的中國企業(yè)也開始“走出去”，積極參與國際競爭，搶占國際市場。制定適合本企業(yè)的商標(biāo)“走出去”戰(zhàn)略，可以為企業(yè)開拓國際市場保駕護航。在現(xiàn)實中，不少企業(yè)的商標(biāo)在海外被搶注后，他們才想到商標(biāo)國際注冊或決定維權(quán)。企業(yè)實際上，在對方搶注商標(biāo)尚未成功之前，維權(quán)費用相對較低，且維權(quán)成功的可能性更大。一旦商標(biāo)已被他人搶注成功，維權(quán)成本將大大增加——不僅要付出高額的訴訟費、律師費等，而且程序復(fù)雜、耗時長，整個程序走完可能需要兩三年甚至更長時間，訴訟期間商標(biāo)還不能使用。據(jù)統(tǒng)計，如果在先注冊的商標(biāo)已過5年時限，則挽回的可能性極小。因此，企業(yè)制定科學(xué)合理的商標(biāo)品牌戰(zhàn)略，不僅能預(yù)防和降低發(fā)生商標(biāo)國際糾紛的風(fēng)險，也能在搶注發(fā)生后及時應(yīng)對，采取恰當(dāng)?shù)拇胧┚S護自己的權(quán)益。

建立適合企業(yè)發(fā)展的商標(biāo)品牌戰(zhàn)略，需要分析企業(yè)自身和行業(yè)內(nèi)競爭者的商標(biāo)信息，明確企業(yè)在商標(biāo)設(shè)計、注冊、保護、運營等方面的具體工作，選取適合企業(yè)的商標(biāo)策略類型，考慮企業(yè)的長遠需要，并適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢。

(二)了解世界游戲規(guī)則，熟悉目標(biāo)國法律

進軍海外市場，保護自身商標(biāo)權(quán)利，中國企業(yè)必須了解國際商標(biāo)領(lǐng)域的“游戲規(guī)則”，了解國際商標(biāo)法律體系，尤其要熟悉目標(biāo)國的商標(biāo)法律制度。

現(xiàn)在世界主要國家的商標(biāo)法律制度大都在《巴黎公約》《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》《伯爾尼公約》等一系列國際知識產(chǎn)權(quán)條約的大框架下建立。縱觀世界各國，商標(biāo)權(quán)的確權(quán)制度主要有三種模式：一是申請在先制，二是使用在先制，三是申請與使用混合制。

在申請在先制國家，采用誰申請在先誰獲得商標(biāo)注冊原則，如中國、日本、俄羅斯等。在此類國家，企業(yè)應(yīng)把握先機，盡早將商標(biāo)在該國申請注冊。

在使用在先制國家，對于商標(biāo)注冊采用誰使用在先誰獲得注冊的原則，如美國、英國等。在此類國家，企業(yè)應(yīng)盡早將商標(biāo)投入實際的商業(yè)使用中，而且，在商標(biāo)使用中尤其要注意收集、固定和保存使用證據(jù)。這對于在該國申請注冊商標(biāo)和防止被他人搶注以及將來發(fā)生商標(biāo)糾紛后進行國際維權(quán)等，都至關(guān)重要。

在混合制國家，對于商標(biāo)注冊采用申請和使用混合認定，企業(yè)應(yīng)做兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對可能發(fā)生的商標(biāo)糾紛。

此外，按照《巴黎公約》的規(guī)定，工業(yè)產(chǎn)權(quán)方面的國民待遇僅適用于實體權(quán)利，不涉及司法程序、行政程序、管轄、送達地址和代理人的選定等。因此，除實體法上的差異外，在商標(biāo)注冊申請及后續(xù)程序以及訴訟證據(jù)的要求等方面，由于世界各國都有不同規(guī)定，熟悉和了解目標(biāo)國的程序性法律規(guī)定也極為重要。

(三)盡早注冊，量力而為

在3種商標(biāo)確權(quán)制度中，采用申請在先制的國家最多。即便是采用使用在先原則的英美法系國家，在商標(biāo)審查過程中依然采用申請在先的審查原則，只不過在遇到商標(biāo)權(quán)屬糾紛時需要權(quán)利人舉證，在先使用的享有商標(biāo)權(quán)。由此可見，無論在采用何種確權(quán)制度的國家，盡早進行商標(biāo)國際注冊都很重要。

商標(biāo)國際注冊的途徑大體包含3種：單一國家注冊、地區(qū)注冊和馬德里商標(biāo)國際注冊。單一國家注冊即直接向各國商標(biāo)主管機關(guān)遞交商標(biāo)注冊申請。地區(qū)注冊即向一個區(qū)域商標(biāo)主管機關(guān)申請注冊商標(biāo)，該效力及于區(qū)域內(nèi)各成員國。馬德里商標(biāo)國際注冊即通過馬德里體系進行商標(biāo)國際注冊，其效力及于馬德里體系內(nèi)所有成員國。

無論采用何種商標(biāo)國際注冊途徑，盡早申請注冊都是商標(biāo)國際保護的一個基本原則。當(dāng)然，這不意味著讓企業(yè)在海外眾多國家盲目地大量申請注冊商標(biāo)。企業(yè)在進行商標(biāo)國際注冊時，需要在產(chǎn)品出口前對海外市場予以總體把握，并與企業(yè)出口戰(zhàn)略及其他經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合，依據(jù)出口目標(biāo)國的商標(biāo)法律制度作出整體規(guī)劃。企業(yè)應(yīng)當(dāng)先確定產(chǎn)品出口目標(biāo)國，然后依據(jù)產(chǎn)品的種類和性質(zhì)，有重點地選擇注冊國家和地區(qū)，做到重點突出、有序注冊?？傊?，在商標(biāo)國際注冊方面，企業(yè)應(yīng)量體裁衣，量力而為。

具體來講，進行商標(biāo)國際注冊時可以考慮以下幾點：

一是根據(jù)不同國家的商標(biāo)確權(quán)制度采取不同的注冊申請方式。例如在申請在先的國家如日本、韓國、意大利等，國際注冊宜早不宜遲。在使用在先的國家如美國、英國、澳大利亞等，應(yīng)注意盡早將商標(biāo)投入實際商業(yè)使用中，并做好證據(jù)保留工作。

二是根據(jù)產(chǎn)品本身的銷售范圍來選擇，要具有前瞻性。目標(biāo)國家的選擇和產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略相關(guān)，但一定要早于產(chǎn)品銷售。

三是根據(jù)地理位置來考慮選擇國家。有些國家雖然并不是產(chǎn)品銷售的目標(biāo)市場，但由于地理位置的重要性，如果忽略后被他人搶注，可能導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品無法進入與該國有關(guān)的其他國家。例如地處南美咽喉的巴拿馬，是產(chǎn)品通往南美國家的必經(jīng)地，如果商標(biāo)在巴拿馬被搶注并進行了海關(guān)備案，可能導(dǎo)致產(chǎn)品無法進入南美市場。

事后監(jiān)測日常防范

(一)事后監(jiān)測

預(yù)防商標(biāo)在海外被搶注，做好商標(biāo)的日常監(jiān)測工作非常重要。

商標(biāo)國際保護，并不是注冊完成后就萬事大吉，還需要在海外市場密切關(guān)注自己的商標(biāo)，關(guān)注是否有他人在使用或申請注冊與自己商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的知識產(chǎn)權(quán)部門或委托專業(yè)代理公司實時監(jiān)測商標(biāo)公告，建立常規(guī)化的海外商標(biāo)監(jiān)控系統(tǒng)，一旦發(fā)現(xiàn)他人申請與自己商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，要在第一時間采取行動。通過異議和撤銷兩種途徑取回商標(biāo)的難易程度相差很大。提出異議是在商標(biāo)尚未得到確權(quán)的階段，一旦商標(biāo)權(quán)利確定，推翻既定權(quán)利要花費更大的維權(quán)成本。例如，2003年，天津桂發(fā)祥麻花集團被一家加拿大公司搶注了桂發(fā)祥十八街商標(biāo)，由于反應(yīng)迅速，及時提出異議，最終桂發(fā)祥集團用3個月的時間打贏了官司，拿回了商標(biāo)，在加拿大的銷售也基本沒有受到太大影響。

總之，做好日常商標(biāo)監(jiān)測，不僅可以降低維權(quán)成本，還可以防范訴訟風(fēng)險。

(二)日常防范

首先要注意防范目標(biāo)市場的競爭對手。他們往往通過商標(biāo)搶注制造市場壁壘或知識產(chǎn)權(quán)糾紛，使對手無法開拓當(dāng)?shù)厥袌龌蛘哐泳弻κ诌M入當(dāng)?shù)厥袌龅臅r間。隨著市場競爭的加劇，商標(biāo)搶注已成為一些企業(yè)排斥競爭對手的重要手段之一。

商標(biāo)保護具有地域性，根據(jù)這一原則，商標(biāo)搶注可能帶來兩種結(jié)果。一是被搶注商標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)品不能以原商標(biāo)進入被搶注地市場，如果要進入只能更換商標(biāo)。二是搶注者可以合法地將自己的產(chǎn)品冠以搶注的知名商標(biāo)進入世界市場，擠壓被搶注商標(biāo)企業(yè)的市場空間。

在這個方面，德國博世西門子公司在德國搶注HiSense商標(biāo)就是一個典型案例。經(jīng)過多輪談判，交叉著訴訟程序，海信公司最終花50萬歐元取回了商標(biāo)。這一結(jié)果很大程度上得益中國政府、社會團體及媒體及時合理的介入，還有西門子公司自身對在中國多年苦心經(jīng)營的聲譽、政府關(guān)系等因素的考慮。

其次要防范要求獨家代理權(quán)的人。此類人一旦遭到拒絕，可能以自己名義注冊商標(biāo)，占據(jù)中國企業(yè)的海外市場。

最后要留意在展會上詳細了解產(chǎn)品市場、了解之后卻沒有合作意向的人。實踐中很多商標(biāo)搶注者就是此類人。

面對搶注善于維權(quán)　　

“市場未動，商標(biāo)先行”。未雨綢繆當(dāng)然是上上之策，但是如果遇到海外商標(biāo)被搶注，企業(yè)也并非無計可施，應(yīng)當(dāng)審時度勢，積極維權(quán)。

(一)法律咨詢

面對海外搶注，企業(yè)可以首先進行法律咨詢。當(dāng)發(fā)現(xiàn)他人惡意搶注自己的商標(biāo)，或者得知可能發(fā)生商標(biāo)糾紛時，可以咨詢精通海外商標(biāo)保護知識的專業(yè)人士，幫助分析形勢，查清對方的情況，制定切實可行的方案?！靶g(shù)業(yè)有專攻”。專業(yè)人士的意見建議可以幫助企業(yè)判斷訴訟前景、把握訴訟策略、降低訴訟風(fēng)險和成本。

(二)法律訴訟

運用法律手段取回被搶注的商標(biāo)，是海外維權(quán)的常見方式之一，具有積極的實際效果和社會效應(yīng)。

2003年2月，四川宜賓五糧液集團發(fā)現(xiàn)一名韓國人將五糧液的首要品牌WULIANGYE在韓國搶注為商標(biāo)。韓國商標(biāo)的異議期只有一個月，由于五糧液集團對韓國商標(biāo)公告開展日常監(jiān)測，搶注行為發(fā)生后，企業(yè)及時在異議期內(nèi)向韓國知識產(chǎn)權(quán)局遞交了異議申請。五糧液集團對這名搶注者展開全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)此人此前還搶注了紅星二鍋頭、酒鬼酒等知名商標(biāo)。企業(yè)調(diào)查搶注方，摸清其身份、背景、動機、商標(biāo)申請注冊的時間等，例如是不是競爭對手、經(jīng)銷商、職業(yè)注標(biāo)人等，對于判斷搶注者的主觀惡意具有重要作用，可增加維權(quán)勝訴砝碼。

五糧液集團運用了國際條約和當(dāng)?shù)胤桑⒊鼍呶寮Z液作為國際知名商標(biāo)使用在先的證據(jù)。中國和韓國都是《巴黎公約》成員國，依據(jù)《巴黎公約》，馳名商標(biāo)的權(quán)利人可依該公約及被搶注國當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)法律，申請撤銷被搶注的商標(biāo)。2004年3月20日，韓國知識產(chǎn)權(quán)局駁回了這名韓國注冊人的注冊申請，五糧液集團通過法律手段成功地維護了自己的商標(biāo)權(quán)利。

王致和及圖商標(biāo)搶注案是另一個通過法律手段進行海外維權(quán)成功的案例。2006年7月，王致和公司發(fā)現(xiàn)其王致和及圖商標(biāo)在腐乳、調(diào)味品、銷售服務(wù)等類別上被一家名為OKAI(歐凱)的德國公司于2005年11月21日在德國申請注冊。2006年8月，王致和公司向歐凱公司發(fā)出律師函，2007年年初向慕尼黑地方法院提起訴訟。2007年11月14日，慕尼黑地方法院一審判決認定歐凱公司惡意搶注商標(biāo)，判決其停止使用王致和商標(biāo)，并撤銷其搶注的王致和商標(biāo)。

從法院受理到一審判決歷時不到一年，王致和公司利用法律途徑維護了自己的權(quán)益。首先，王致和公司充分調(diào)查了歐凱公司的背景，證明其搶注商標(biāo)行為具有明顯主觀惡意。根據(jù)德國商標(biāo)法的規(guī)定，歐凱公司與王致和公司之間具有合同關(guān)系，更證明了其主觀惡意程度。其次，王致和公司積極舉證，證明被搶注的商標(biāo)——顯著要素之一是古人頭像的圖形，是一副美術(shù)作品，王致和公司是該美術(shù)作品的著作權(quán)人。由于中國和德國都是《伯爾尼公約》成員國，王致和公司的著作權(quán)在德國應(yīng)受到保護，由此證明歐凱公司將他人作品搶注為商標(biāo)，侵犯了王致和公司的在先著作權(quán)。最后，王致和公司還從德國《防止不正當(dāng)競爭法》的角度提出訴訟理由。王致和公司最終奪回商標(biāo)，是中國企業(yè)海外維權(quán)可以借鑒的典型案例之一。

(三)權(quán)衡利弊，綜合考量

面對海外搶注，通過法律手段維護自己的權(quán)益是正面而積極的途徑，并且具有非常好的社會效應(yīng)和榜樣作用。但是，盲目訴訟也不值得提倡。從市場規(guī)則的角度看，是否有必要通過訴訟進行海外維權(quán)，是否有必要不惜代價將官司打到底，應(yīng)當(dāng)從企業(yè)經(jīng)營的角度加以考量。從市場經(jīng)濟的角度來說，知識產(chǎn)權(quán)是一種工具，企業(yè)維護知識產(chǎn)權(quán)的終極目的是為了獲得更大的經(jīng)濟利益。由此出發(fā)，企業(yè)作為一個理性的市場主體，在進行海外維權(quán)時必須權(quán)衡利弊，綜合考量。在商言商，中國企業(yè)進軍海外市場不易，能以盡量小的損失換來最大的利益總是最優(yōu)選擇。

由于商標(biāo)搶注目的無非是獲取利益，因此，如果當(dāng)企業(yè)經(jīng)過分析，發(fā)現(xiàn)訴訟前景不明朗，法律程序可能耗費時間過長，或者訴訟成本過高等，可以權(quán)衡利弊，綜合考量，嘗試同搶注者談判，爭取以合理的價格贖回商標(biāo)，不失為兼顧市場與效益的兩全之策。值得注意的是，如今的商標(biāo)談判，絕不僅僅是簡單的金錢與利益的游戲，而是雙方在政府、社會輿論等方面公關(guān)能力的綜合較量。

來源：中國工商報網(wǎng)

作者：張躍國家工商總局國際注冊一處

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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