專利侵權(quán)案件中「法官庭審思路」及「原告常見(jiàn)問(wèn)題」

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作者：王梨華  浙江杭知橋律師事務(wù)所  高級(jí)合伙人   知產(chǎn)團(tuán)

原標(biāo)題： 專利侵權(quán)案件法官庭審思路及原告無(wú)法回避的常見(jiàn)問(wèn)題

因?qū)徖韺＠謾?quán)糾紛的合議庭一般具有其固有模式和思維，在審理專利侵權(quán)案件時(shí)，代理人盡量保持與法官的同一頻道，以便順利展開(kāi)和合拍，避免不必要的程序沖突。同時(shí)作為原告代理人需要向法庭明確的常見(jiàn)問(wèn)題。

一、專利侵權(quán)糾紛庭審思路

專利權(quán)是否有效

主要審查專利權(quán)本身是否屬于有效狀態(tài)以及原告是否有權(quán)起訴。

法庭通常形式上審查專利證書(shū)內(nèi)容，對(duì)專利權(quán)的效力問(wèn)題，原告一般不會(huì)犯錯(cuò)誤，同時(shí)如涉及專利權(quán)效力有變化，一般由被告提出反駁證據(jù)。

主要集中在審查專利權(quán)人與原告是否完全一致，若辦理過(guò)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，則審查轉(zhuǎn)讓前后的主體，若辦理過(guò)專利權(quán)人變更，審查變更后的主體是否為專利權(quán)人或?qū)＠麑?shí)施許可許可人。

專利登記簿副本，或者專利證書(shū)和當(dāng)年繳納專利年費(fèi)的收據(jù)可以作為證明專利權(quán)有效的證據(jù)，由于專利證書(shū)只能表明授權(quán)時(shí)的專利權(quán)法律狀態(tài)，即使失效專利，年費(fèi)收據(jù)有時(shí)候照樣可以繳納取得，但專利登記薄副本是反映即時(shí)狀態(tài)的專利權(quán)效力，因此其證明效力最高。

同時(shí)庭審時(shí)還可以上網(wǎng)檢索專利法律狀態(tài)，即使未提交專利證書(shū)原件或登記薄副本，法庭也可以很方便查詢到。

確定專利權(quán)保護(hù)范圍

對(duì)于發(fā)明和實(shí)用新型專利而言以專利權(quán)利要求記載的內(nèi)容為準(zhǔn)，一般要求在起訴狀中明確以哪條權(quán)利要求進(jìn)行主張，起訴狀中未列明的，法庭辯論終結(jié)前還可以明確，可以主張一條獨(dú)立權(quán)利要求，也可以主張多條獨(dú)立權(quán)利要求；可以只主張獨(dú)立權(quán)利要求，也可以獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求一并主張，或只主張從屬權(quán)利要求，由原告進(jìn)行選擇。

外觀設(shè)計(jì)以專利圖片記載內(nèi)容為準(zhǔn)，同樣道理，若涉及相似外觀等情況，也需要原告明確主張保護(hù)范圍的客體內(nèi)容。

對(duì)于涉及專利無(wú)效程序的，原告可以主動(dòng)提交無(wú)效宣告決定書(shū)，被告也可以提交以便證明專利權(quán)的保護(hù)范圍，特別是涉及禁止反悔內(nèi)容。

權(quán)利專利權(quán)保護(hù)范圍有時(shí)候涉及權(quán)利要求是否清楚問(wèn)題，若權(quán)利要求不清楚，法院可以直接駁回起訴。

權(quán)利專利權(quán)保護(hù)范圍有時(shí)候涉及功能性技術(shù)特征保護(hù)范圍，還可能涉及環(huán)境特征保護(hù)范圍等等。

侵權(quán)是否成立

進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)，判斷侵權(quán)是否成立。

對(duì)于發(fā)明和實(shí)用新型專利，遵循全面覆蓋原則（也叫整體或全部技術(shù)特征原則），比較對(duì)象為被控侵權(quán)物和專利權(quán)利要求，判定是否構(gòu)成相同侵權(quán)或等同侵權(quán)。

在比較時(shí)，通常法庭會(huì)要求原告對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行技術(shù)原理的解釋或者對(duì)技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，以便法官能清楚知悉和理解技術(shù)。接下來(lái)由原告說(shuō)明兩者所具有相同的技術(shù)特征和不同的技術(shù)特征，當(dāng)然有時(shí)候如果大部分技術(shù)特征相同，也可以直接由被告說(shuō)明不同技術(shù)特征之處，同時(shí)說(shuō)明技術(shù)功能效果。

對(duì)于外觀設(shè)計(jì)，遵循整體觀察綜合判斷原則，對(duì)比較對(duì)象為被控侵權(quán)物和外觀設(shè)計(jì)圖片，判定是否構(gòu)成相同或相似侵權(quán)。

對(duì)于外觀設(shè)計(jì)，由于庭審需要文字記載，因此需要原告對(duì)專利圖片的產(chǎn)品進(jìn)行文字性的描述，即理解為看圖說(shuō)話，同時(shí)說(shuō)明專利圖片與被控侵權(quán)產(chǎn)品兩者的相同之處和不同之處，建議代理人事先先將比對(duì)表文字寫(xiě)好，避免臨場(chǎng)發(fā)揮。

不侵權(quán)抗辯或不賠償抗辯是否成立

對(duì)于被告提出的不侵權(quán)或者不賠償抗辯是否成立進(jìn)行審查。

若現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計(jì)）抗辯是否成立，比較對(duì)象為被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計(jì)），比較的方法參照權(quán)利要求技術(shù)特征或外觀圖片的內(nèi)容進(jìn)行描述。

抵觸申請(qǐng)抗辯是否成立。

先用權(quán)抗辯是否成立。

如果有合法來(lái)源的抗辯是否成立。

是否適用中止訴訟

若被告提出專利無(wú)效宣告或其他理由申請(qǐng)法院中止訴訟的，法院需要對(duì)中止訴訟的理由和證據(jù)進(jìn)行審查，并作出決定。

目前各地法院普遍壓縮審限，對(duì)于極有可能無(wú)效的考慮中止，對(duì)于通過(guò)審查無(wú)效證據(jù)無(wú)效前景不理解的，通常情況下采用不中止審理。因此建議代理人如果要求中止審理，請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的分析報(bào)告附帶無(wú)效宣告程序的現(xiàn)有技術(shù)附件。

確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式和內(nèi)容

若侵權(quán)成立的，確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式和內(nèi)容。若不侵權(quán)的則駁回訴訟請(qǐng)求根據(jù)情況駁回起訴。

侵權(quán)行為的類型，制造、銷售、許諾銷售、使用、進(jìn)口。

涉及多被告之間的責(zé)任劃分，是否構(gòu)成幫助侵權(quán)或共同侵權(quán)，各被告是否承擔(dān)連帶責(zé)任。

賠禮道歉、消除影響是否使用，銷毀模具是否適用等等。

二、專利侵權(quán)糾紛庭審原告無(wú)法回避的常見(jiàn)問(wèn)題

專利侵權(quán)案件庭審時(shí)，作為原告將會(huì)面臨一些無(wú)法回避的事實(shí)或法律問(wèn)題，因此需要在庭前就充分做好選擇和應(yīng)對(duì)。

原告選擇專利權(quán)保護(hù)范圍

發(fā)明和實(shí)用新型侵權(quán)案，需要原告選擇哪一項(xiàng)或幾項(xiàng)權(quán)利要求主張權(quán)利，外觀設(shè)計(jì)需要原告選擇哪些圖片對(duì)應(yīng)的哪個(gè)產(chǎn)品來(lái)主張權(quán)利。

發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)利要求書(shū)可以記載一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求；可以包括一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，也可以包括多項(xiàng)并列獨(dú)立權(quán)利要求；可以包括獨(dú)立權(quán)利要求，也可以包括從屬權(quán)利要求。司法實(shí)踐中只要侵犯任何一項(xiàng)權(quán)利要求，侵權(quán)即成立。那么根據(jù)哪項(xiàng)權(quán)利要求主張權(quán)利的選擇權(quán)在于原告，原告也可以直接依據(jù)從屬權(quán)利要求主張權(quán)利，在以往的很多案件中，往往原告僅按獨(dú)立權(quán)利要求主張權(quán)利，忽略從屬權(quán)利要求，這樣在一部分案件中可能會(huì)出現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求在之后的無(wú)效宣告程序中被宣告無(wú)效，僅依據(jù)獨(dú)立權(quán)利要求主張侵權(quán)得不到支持，而又未主張從屬權(quán)利要求侵權(quán)的尷尬局面，日后又需要重新選擇新權(quán)利要求進(jìn)行是否侵權(quán)比對(duì)，重新確定是否侵權(quán)，增加不必要的訴訟程序。因此我們建議在侵權(quán)比對(duì)時(shí)，將所有可能涉及侵權(quán)的權(quán)利要求均予以主張并進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)，即便之后有部分權(quán)利要求被宣告無(wú)效，也不需要庭審重來(lái)的必要，仍然構(gòu)成侵權(quán)，這樣做唯一就是增加庭審的時(shí)間。

對(duì)于外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案，一般情況下一件外觀設(shè)計(jì)專利通常為一個(gè)產(chǎn)品，但在組件產(chǎn)品、套件產(chǎn)品和相似外觀中，就會(huì)出現(xiàn)一本外觀設(shè)計(jì)證書(shū)記載多項(xiàng)產(chǎn)品，此時(shí)也需要按上述發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖嗤脑韥?lái)選擇專利保護(hù)范圍。

明確被告侵權(quán)行為的類型和方式

原告在訴訟請(qǐng)求中通常會(huì)籠統(tǒng)寫(xiě)明判定被告停止侵權(quán)行為的要求，但在庭審時(shí)需要原告明確被告侵權(quán)行為的具體類型，即需要被告停止哪一種或哪幾種侵權(quán)行為，如停止制造侵權(quán)、銷售侵權(quán)、許諾銷售侵權(quán)、使用侵權(quán)（外觀設(shè)計(jì)不涉及）和進(jìn)口侵權(quán)中的一種或多種。

當(dāng)然如果多被告案件中，除了明確各被告侵權(quán)類型，還需要明確相同的侵權(quán)類型是單獨(dú)侵權(quán)、共同侵權(quán)還是幫助侵權(quán)。

落入專利權(quán)保護(hù)范圍的方式

發(fā)明和實(shí)用新型侵權(quán)案，法院一般會(huì)詢問(wèn)原告，被控產(chǎn)品或方法構(gòu)成相同侵權(quán)還是等同侵權(quán)。當(dāng)然該問(wèn)題原告選擇錯(cuò)誤通常情況下不必然導(dǎo)致侵權(quán)不成立，如原告主張相同侵權(quán)未主張等同侵權(quán)，而實(shí)際情況屬于等同侵權(quán)的，通常情況下法院仍按等同侵權(quán)來(lái)審查與確定，不因原告未主張等同侵權(quán)而予以駁回訴訟請(qǐng)求。

同理，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案，法院一般會(huì)詢問(wèn)被控產(chǎn)品與原告專利屬于相同還是類似產(chǎn)品，外觀相同還是相似。當(dāng)然也不會(huì)因?yàn)樵娴腻e(cuò)誤選擇而直接導(dǎo)致侵權(quán)不成立。

提出停止侵權(quán)和損害賠償之外的訴訟請(qǐng)求的法律依據(jù)事實(shí)依據(jù)

有些代理人會(huì)在提出停止侵權(quán)和損害賠償之外增加一些訴訟請(qǐng)求，對(duì)于非主流訴請(qǐng)需要原告提出法律依據(jù)和事實(shí)依據(jù)。

如銷毀模具，通常情況下比較難主張，但若產(chǎn)品本身由一個(gè)模具成型，模具又屬于專有模具，且可以確認(rèn)或被告認(rèn)可使用了專用模具，法院可以考慮銷毀模具作為停止侵權(quán)的一種方式。

銷毀庫(kù)存，需要原告證明被告存在庫(kù)存產(chǎn)品，但如果是半成品，通常不予銷毀。

賠禮道歉，專利權(quán)主要是財(cái)產(chǎn)權(quán)利，一般不涉及賠禮道歉，因此這個(gè)訴請(qǐng)通常情況下是嚇唬被告和寫(xiě)給原告看看的。

消除影響，在某些案件，可以通過(guò)停止使用，拆除侵權(quán)產(chǎn)品的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)消除影響。

特定的停止侵權(quán)行為，比如在官方停止許諾銷售侵權(quán)產(chǎn)品，在淘寶天貓網(wǎng)刪除鏈接等等可以作為停止侵權(quán)的方式之一。

主張賠償?shù)姆绞胶蛥⒖家蛩?/strong>

專利侵權(quán)糾紛若涉及賠償?shù)模r償?shù)挠?jì)算方法主要根據(jù)原告損失、被告獲利、參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)、法定賠償，還有目前的酌定賠償。

若原告在賠償方式上選擇錯(cuò)誤，如原告主張按原告損失方式主張，而又未能提供任何原告損失的證據(jù)，是否意味著賠償數(shù)額為零，各地法院做法不一致。

若原告選擇法定賠償時(shí)，法院通常會(huì)詢問(wèn)原告，根據(jù)法定賠償參考的哪些因素，如專利權(quán)的授權(quán)時(shí)間、侵權(quán)行為的性質(zhì)、時(shí)間、程度、主觀惡意程度等等。

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作者：王梨華  浙江杭知橋律師事務(wù)所  高級(jí)合伙人   知產(chǎn)團(tuán)

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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