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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：羅薇 成都九鼎天元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題：干貨 | 服務(wù)商標(biāo)遭遇“撤三”的證據(jù)組織策略
在商標(biāo)“撤三”案件里，如何證明服務(wù)商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的“使用”，其思路與商品商標(biāo)的“使用”思路有所不同，甚至可以說，前者的證明過程要難于后者。本文以第三十五類服務(wù)商標(biāo)為例，僅從被“撤三”一方的角度，闡述訴訟中的證據(jù)組織策略。
“撤三”案件中，最核心的問題是“使用”?！渡虡?biāo)法》第四十八條所述為“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！倍鴮τ诜?wù)商標(biāo)的使用，則有專門的規(guī)定，《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條規(guī)定，“在下列情形中使用服務(wù)商標(biāo)，視為服務(wù)商標(biāo)的使用：（一）服務(wù)場所；（二）服務(wù)招牌；（三）服務(wù)工具；（四）帶有服務(wù)商標(biāo)的名片、明信片、贈品等服務(wù)用品；（五）帶有服務(wù)商標(biāo)的賬冊、發(fā)票合同等商業(yè)交易文書；（六）廣告及其他宣傳用品；（七）為提供服務(wù)所使用的其他物品；”。然而，實(shí)踐中，很多人并沒有把握住服務(wù)商標(biāo)在“使用”中的特殊性，將應(yīng)當(dāng)屬于商品商標(biāo)的店招、工牌、商業(yè)文書等用于證明服務(wù)商標(biāo)的“使用”。實(shí)踐中，出現(xiàn)了大量照搬如上法條，看似為證明服務(wù)商標(biāo)“使用”的證據(jù)，實(shí)則為商品商標(biāo)使用的證據(jù)，如銷售商品的合同及票據(jù)、租賃合同及票據(jù)、工牌、廣告宣傳冊等，結(jié)果很多并不被法院作為服務(wù)商標(biāo)使用的證據(jù)所采納。
那么，證明服務(wù)商標(biāo)的“使用”，究竟應(yīng)該把握哪些關(guān)鍵點(diǎn)？
一、正確理解服務(wù)商標(biāo)的含義
（一）、準(zhǔn)確區(qū)分服務(wù)商標(biāo)和商品商標(biāo)是認(rèn)識服務(wù)商標(biāo)的前提
根據(jù)《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第一條，“服務(wù)商標(biāo)是指提供服務(wù)的經(jīng)營者，為將自己提供的服務(wù)與他人提供的服務(wù)相區(qū)別而使用的標(biāo)志。服務(wù)商標(biāo)由文字、圖形或者其組合構(gòu)成?！倍唧w到第三十五類的含義，則為主要包括由個人或組織提供的服務(wù)，其主要目的在于：（1）對商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營或管理進(jìn)行幫助；（2）對工商企業(yè)的業(yè)務(wù)活動或者商業(yè)職能的管理進(jìn)行幫助；以及由廣告部門為各種商品或服務(wù)提供的服務(wù)，旨在通過各種傳播方式向公眾進(jìn)行廣告宣傳。
不管是《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》還是商標(biāo)分類表對第三十五類商標(biāo)的說明，都在強(qiáng)調(diào)服務(wù)商標(biāo)對工商企業(yè)在經(jīng)營管理、廣告宣傳等方面，起到的是對服務(wù)的識別作用，而不是對于商品本身進(jìn)行識別。由于大眾對于商品商標(biāo)的接觸度更大，因此，將商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分，有利于我們深入的認(rèn)識服務(wù)商標(biāo)。
筆者以國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與匯信集團(tuán)投資有限公司“撤三”行政糾紛【案號：（2016）京行終2038號】為例，具體來說明法院在認(rèn)定商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)在“撤三”裁判思路上的不同，以幫助讀者更好的認(rèn)識服務(wù)商標(biāo)：
本案經(jīng)過了北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審，北京高級人民法院二審，最終撤銷了匯信集團(tuán)投資有限公司的訴爭商標(biāo)。匯信集團(tuán)投資有限公司于2003年4月9日提出注冊申請，指定使用在第35類“廣告?zhèn)鞑ィ粯悠飞l(fā)；貨物展出；飯店商業(yè)管理；廣告宣傳本的出版；飯店管理；進(jìn)出口代理；拍賣；文件復(fù)制；推銷（替他人）”服務(wù)上。2012年1月31日，王瑩燕以連續(xù)三年停止使用為由，向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標(biāo)局（簡稱商標(biāo)局）申請撤銷爭議商標(biāo)。經(jīng)過商標(biāo)局階段和商評委階段，最終商評委以三年不使用，撤銷了匯信集團(tuán)投資有限公司的第3519541號“SIMPLY”注冊商標(biāo)。匯信集團(tuán)投資有限公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。
提交的證據(jù)，經(jīng)過筆者歸納如下：
1、證明商標(biāo)使用主體：2009年、2010年、2011年?duì)幾h商標(biāo)原注冊人信利企業(yè)有限公司（簡稱信利公司）與上海品葉實(shí)業(yè)有限公司（簡稱品葉公司）簽訂的《商標(biāo)許可合同》及品葉公司的營業(yè)執(zhí)照；
2、證明訴爭商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用：商標(biāo)使用人的《承租協(xié)議》、商標(biāo)使用人作為代理商簽訂的《品牌授權(quán)書》、商標(biāo)使用人與經(jīng)銷商簽訂的《合作協(xié)議書》及發(fā)票、商標(biāo)使用人在雜志上進(jìn)行廣告宣傳的宣傳頁。
3、證明訴爭商標(biāo)價值：“SIMPLYLIFE”所獲榮譽(yù)證書、活動照片等。
法院的判決為：“本案中，匯信公司提交了《商標(biāo)許可合同》等證據(jù)用以證明爭議商標(biāo)在訴爭期間進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。但《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》第35類服務(wù)的主要目的在于“對商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營或管理進(jìn)行幫助”，或者“對工商企業(yè)的業(yè)務(wù)活動或者商業(yè)職能的管理進(jìn)行幫助”，“尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業(yè)，即商業(yè)企業(yè)的活動”。因此，《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》第35類的服務(wù)項(xiàng)目不包括“商品的批發(fā)、零售”，商場、超市的服務(wù)不屬于該類的內(nèi)容。該類“推銷（替他人）”服務(wù)的內(nèi)容是:為他人銷售商品（服務(wù)）提供建議、策劃、宣傳、咨詢等服務(wù)。故匯信公司提交的證據(jù)不能證明爭議商標(biāo)在訴爭期間進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用?！?span style="color: rgb(255, 0, 0);">?①
筆者認(rèn)為，從原告提供的證據(jù)來看，所有的證據(jù)都指向了原告對訴爭商標(biāo)進(jìn)行了“商品”上的使用。若本案訴爭商標(biāo)是商品商標(biāo)，原告未必會敗訴。但是，本案的訴爭商標(biāo)是“服務(wù)商標(biāo)”，就這樣一個前提，足以否認(rèn)原告所做的全部功夫。“商標(biāo)使用人的《承租協(xié)議》、商標(biāo)使用人作為代理商簽訂的《品牌授權(quán)書》、商標(biāo)使用人與經(jīng)銷商簽訂的《合作協(xié)議書》及發(fā)票、商標(biāo)使用人在雜志上進(jìn)行廣告宣傳的宣傳頁”這些證據(jù)僅能說明原告的商品使用的是訴爭商標(biāo)，但是服務(wù)商標(biāo)要求的不是商品上使用，而是服務(wù)上使用。
（二）、明確訴爭商標(biāo)在哪些被撤銷項(xiàng)目中有商標(biāo)法意義的“使用”
除了分清訴爭商標(biāo)是服務(wù)商標(biāo)還是商品商標(biāo)，還必須結(jié)合商標(biāo)注冊的具體服務(wù)項(xiàng)目來把握。實(shí)踐中爭議較大的是第3503類似群“替他人推銷”。本文以“替他人推銷”為例，具體說明服務(wù)商標(biāo)在具體申請項(xiàng)目下的“使用”。
如果確定需要保住三十五類“替他人推銷”這一個項(xiàng)目，那么首先要清楚“替他人推銷”的具體含義。從字面意思來看，似乎零售和批發(fā)都屬于“替他人推銷”，但是，不能用生活常理來判斷法律概念。實(shí)踐中，許多零售和批發(fā)商都申請了“替他人推銷”這一項(xiàng)，但是也由此導(dǎo)致了大量的撤三案件。
商標(biāo)局在《關(guān)于國際分類第35類是否包括商場、超市服務(wù)問題的批復(fù)》（商標(biāo)申字〔2004〕第171號）中明確指出：“《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》第35類的注釋明確說明，該類別服務(wù)的主要目的在于‘對商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營或管理進(jìn)行幫助’，或者‘對工商企業(yè)的業(yè)務(wù)活動或者商業(yè)職能的管理進(jìn)行幫助’，且‘尤其不包括：其主要職能是銷售商品的企業(yè)，即商業(yè)企業(yè)的活動’。該類中‘推銷（替他人）’的內(nèi)容是為他人銷售商品（服務(wù)）提供建議、策劃、宣傳、咨詢等服務(wù)?！?br/>
2015年，中糧集團(tuán)有限公司上訴北京寺庫商貿(mào)有限公司東城分公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在判決主文中也明確了“替他人推銷”的含義：“本院認(rèn)為，‘替他人推銷’應(yīng)是指幫助‘他人’銷售商品的行為，其既包括為銷售者的具體銷售行為提供單次的促銷或推銷的行為，亦包括對銷售者日常銷售行為提供常規(guī)性服務(wù)的行為，但該服務(wù)并不包括經(jīng)營者‘自己’作為銷售主體銷售商品的行為。因零售、批發(fā)服務(wù)均是銷售者以自己名義進(jìn)行對外銷售的行為，故其不屬于‘替他人推銷’的服務(wù)范圍。至于商場、超市的服務(wù)是否屬于‘替他人推銷’，則需要作具體區(qū)分。如果商場、超市等自己作為銷售主體對外銷售商品，則該服務(wù)不屬于‘替他人推銷’。
但如果其僅是為銷售者在其購物場所內(nèi)的銷售行為提供相應(yīng)服務(wù)，則該行為屬于替他人推銷。本院之所以作此理解，主要基于以下考慮：在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（簡稱《區(qū)分表》）中，‘替他人推銷’屬于第35大類，而2002年第八版《分類表》中對于該大類商品有如下注釋，‘尤其不包括……其主要職能是銷售商品的企業(yè)，即商業(yè)企業(yè)的活動’，這一說明意味著該類別中的任何服務(wù)均不包括零售及批發(fā)服務(wù)，‘替他人推銷’亦不例外。雖然2007年第九版《區(qū)分表》中刪去了這一說明，但這一刪除僅僅意味著第35大類不再將零售、批發(fā)服務(wù)排除這一類別的注冊內(nèi)容之外，卻并不意味著該類別中‘替他人推銷’這一服務(wù)內(nèi)容應(yīng)被理解為包括零售、批發(fā)服務(wù)。尤其在2013年后藥品零售類服務(wù)引入第35類，且《分類表》中明確指出該幾類服務(wù)與‘替他人推銷’不構(gòu)成類似服務(wù)的情況下，更應(yīng)作此理解。”②
（被訴行為是寺庫公司將“大悅城”作為關(guān)鍵詞進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣的行為，該行為構(gòu)成對中糧集團(tuán)在“替他人推銷”服務(wù)上注冊的第7209417號“大悅城”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。）
所以，“替他人推銷”不包括為以“自己”為銷售主體銷售產(chǎn)品的服務(wù)，如常規(guī)的零售和批發(fā)服務(wù)。但是之所以會在實(shí)踐中大量出現(xiàn)“替他人推銷”的案件，以及那么大的爭議，主要就是在申請的時候，對“替他人推銷”的認(rèn)識有誤，也有些商標(biāo)是出于防御的目的申請?jiān)擁?xiàng)。日常生活中什么樣的使用是典型的替他人推銷的使用呢？常見的有購物商場的推銷活動，如大悅城、萬達(dá)商場、百腦匯。這些商場并不是采取自行銷售的方式、而是為進(jìn)駐商家提供了銷售場所和銷售服務(wù)。
經(jīng)過以上分析，我們應(yīng)該已經(jīng)定位好了需要尋找證據(jù)的區(qū)域，即某一類服務(wù)商標(biāo)的某幾項(xiàng)服務(wù)。
二、組織服務(wù)商標(biāo)“撤三”案件的證據(jù)
（一）、使用主體方面
實(shí)踐中，很多遭遇撤三的商標(biāo)都以商標(biāo)權(quán)人和商標(biāo)被許可人作為適格的適用主體，其實(shí)，只要是不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用都應(yīng)當(dāng)視為對訴爭商標(biāo)的使用。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十條第二款規(guī)定，“商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用的行為。實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用。沒有實(shí)際使用注冊商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊信息的公布或者對其注冊商標(biāo)享有專有權(quán)的聲明等的，不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用?！?br/>
（二）、使用行為方面
先來看一個撤銷“撤三”成功的案例：趙某與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會行政糾紛一案【案號：（2015）京知行初字第3761號】。
法院指出，“服務(wù)商標(biāo)的使用方式與商品商標(biāo)具有明顯區(qū)別，其不像商品商標(biāo)，可以將商業(yè)標(biāo)識使用在商品包裝或者容器中，因此，在商業(yè)活動中，在服務(wù)場所內(nèi)外表明其服務(wù)商標(biāo)的、在服務(wù)招牌上標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)的、在為提供服務(wù)所使用的物品上標(biāo)明服務(wù)商標(biāo)的、在服務(wù)人員的服裝、鞋帽及標(biāo)牌、名片、明信片等物品上標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)的、在服務(wù)提供者的財(cái)務(wù)賬冊、發(fā)票、合同等商業(yè)交易文書上標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)的、利用平面或者立體媒介使相關(guān)公眾認(rèn)識到其為服務(wù)商標(biāo)等行為都可以認(rèn)定為服務(wù)商標(biāo)的使用行為。本案中，以原告為經(jīng)營者的個體工商戶即從事銷售他人生產(chǎn)的通訊設(shè)備的業(yè)務(wù)，屬于提供推銷（替他人）服務(wù)。原告首先將訴爭商標(biāo)使用在其經(jīng)營場所的門頭上，對此，原告提交的照片以及第三人在本案訴訟中補(bǔ)充提交的照片可以予以證明。其次，原告在商標(biāo)評審中提交了工牌的照片，證人在庭審中亦陳述其工作期間佩戴工牌。
對于原告證人陳述的內(nèi)容，由于證人與原告存在利害關(guān)系，不能單獨(dú)證明原告所主張的事實(shí)的存在，但結(jié)合原告在評審中提交的工牌打印件，能夠佐證工人佩戴工牌上顯示有“華濱”的事實(shí)。此外，證人證言亦能夠與華濱通訊店與皇城影院、紫羅蘭等簽訂了協(xié)議并實(shí)際履行的情況。因此，原告已經(jīng)在其服務(wù)場所內(nèi)外、在服務(wù)招牌上、在服務(wù)人員的服裝和工牌等物品上、在合同等商業(yè)交易文書上標(biāo)明了訴爭商標(biāo)，本院認(rèn)為，上述證據(jù)能夠證明訴爭商標(biāo)在核定使用的推銷（替他人）服務(wù)上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用。”③
筆者認(rèn)為，在一堆看似商標(biāo)使用證據(jù)中找到推銷（替他人）項(xiàng)目上進(jìn)行了商標(biāo)法意義的使用證據(jù)是一個層層篩選的過程。第一層，要篩去非服務(wù)商標(biāo)的使用，比如在商品、包裝上商標(biāo)的使用；第二層，要篩去非推銷（替他人）服務(wù)項(xiàng)目上的商標(biāo)使用，比如僅僅是商品批發(fā)、零售的商業(yè)文書、廣告宣傳、買賣合同及發(fā)票等。最后，再從這些證據(jù)中選擇是在核定項(xiàng)目使用的服務(wù)類商標(biāo)的“使用”證據(jù)。
總結(jié)
遇到服務(wù)類商標(biāo)被“撤三”時，作為被撤銷一方，筆者認(rèn)為，不僅僅要考慮到服務(wù)商標(biāo)的“使用”，還應(yīng)當(dāng)找到商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的具體服務(wù)項(xiàng)目的“使用”，經(jīng)過層層篩選，最終將證據(jù)定位在需要保住的核準(zhǔn)項(xiàng)目上的服務(wù)商標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，再通過深思熟慮，經(jīng)過多角度判斷，尋找更多的證據(jù)。
案件來源：
?①見北京市高級人民法院（2016）京行終2038號行政判決書
②見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知民終字第1828號行政判決書
③見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第3761號行政判決書
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：羅薇 成都九鼎天元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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