模仿「技術(shù)」又不侵犯「專利」的10種情形！

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作者：王梨華浙江杭知橋律師事務(wù)所專利代理人知產(chǎn)團(tuán)

原標(biāo)題：【糾結(jié)推薦】模仿技術(shù)又不侵犯專利的10種情形

現(xiàn)階段大部分企業(yè)整體專利布局能力較弱，專利申請(qǐng)戰(zhàn)略不完善，會(huì)出現(xiàn)一些專利保護(hù)漏洞，從而出現(xiàn)既被模仿了專利技術(shù)，卻不會(huì)遭遇侵權(quán)，下列列舉一些情況，供企業(yè)參考。

專利法一方面保護(hù)創(chuàng)新，一方面鼓勵(lì)傳播；一方面鼓勵(lì)獨(dú)享，一方面要反對(duì)壟斷；一方面要加大保護(hù)，一方面要平衡公眾利益。同時(shí)專利文件具有技術(shù)性、法律性、經(jīng)濟(jì)性等多重特點(diǎn)，但不是申請(qǐng)專利就萬(wàn)事大吉，任何一個(gè)制度都有其局限性或不足之處，且受到國(guó)情和實(shí)際情況的影響，且中國(guó)企業(yè)的專利保護(hù)經(jīng)驗(yàn)時(shí)間較短，特別是現(xiàn)階段大部分企業(yè)整體專利布局能力較弱，專利申請(qǐng)戰(zhàn)略不完善，會(huì)出現(xiàn)一些專利保護(hù)漏洞，從而出現(xiàn)既被模仿了專利技術(shù)，卻不會(huì)遭遇侵權(quán)，下列列舉一些情況，供企業(yè)參考。

此處探討的模仿不侵權(quán)，指的是專利權(quán)人對(duì)技術(shù)確實(shí)有貢獻(xiàn)，模仿者也確實(shí)參考了其創(chuàng)新技術(shù)，但因?yàn)橹贫缺旧淼南拗啤⒒驅(qū)＠Ｗo(hù)角度不全面，或模仿者努力規(guī)避，從法律意義上達(dá)到了合法的不侵權(quán)效果（是否合理本文暫不多評(píng)價(jià)，至少筆者認(rèn)為還是要充分尊重專利權(quán)人之智力成果）。

一、發(fā)明整機(jī)與部件關(guān)系

發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo(hù)是整機(jī)（整體），作為配件廠家而言，只生產(chǎn)某些配件，即使配件的技術(shù)是專利權(quán)人獨(dú)創(chuàng)的，即使配件的創(chuàng)新為整機(jī)的核心創(chuàng)新部分，也不會(huì)侵權(quán)。

解讀與建議

專利保護(hù)的整機(jī)，而配件廠只生產(chǎn)某一部分，由于不存在部分技術(shù)侵權(quán)的法律依據(jù)，沒有覆蓋整機(jī)專利的所有技術(shù)特征，所以不侵權(quán)，建議申請(qǐng)整機(jī)外，就創(chuàng)新的部件單獨(dú)再申請(qǐng)專利，如果多個(gè)部件有創(chuàng)新，每個(gè)部件單獨(dú)申請(qǐng)一個(gè)專利，從而更完善更立體地進(jìn)行全方位保護(hù)。

二、外觀整機(jī)與部件關(guān)系

外觀設(shè)計(jì)保護(hù)是整體（整機(jī)），作為配件廠家而言，只生產(chǎn)某些配件，即使配件的為獨(dú)創(chuàng)的外觀設(shè)計(jì)，也不會(huì)侵權(quán)。

解讀與建議

外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判定為整體觀察，整體比較，且不存在局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的依據(jù)，部件與整體很難構(gòu)成整體上相似，所以不侵權(quán)。建議申請(qǐng)整機(jī)的外觀專利外，就創(chuàng)新的部件單獨(dú)再申請(qǐng)部件外觀專利，如果有多個(gè)部件外觀有創(chuàng)新，每個(gè)部件單獨(dú)申請(qǐng)一個(gè)外觀，最好是最小單元申請(qǐng)，申請(qǐng)的單元越小，保護(hù)范圍（力度）越大。如果申請(qǐng)的專利為部件專利，侵權(quán)者生產(chǎn)整機(jī)，那么整機(jī)會(huì)對(duì)部件外觀構(gòu)成侵權(quán)。

三、未在中國(guó)申請(qǐng)專利的國(guó)外專利技術(shù)

外國(guó)公司在國(guó)外申請(qǐng)專利，而沒有在中國(guó)申請(qǐng)專利，那么中國(guó)的企業(yè)可以毫無(wú)顧忌地直接模仿也不會(huì)侵權(quán)國(guó)外專利權(quán)。

解讀與建議
專利權(quán)有地域性，在國(guó)外申請(qǐng)的專利只能在國(guó)外保護(hù)，不能延伸到中國(guó)來(lái)保護(hù)，除非其同樣再到中國(guó)申請(qǐng)一遍，所以可以大膽地到美國(guó)、歐洲，日本等技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家專利局去查詢下先進(jìn)技術(shù)（都是公開免費(fèi)能查詢到的，不要告訴我說(shuō)你英語(yǔ)不懂），再查下是否到中國(guó)申請(qǐng)過(guò)，如果沒有申請(qǐng)，就開足馬力生產(chǎn)，當(dāng)然有一個(gè)提醒，產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)不要銷售到有專利的那個(gè)國(guó)家去。

建議為哪里有市場(chǎng)哪里有專利，國(guó)外公司若發(fā)覺中國(guó)有生產(chǎn)或銷售市場(chǎng)，那么建議在國(guó)外申請(qǐng)專利之后可以根據(jù)巴黎公約或PCT條約的規(guī)定再到中國(guó)進(jìn)行同樣內(nèi)容的專利保護(hù)，可以在中國(guó)市場(chǎng)獲得壟斷，當(dāng)然國(guó)外到中國(guó)申請(qǐng)專利的費(fèi)用遠(yuǎn)低于到國(guó)外申請(qǐng)專利之費(fèi)用。

四、外觀圖案轉(zhuǎn)用到其他產(chǎn)品

圖案比較特別的專利產(chǎn)品，模仿者可以將其圖案轉(zhuǎn)用到其他產(chǎn)品中去，也不侵權(quán)，如將T恤上的圖案設(shè)計(jì)到褲子上，或者設(shè)計(jì)到枕套上，不侵權(quán)。

解讀與建議

由于外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品類別不同，不會(huì)構(gòu)成專利法上的專利侵權(quán)。當(dāng)然還要審查下這些圖案是否有版權(quán)保護(hù)，如果有版權(quán)保護(hù)的，那么將圖案用在其他產(chǎn)品上不構(gòu)成專利侵權(quán)，但構(gòu)成版權(quán)侵權(quán)。

五、外觀形狀轉(zhuǎn)用到其他產(chǎn)品

形狀比較特別的外觀專利產(chǎn)品，將其形狀用到其他產(chǎn)品中去，也不侵權(quán)，如將音響的獨(dú)特的雞蛋形狀引用到儲(chǔ)蓄罐產(chǎn)品，不侵權(quán)。

解讀與建議

由于產(chǎn)品類別不同，不會(huì)構(gòu)成專利侵權(quán)，同時(shí)，通常情況下，形狀又不能通過(guò)版權(quán)保護(hù)（除非具有特殊獨(dú)創(chuàng)性的工程設(shè)計(jì)作品），所以很少有版權(quán)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

六、外觀產(chǎn)品更新要局部申請(qǐng)

產(chǎn)品推向市場(chǎng)前申請(qǐng)了基本款外觀設(shè)計(jì)專利，在之后的產(chǎn)品更新?lián)Q代過(guò)程中，由于僅僅是局部改進(jìn)，某些零部件的外形改變，此時(shí)若仍然采用整體申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)的方式，則可能會(huì)出現(xiàn)在后的新產(chǎn)品由于與之前的基本款整體產(chǎn)品不大，而被認(rèn)為為實(shí)質(zhì)相同的產(chǎn)品而被認(rèn)定為重復(fù)授權(quán)或構(gòu)成現(xiàn)有設(shè)計(jì)，從而將在后更新?lián)Q代產(chǎn)品專利宣告無(wú)效掉。往往悲慘的時(shí)，有一些專利權(quán)人因?yàn)樾庐a(chǎn)品專利獲得證書后放棄老產(chǎn)品外觀，此時(shí)出現(xiàn)新產(chǎn)品專利被宣告無(wú)效，老產(chǎn)品專利又放棄專利權(quán)的尷尬畫面。

解讀與建議

老產(chǎn)品專利進(jìn)行更新?lián)Q代的新產(chǎn)品時(shí)，不建議再行整體申請(qǐng)專利，而是哪個(gè)零部件有改進(jìn)，僅單獨(dú)申請(qǐng)零部件專利，之后維權(quán)時(shí)，將老產(chǎn)品外觀起訴整體相似侵權(quán)，新產(chǎn)品的零部件外觀專利起訴相同侵權(quán)，獲得更完善的專利保護(hù)。

七、先在網(wǎng)絡(luò)上銷售后再申請(qǐng)專利

一個(gè)產(chǎn)品在申請(qǐng)專利之前已經(jīng)在市場(chǎng)上銷售過(guò)，比如淘寶或京東上有銷售記錄，后專利被授權(quán)，那么雖然專利證書存在，即使專利技術(shù)為專利權(quán)人原創(chuàng)技術(shù)，但由于該專利實(shí)質(zhì)上不符合專利法的授權(quán)條件應(yīng)被無(wú)效掉，此時(shí)即使和專利技術(shù)完全一樣的模仿，若專利權(quán)人指控侵權(quán)，模仿人也可以根據(jù)在先銷售記錄進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯從而不侵權(quán)。

解讀與建議

產(chǎn)品未動(dòng)，專利先行，更準(zhǔn)確地說(shuō)，產(chǎn)品未進(jìn)入市場(chǎng)之前先申請(qǐng)專利（只需要先提交專利申請(qǐng)即可，不是要求專利審批證書成功），以免因在專利申請(qǐng)之前技術(shù)公開導(dǎo)致專利被宣告無(wú)效，即使自己公開的行為也會(huì)被認(rèn)為專利無(wú)效，比如產(chǎn)品先銷售，比如先發(fā)表論文、比如先參加展會(huì)等等。

八、季節(jié)性強(qiáng)的產(chǎn)品

專利申請(qǐng)?jiān)谖慈〉脤＠C書之前，由于專利權(quán)人自行產(chǎn)品隨后上市，模仿者可以根據(jù)專利權(quán)人的產(chǎn)品進(jìn)行快速模仿，由于尚未取得專利權(quán)，無(wú)法進(jìn)行維權(quán)，而當(dāng)專利證書獲得后，該產(chǎn)品已經(jīng)更新?lián)Q代，市場(chǎng)上已經(jīng)沒有相同產(chǎn)品了。因此在專利證書獲得前即使出現(xiàn)模仿也不屬于侵犯專利權(quán)的行為，該產(chǎn)品適合季節(jié)性強(qiáng)的產(chǎn)品，或更新比較快的產(chǎn)品，比如服裝、窗簾布藝、一些產(chǎn)品面板。

解讀與建議

目前實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)一般在6個(gè)月左右授權(quán)，當(dāng)然有一部分特定產(chǎn)業(yè)集群區(qū)設(shè)置了外觀設(shè)計(jì)加快受理與審查的受理處，最快在一個(gè)月左右可以取得專利證書進(jìn)行維權(quán)。同時(shí)可以提前申請(qǐng)，在產(chǎn)品初步成型推出市場(chǎng)之前的研發(fā)階段先行申請(qǐng)專利，節(jié)約專利審批時(shí)間，如果上述方法仍然無(wú)法進(jìn)行保護(hù)，那么專利權(quán)人只能通過(guò)快速推廣產(chǎn)品的方式來(lái)獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)了。

九、僅按專利附圖模仿

按照專利的附圖或者說(shuō)明書來(lái)實(shí)施或模仿，但專利的權(quán)利要求未將該部分內(nèi)容寫入保護(hù)范圍，或者權(quán)利要求撰寫錯(cuò)誤，因此也不侵權(quán)。

解讀與建議

只記載在說(shuō)明書或說(shuō)明書附圖的而未寫入權(quán)利要求書的技術(shù)方案視為捐獻(xiàn)給社會(huì)的技術(shù)方案，不會(huì)得到專利權(quán)的保護(hù)。

說(shuō)明書附圖有，但權(quán)利要求書撰寫錯(cuò)誤，也同樣得不到保護(hù)。

建議，凡是寫入說(shuō)明書或說(shuō)明附圖的技術(shù)內(nèi)容都納入到權(quán)利要求中去，這樣既可以獲得比較完善的專利權(quán)保護(hù)，同時(shí)由于權(quán)利要求寫的更細(xì)致，專利權(quán)更不容易被無(wú)效，專利權(quán)更穩(wěn)定。

撰寫錯(cuò)誤的避免請(qǐng)選擇專業(yè)度高，經(jīng)驗(yàn)豐富，責(zé)任心強(qiáng)的代理機(jī)構(gòu)和代理人，同時(shí)要協(xié)助專利代理人分析與檢查專利撰寫文件，不要因?yàn)樘峤涣思夹g(shù)交底資料有萬(wàn)事大吉了，與代理人的充分溝通和交流，既可以對(duì)專利代理人工作的監(jiān)督，往往可以獲得更準(zhǔn)確和完善的專利保護(hù)內(nèi)容，為未來(lái)專利維權(quán)做好鋪墊。

十、發(fā)明實(shí)用專利撰寫保護(hù)范圍過(guò)小

發(fā)明和實(shí)用新型專利撰寫權(quán)利要求書時(shí)候，寫的內(nèi)容偏多，技術(shù)特征數(shù)量龐雜，而專利侵權(quán)判定又遵循全面覆蓋原則，專利權(quán)利要求寫入過(guò)多的非必要技術(shù)特征，模仿人僅選用專利的核心技術(shù)，而不采用那些非必要技術(shù)特征，導(dǎo)致不侵權(quán)。

解讀與建議

撰寫權(quán)利要求，只需要某一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)有創(chuàng)新高度即可獲得專利證書，而沒有必要將產(chǎn)品中的所有創(chuàng)新點(diǎn)都寫入獨(dú)立權(quán)利要求，可以寫入從屬權(quán)利要求，或者單獨(dú)寫成一個(gè)新專利來(lái)進(jìn)行部件專利保護(hù)。在選擇代理人時(shí)，可以選擇有訴訟經(jīng)驗(yàn)的專利代理人，對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍有深刻的理解，避免好的技術(shù)未得到好的專利保護(hù)。

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作者：王梨華浙江杭知橋律師事務(wù)所專利代理人知產(chǎn)團(tuán)

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君

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