直接侵權是間接侵權成立的前提嗎？ --兼評西電捷通案

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：盧宏 

原標題：直接侵權是間接侵權成立的前提嗎？ ----兼評西電捷通案

2017年3月22日，北京知識產(chǎn)權法院就西電捷通訴索尼專利侵權一案下達了一審判決，被告索尼公司停止侵害該專利權的涉案行為，并賠償原告西電捷通公司總計910萬元。筆者就本案做出以下評述。

關鍵詞：西電捷通  直接侵權  間接侵權  方法專利

北京知識產(chǎn)權法院2017年3月22日作出（2015）京知民初字第1194號判決，判決被告索尼公司停止侵害該專利權的涉案行為，并賠償原告西電捷通公司經(jīng)濟損失8629173元以及合理支出474194元，總計910萬元。該案判決一出，即引起廣泛關注，本案中有諸多亮點。首先是由北知院院長帶隊作為審判長組成五人大合議庭，合議庭成員都是是資深的知識產(chǎn)權法官；第二，該案涉及標準專利，而且是中國國內(nèi)企業(yè)訴外國公司侵犯其專利權； 第三，該案判決要點有多方面的突破和發(fā)展，其中就涉及到關于間接侵權的適用問題。在評述本案之前，我們來回顧一下間接侵權的來由和發(fā)展。

說間接侵權，就不得不說美國的專利司法審判實踐。因為間接侵權這個概念，完全是個從美國來的舶來品，在我國的專利法當中并沒有這樣一個概念。

美國專利法典第35章第271條規(guī)定了專利侵權的定義，特別是第271條a、b、c，三項。對應上述三種情況的侵權通常被命名為直接侵權、引誘侵權和幫助侵權。

為了分析方便，我們節(jié)選美國專利法的相關條文的原文。

a項的表述是：除本法另有規(guī)定外，在專利有效期內(nèi)，任何人在美國境內(nèi)未經(jīng)許可制造、使用，許諾銷售、銷售任何專利保護的發(fā)明創(chuàng)造，或者是將受專利保護的發(fā)明創(chuàng)造進口到美國，則構成對該專利的侵權（whoever .....infringes the patent）。

b項的表述是：任何人積極地引誘一專利侵權(whoever ....induces infringement)，應當承擔侵權者的責任。

c項的表述是：任何人將一個受專利保護的機器、制品、組合物的部件在美國境內(nèi)許諾銷售或者銷售，或者是進口到美國，或者是用于實施專利方法的材料或裝置的一個部件，而這個部件是構成了該發(fā)明的實質(zhì)部分，同時知道該部件是專門被制造或者被使用在專利侵權中(in an infringement of such patent)，而該部件不是一個具有實質(zhì)上非侵權用途的通用商品，這樣的人應該作為幫助侵權者承擔責任。

如果我們從文法上分析美國專利法關于侵權定義，我們可以得到如下的結論：

1.構成侵權的行為，是一個人實施了專利所保護的技術方案，才構成侵權，也就是說，這個侵權人實施了某項權利要求記載的包含所有技術特征的技術方案。

2.引誘侵權當中的引誘行為的結果導致一個直接侵權，因此，引誘侵權成立的前提條件是，有一個直接侵權行為的發(fā)生。

3. 關于幫助侵權，其定義當中，這樣的幫助行為是指銷售，或許諾銷售了相關核心部件，而且?guī)椭袨槿酥?，該部件是用于侵犯該專利產(chǎn)品，或用于實施該專利方法的關鍵部件，而且，該部件非一般商品，不能有其他非侵權的用途。這段話當中也明確說到上述銷售或許諾銷售行為的對象是用于專利侵權的。因此也如同上述的引誘侵權一樣，幫助侵權成立的前提條件是有一個直接侵權。

在美國的司法實踐當中，通常也將上述引誘侵權和幫助侵權，歸納為與第a款對應的另外一種侵權，即間接侵權。也就是說，在上述間接侵權的概念之下，只包括引誘侵權和幫助侵權，同時間接侵權成立的前提，都是有一個直接侵權的發(fā)生,或者說需要權利人能夠證明在法域內(nèi)有直接侵權行為發(fā)生。

回到中國關于專利侵權的法律規(guī)定，我們可以看到，中國專利法中并沒有關于間接侵權的任何法律規(guī)定，而僅規(guī)定了直接侵權的行為。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋之二》中的第21條，對于明知有關產(chǎn)品是專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的，將該產(chǎn)品提供給他人實施侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為，屬于侵權責任法第九條規(guī)定的，幫助他人實施侵權行為的，人民法院予以支持。該條第二款，還規(guī)定：明知有關產(chǎn)品，方法被授予專利權，未經(jīng)專利權人許可為生產(chǎn)經(jīng)營目的，積極誘導他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。

從這兩條規(guī)定的文字看出，很明顯是對應美國專利法第271條c和b兩款的規(guī)定，即規(guī)定了幫助侵權和引誘侵權的侵權人的責任。同時我們也可以看到，與美國早先判例法一樣，引誘侵權和幫助侵權的成立是以被誘導人和被幫助人實施的直接侵權行為為前提的。與美國法相關條款不同的是在幫助侵權行為時，幫助人是“提供”給他人實施侵犯專利權的行為，而并未限定是銷售或許諾銷售，從這一點規(guī)定上講，最高法院的司法解釋似乎比美國專利法的規(guī)定提供了更寬泛的可能性。

上述兩種情況，是我國學界和司法界通常認為的間接侵權行為。從該法律規(guī)定當中，我們也看到間接侵權是以直接侵權為前提條件的。

對于方法專利的侵權認定中，還會出現(xiàn)另一種特殊的情況，特別是當今互聯(lián)網(wǎng)時代，使得方法的實施可以在多個主體和不同地點依次實施。在這多個主體中，往往還包括最終用戶這一環(huán)。

在美國司法實踐當中還發(fā)展出一種“分割的直接侵權”（divided infringement），該侵權行為是由兩人或以上的人共同完成，例如被告實施了技術方案當中某些步驟, 而從總體上而言，多個人共同完成一個專利侵權行為，但是多個人的行為實質(zhì)上是有主次的，或者說，所有人的行為可以歸咎于其中的某一人，即本人—代理關系（principal-agent relationship）。最初這種“分割的直接侵權”的認定具有嚴格的限定，僅僅適用于兩種情形 （1）當一方指導或控制（direct or control）另一方的行為；（2）兩方形成聯(lián)營關系時（BMC Res., Inc. v. Paymentech  L.P., 498 F.3d 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2007) ）。關于“指導或控制”，聯(lián)邦巡回法院認為應當遵從一般的替代責任（vicarious liability）原則，即當一方與另一方存在代理關系或合同關系時，一方應當作為直接侵權人承擔相應的專利侵權責任（See BMC, 498 F.3d at 1380–81.）。

2015年，聯(lián)邦巡回法院在Akamai案（Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Nos. (Fed. Cir. August 13, 2015)）中進一步發(fā)展了上述原則，認為在確定一方對另一方是否存在“指導或控制”時，如果能夠證明一方（被控侵權方）能制約在侵權活動中的參與或通過另一方執(zhí)行該方法專利的一個或多個步驟中獲利，而且確立該執(zhí)行的方式和時機，（when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance），這樣的情況下，另一方行為的結果應當由一方承擔責任。

該案判決一出，即引起不小轟動，有人評述認為該案勾勒出對于單一實體未實施方法權利要求全部步驟時直接侵權認定的法律框架（http://www.linkedin.com/pulse/us-patentsvicarious-liability-direct-infringement-method-singh），以及引誘間接侵權并不需要以認定直接侵權為前提，這將有利于對涉及基于網(wǎng)絡的平臺或服務，包括在線零售、在線內(nèi)容提供、在線銀行或交易專利的保護。

同樣，西電捷通案一出，即有人將此案類比為美國的 Akamai案（http://biaotianxia.com/article/3636.html），但筆者認為，兩案并不完全類似。

本案中，作為方法類型的權利要求1限定的該方法包括7個步驟，其中步驟1、6由MT（移動終端）完成，步驟2、5由AP（無線接入點）完成，步驟3、4由AS（WAPI鑒別服務器）完成。在該方法所包括的7個步驟中，僅僅步驟1、步驟6是由移動終端MT一方來完成的，方法步驟中的其他步驟均非MT端完成，而是由AP、AS端完成。

移動端（手機）在出廠前，存在內(nèi)部檢測過程，被控侵權方購買了合法的設備，并用于檢測移動端的WAPI 功能，在此行為中，應該說是由被控侵權方直接實施了專利方法，具備了直接侵權行為的行為要件，但此環(huán)節(jié)中的問題是檢測設備正是原告方出售的。原告方主張其方法專利并不存在權利窮竭，而此點也得到法院支持。這是另一個問題。在本文中不做討論。

本案中，首先可以判定的是對于被告單純的制造、銷售手機的行為，是不能構成直接侵權的。

同時，我國的侵權責任法中規(guī)定了共同侵權責任，但是共同侵權責任通常要求共同侵權人主觀上具有共同過錯時才成立。對于本案而言，MT  AS  AT各方很難認定具有共同的故意或過失，因此也不適合用共同侵權責任來規(guī)范。

本案中，當移動端（手機）出售以后，由于其手機中具有WAPI功能，因此，當用戶開啟此功能并接入具有WAPI功能的局域網(wǎng)時，則會自動完成專利方法所保護的過程。從這一過程可以看到，被告并沒有參與到移動端使用時實施的專利方法的過程，被告方只是提供了一個實施該專利方法的設備即移動端。而整個專利方法也不是由移動端的用戶獨立完成，也就是說并沒有直接侵權發(fā)生，況且，即使移動端用戶實施了整個專利方法，也難謂是為“生產(chǎn)經(jīng)營目的”。

因此，本案中被控侵權人的行為與Akamai案并不完全相同。 在Akamai案中被告方參與到專利方法中的其中某一步驟，而由第三人完成其他步驟，被告與第三人從整體上實施了專利方法。 而本案中對于被告出售具有WAPI功能的手機的行為，似乎更接近“誘導侵權”或者“幫助侵權”的模式，而不適合前敘的“分割的直接侵權”，因為，被告方并未參與到可能的“直接侵權”行為的實施過程中。本案的問題在于，用戶（被幫助者）亦未實施直接侵權行為，而是其他方參與其中，共同實施了專利方法的所有步驟。

西電捷通案一審法院在此問題上超越了現(xiàn)有的法律規(guī)定。一審法院認為：“一般而言，間接侵權行為應以直接侵權行為的存在為前提。但是，這并不意味著專利權人應該證明有另一主體實際實施了直接侵權行為，而僅需證明被控侵權產(chǎn)品的用戶按照產(chǎn)品的預設方式使用產(chǎn)品將全面覆蓋專利權的技術特征即可，至于該用戶是否要承擔侵權責任，與間接侵權行為的成立無關”。

但是一審法院在說明本案中間接侵權不宜以直接侵權的認定為前提時，僅僅解釋為“因為在一些使用方法專利中，實現(xiàn)全面覆蓋涉案專利權要求技術特征的主體多為用戶，而用戶因其非生產(chǎn)經(jīng)營目的不構成專利侵權，此時如果機械適用“間接侵權行為應以直接侵權行為的存在為前提”，將導致涉及用戶的使用方法專利不能獲得法律保護，有違專利法針對此類使用方法授予專利權制度的初衷”。實際上，本案中不能確定直接侵權行為，還不僅僅在于是否為“生產(chǎn)經(jīng)營目的”，而在于并沒有一個直接侵權的主體。本案中，用戶也不是實施專利保護方法中各步驟的唯一行為人。

筆者理解一審法院的觀點可以理解為：1、原告不需要證明直接侵權行為的發(fā)生，只需要證明被告提供的產(chǎn)品在后續(xù)使用過程中，能完成專利方法所有的步驟，即使這些步驟不是由被控侵權產(chǎn)品單獨完成；2、即使后續(xù)的覆蓋專利方法所有步驟的行為不構成直接侵權（該用戶不需要承擔侵權責任），也不影響對間接侵權（幫助侵權或者引誘侵權）的認定。

因此，本案一審法院認為間接侵權不宜以直接侵權的認定為前提，實際上已經(jīng)走出了兩步之遠，不但不需要“專利權人應該證明有另一主體實際實施了直接侵權行為”，而且即使沒有直接侵權行為被認定的可能，也不妨礙間接侵權的認定。

如果此規(guī)則能被后續(xù)的上訴法院，甚至最高院認可的話，中國的專利侵權判定規(guī)則將有重大突破。

值得注意的是，美國最高法院于2014年6月2日發(fā)出了Akamai案的判決，其中并沒有對CAFC關于多方參與的直接侵權行為的認定規(guī)則提出異議，但是認為不應當在沒有確定直接侵權的前提下，認定引誘間接侵權的成立。聯(lián)邦巡回法院因擔心可能的侵權人為了規(guī)避侵權責任，將方法專利中的多個步驟分割為不同的行為人實施，從而逃避侵權責任的情形，但美國最高院認為“為了避免上述結果的愿望不能使這種從根本上改變專利法明確規(guī)定的引誘侵權責任規(guī)則的做法合法化（a desire to avoid this consequence does not justify fundamentally altering the rules of inducement liability clearly required by the Patent Act’s text and structure）”。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：盧宏 

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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