專利間接侵權的認定 ——兼評“西電捷通”訴“索尼”案

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作者：莊佳麟  中國銀聯(lián)股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

原標題：原創(chuàng)：專利間接侵權的認定 ——兼評“西電捷通”訴“索尼”案

“西電捷通”訴“索尼”案作為近些年國內最轟動的專利訴訟之一，引起了多方的關注及議論，本文謹圍繞專利“間接侵權”這一焦點進行探討，以期拋磚引玉。

1、案情簡介

2015年7月，西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司（下稱：西電捷通）就一件名為“一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法”的發(fā)明專利的權利要求1、2、5、6將索尼移動通信產品（中國）股份有限公司（下稱：索尼）告上了北京知識產權法院（下稱北知院）。北知院于2017年3月作出一審判決，判決索尼侵犯西電捷通該發(fā)明專利，須立即停止侵犯涉案專利權行為，支付經濟損失賠償額8,629,173元。

該專利的權利要求1描述了一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法，其中，移動終端MT的證書與無線接入點AP將證書發(fā)往認證服務器AS進行認證，認證服務器AS根據移動終端MT和無線接入點AP上傳的信息判斷其合法性，并反饋認證結果，以實現(xiàn)上網認證及安全通信。權2、5、6則引用了權1，對于專利侵權而言，無需進一步判定。

2、焦點問題

本案焦點在于該專利的權利要求1并未采用“單側撰寫方式”，使得專利侵權判定較為復雜。根據《專利法》第十一條規(guī)定的侵權行為和《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定的“全面覆蓋原則”，必須要有多個主體（移動終端的用戶、無接入點提供者、認證服務器提供者）共同完成本專利權利要求1的所有步驟。

一、共同侵權及間接侵權

《專利法》中所述的共同侵權是基于民法的基本理論，其規(guī)定受到了傳統(tǒng)民法中侵權法理論及規(guī)定的影響，專利共同侵權的理論基礎就是我國民法、侵權責任法中的共同侵權理論，此外，本案判決引用了《侵權責任法》相關條款。綜上，筆者認為有必要闡述一下民法中共同侵權的相關條款，幫助我們更好的理解共同侵權及間接侵權。

3、民法中的共同侵權

民法將由多個主體共同實施的侵權行為稱作為共同侵權，我國《民法通則》第一百三十條規(guī)定：二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任。隨后《侵權責任法》第八條沿襲了《民法通則》第一百三十條，規(guī)定二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。上述法條確定了共同侵權的基本構成，即：多個主體（二人以上）、共同過錯（共同故意）、共同實施、造成損害和共同責任（連帶責任）。

此外，《侵權責任法》又規(guī)定了多個主體各自實施了完整的侵權行為，造成他人損害的。若每個主體的侵權行為都足以造成全部損害的，承擔連帶責任（第十一條）。若能夠確定責任大小的，各自承擔相應的責任；難以確定責任大小的，平均承擔賠償責任（第十二條）。而這兩條法條則是確定了承擔不同責任的無意思聯(lián)絡的共同侵權。

綜上所述，民法中的多個主體共同實施侵權行為包括：共同侵權和無意思聯(lián)絡的共同侵權兩種形式。

4、專利法中的共同侵權

《侵權責任法》作為《專利法》的上位法對共同侵權作出了基礎性的規(guī)定，對于共同侵權的認定，須結合《專利法》及其相關司法解釋和《侵權責任法》。

專利共同侵權是二人以上共同為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為。專利無意思聯(lián)絡的共同侵權是多個主體各自為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品，每個主體的侵權行為都足以造成損害的（此處不區(qū)分責任大?。?。

5、專利間接侵權

在中國現(xiàn)行法律框架下，僅《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱司法解釋二）第二十一條對專利間接侵權作出了一定描述，其將專利間接侵權的行為歸到了《侵權責任法》第九條的內容下，即教唆侵權和幫助侵權。

其實，間接侵權還包括多個主體共同完成了某一方法專利或共同制造、生產某個專利產品，但單個主體沒有實施整個專利，無法通過“全面覆蓋原則”對其進行規(guī)制，只能通過擴大專利權的保護力度，判定上述單個主體承擔連帶責任或部分責任。此類分離式間接侵權已在美國法律中有所規(guī)定，但在中國，目前法律中并未正式規(guī)定。

二、專利間接侵權的認定

就本案而言，被告行為是否構成侵權需要從共同侵權、無意思聯(lián)絡的共同侵權、教唆侵權和幫助侵權等角度進行探討。若突破現(xiàn)行法律框架，將專利間接侵權（分離式侵權）規(guī)則引用至本案，被告的行為是否構成侵權？值得筆者及各位讀者思考。

6、關于無意思聯(lián)絡的共同侵權

筆者認同北知院的觀點，即“涉案專利需要通過終端MT、接入點AP和認證服務器AS三個物理實體方能實施，很顯然被控侵權產品作為MT一方，與AP、AS各方的行為均未獨立構成侵害涉案專利權。在此基礎上，原告主張被告構成侵權責任法第十二條意義上的共同侵權行為不能成立?！庇捎诓⒎敲總€主體都實施了完整的侵權行為，造成他人損害的，所以無意思聯(lián)絡的共同侵權不成立。

7、關于教唆侵權和幫助侵權

筆者不認同北知院的觀點。教唆侵權和幫助侵權的判定需包括：主觀過錯、直接侵權行為發(fā)生、教唆或幫助行為與直接侵權行為之間存在因果關系。

司法解釋二的第二十一條明文規(guī)定了“明知有關產品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。明知有關產品、方法被授予專利權，未經專利權人許可，為生產經營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權行為的，人民法院應予支持?！逼渲忻鞔_指出了“提供給他人實施了侵犯專利權的行為”和“誘導他人實施了侵犯專利權的行為”，這就表示認定教唆侵權或幫助侵權應當以“他人實施了侵犯專利權的行為”為前提，即以直接侵權行為發(fā)生為前提。

回到本案，由于權利要求1為方法權項，侵犯該權項的行為是使用專利方法，就本權項來看，使用該方法的主體為用戶。而《專利法》第十一條又規(guī)定了專利侵權需以生產經營為目的，一般情況下，用戶使用手機，不以生產經營為目的，所以不構成直接侵權。

對于直接侵權行為發(fā)生，法院認為“一般而言，間接侵權行為應以直接侵權行為的存在為前提。但是，這并不意味著專利權人應該證明有另一主體實際實施了直接侵權行為，而僅需證明被控侵權產品的用戶按照產品的預設方式使用產品將全面覆蓋專利權的技術特征即可，至于該用戶是否要承擔侵權責任，與間接侵權行為的成立無關?！比欢@段論述基本無視司法解釋二中第二十一條的規(guī)定，擴大了對專利權人的保護，損害了公眾自由使用現(xiàn)有技術的權利。這一判決也使得公眾無法信賴權利要求所公示的專利保護范圍以及法律的確定性，打破了專利權人與社會公眾之間的平衡。此外，有些學者評論說用戶也可能從事經營活動，所以滿足“以生產經營為目的”的要求，但筆者認為：非特殊情況下，用戶一般不涉及“以生產經營為目的”，如果僅以特殊情況為例，那賠償額是否也應該按照特殊情況而定？這樣方顯法律的公平。

對于教唆或幫助行為與直接侵權行為之間存在因果關系，法院認為“對于硬件和潤健結合的WAPI功能模塊組合而言，其在實施涉案專利之外，并無其他實質性用途，故應該被認定為專門用于實施涉案專利的設備”和“被告明知被控侵權產品中內置有WAPI功能模塊組合，且該組合系專門用于實施涉案專利方法設備，未經原告許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施涉案專利的行為，已經構成幫助侵權行為?！钡P者提出一個疑問，該幫助行為與直接侵權行為之間是否存在因果關系？對于方法專利間接侵權，往往涉及多個實施主體及多個步驟，其中一個實施主體所提供的設備、零部件或中間件可能僅僅用于實施方法專利中的某一步，直接侵權行為人需要集齊多個設備，才能實現(xiàn)“全面覆蓋原則”的要求，如果類似間接侵權成立，司法是否擴大了專利權的邊界？

綜上所述，方法專利的教唆侵權和幫助侵權判定中，不僅須注意“間接侵權要以直接侵權為前提”，而且還須注意“教唆或幫助行為與直接侵權行為之間是否存在因果關系”。

8、關于間接侵權（分離式間接侵權）

就本案而言，如果適用分離式間接侵權將與幫助侵權一樣，遇到“直接侵權是否存在”的問題。該方法專利權利要求1的使用主體是用戶，且涉及3個不同的設備（移動終端MT、無線接入點AP、認證服務器AS），如果不以直接侵權為前提，就判定移動終端MT、無線接入點AP或認證服務器AS中的一方間接侵權成立，那就會使得方法專利的保護范圍無限度擴張，僅使用其中若干技術特征就能實現(xiàn)專利侵權判定，這遠遠超出了公眾對“全面覆蓋原則”以及《專利法》的認知。況且，此類問題完全可以通過“單側撰寫”或“裝置權項”來規(guī)避，并不需要法院通過事后調整的方式，給予專利權人更好的法律救濟，方法專利間接侵權的判定需慎之又慎。

此外，方法專利的間接侵權涉及多個實施主體，此時如何認定共同過錯及共同實施了侵權行為是侵權判定的關鍵。對于我國而言，適當借鑒美國在此問題上的做法是較為合適的，無論技術如何發(fā)展，間接侵權判定不應為此改變。沒有共同故意和共同過失，沒有用戶實施直接侵權行為的情況下，判定間接侵權成立將是難以操作的。如果司法機關認為在互聯(lián)網、軟件、分布式網絡和云計算風行的時代，通訊方法、使用方法、處理方法專利在行使時面臨巨大的挑戰(zhàn)，需加強對方法專利權的保護，那就應該通過立法的途徑來處理，并且不溯及既往。

三、總結

通過以上的論述，筆者認為關于多個實施主體的方法專利間接侵權判定，應以直接侵權為前提。在無法認定為教唆侵權和幫助侵權的情況下，可以適當使用分離式間接侵權理論。無論如何，筆者都不希望看到權利人花費大量成本研發(fā)的新技術無法得到法律的保護，所以在必須以直接侵權為前提的專利間接侵權認定方面，權利人在專利撰寫時也應該運用單側撰寫的方式，從源頭避免無法認定間接侵權的可能，充分全面地保護專利技術方案。

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作者：莊佳麟  中國銀聯(lián)股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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