86年申請的“茅臺”商標緣何被撤銷？

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作者：袁博 同濟大學

原標題：86年申請的“茅臺”商標緣何被撤銷？

日前，由張某于1986年申請的“茅臺牌及圖”商標被中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司提出撤銷申請而引發(fā)的商標行政糾紛案已審結，北京市高級人民法院認可一審法院的看法，認為在案證據(jù)不能證明訴爭商標于指定期間內(nèi)在核定使用商品上進行了商標法意義上的使用，訴爭商標應當予以撤銷。那么，這個在1986年就申請的商標，為何不能被法院認可為在核定使用商品上進行了商標法意義上的“使用”呢？

該案中，張某提交了四份證據(jù)：其中證據(jù)1（茶葉包裝照片）沒有顯示形成時間；證據(jù)2、3、4為張某與他人簽訂的茶商品包裝采購合同，而這三份證據(jù)，法院認為不能證明訴爭商標于指定期間內(nèi)在“茶”商品上進行了有效的商業(yè)性使用。

這是為什么呢？

《商標法》第四十八條規(guī)定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。

顯然，在商品包裝采購合同中使用商標，嚴格意義上連在“商品交易文書上”的使用都算不上（因為該合同的交易對象不是“茶”而是其包裝），廣義上實為一種“象征性使用”。所謂“象征性使用”，是指在商業(yè)活動中，很多經(jīng)營者為了規(guī)避商標法關于商標使用的要求，出于維持商標存在的需要而進行少量使用，由于有違商標法的立法宗旨，不應被視為“實際使用”。【1】

顯而易見，作為一個1986年就申請注冊的“茅臺”商標，近三十年的時間，張某卻只能提供四件有效度不足的證據(jù)，筆者認為，在證明商標使用方面過于單薄，只具有象征意義。

那么，如何才能算真正的對商標的“實際使用”呢？

使用是商標權中的積極權能，是通過把商標符號與產(chǎn)品或服務相聯(lián)系向公眾宣示商標權利人商譽的行為，是主動實現(xiàn)商標權的內(nèi)在行為。因此，構成商標“實際使用”的客觀行為只能是商業(yè)性的，而不是非商業(yè)性的；只能是公開的，而不是封閉的；只能是主動的，而不是消極的；只能是表明商品來源的，而不是毫無意義的。

首先，商標的“實際使用”應當表明商品來源。“表明來源”要求商標的使用與特定的商品或服務相結合，同時使相關公眾得以通過該商標識別商品的來源。因此，那些不能表明商品來源的，不視為商標的“實際使用”。例如，向公眾散發(fā)標有商標標識的廣告，但上面沒有注明商品及生廠商，就不構成“實際使用”。

其次，商標的“實際使用”是指實質的“商業(yè)性使用”。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，僅將商標注冊信息予以公布或者作出對某個注冊商標享有專用權的聲明，不應視為商標法意義上的使用。

再次，商標“實際使用”指的是“公開使用”。商品或服務僅在企業(yè)內(nèi)部流通沒有進入市場的，因為消費者沒有接觸商標的機會，所以不構成“實際使用”。商品的內(nèi)部流通中對商標的使用包括多種形式，如在經(jīng)營者內(nèi)部發(fā)行的資料上印有商標，在生產(chǎn)部門的配料單上使用商標等。

最后，如前所述，以維持商標注冊為唯一目的或主要目的的使用不應構成“實際使用”。商標實踐中，很多經(jīng)營者出于維持商標存在的需要而進行“象征性”使用，由于有違商標法的立法宗旨，同樣不應被視為“實際使用”。

除了前述的要求外，根據(jù)《商標法》第四十九條的規(guī)定，注冊商標在使用過程中不得改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項。

因此，嚴重違反注冊事項的，就不能稱為商標的“實際使用”。

首先，改變注冊商標而使用的，不構成“實際使用”。根據(jù)第四十九條的規(guī)定，改變注冊商標的，商標局會責令改正或撤銷。但是，筆者認為，對于商標在實際使用中對商標的非顯著性元素的視覺效果上的微小“改變”，仍然應當予以寬容。事實上，對于此種情形，《巴黎公約》【2】以及英國、日本等國家均堅持了“微小改變不影響相同認定”的規(guī)定。

其次，在非注冊類別的商品上使用，不構成“實際使用”。司法實踐中，司法機關對于核定商品類別上的使用持嚴格解釋的立場，【3】即使是在與核定類別相近的商品上使用，一般也不認定為相同意義上的“實際使用”。

注解：

1、如“大橋DAQIAO及圖”商標案。

2、《巴黎公約》第5條之3的第(2)條對此就有明確規(guī)定,即“商標所有權人使用的商標,與其在本同盟成員國之一所注冊的商標的形式只有細節(jié)不同而并未改變其顯著特征者,不應導致注冊無效,也不應減少對該商標所給予的保護”。

3、 如“GNC”商標案、“萬寶”商標案等。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：袁博   同濟大學

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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