【案例分享】三個(gè)月搞定337調(diào)查初裁？

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作者：徐迎春上海沐瞳科技有限公司

原標(biāo)題：【案例分享】三個(gè)月取得ITC案件初裁勝利

2016年8月19日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）就新加坡創(chuàng)新科技公司（Creative）對(duì)Blackberry、Samsung、Lenovo等8家企業(yè)發(fā)起的337調(diào)查（案號(hào)：337-TA-994）發(fā)布初步裁決，判定涉案專利無(wú)效。自2016年5月5日該案件立案調(diào)查到初步裁決發(fā)布僅僅歷時(shí)3個(gè)多月。短短幾個(gè)月的時(shí)間，劇情是如何逆轉(zhuǎn)的呢？

根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)（現(xiàn)被匯編在《美國(guó)法典》第19卷第337節(jié)）的規(guī)定，如果任何進(jìn)口貿(mào)易中存在進(jìn)口產(chǎn)品侵犯美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為以及進(jìn)口貿(mào)易中的其他不公平競(jìng)爭(zhēng)行為。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（the United States International Trade Commission, ITC）都可以進(jìn)行行政調(diào)查，即通常所謂的337調(diào)查。實(shí)踐中，337調(diào)查主要針對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品侵犯美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，且大部分都是針對(duì)專利或商標(biāo)侵權(quán)行為，少數(shù)調(diào)查涉及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為等。如果ITC委員會(huì)認(rèn)定相關(guān)企業(yè)存在違反337條款的行為，則可以發(fā)布排除令等，排除相關(guān)企業(yè)甚至是整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)口至美國(guó)。337調(diào)查程序快速，短期應(yīng)對(duì)難度較大，該程序是制約競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有力武器，同時(shí)也是NPE（Non-practice Entity）公司脅迫目標(biāo)企業(yè)的重要手段。

三個(gè)月搞定337調(diào)查初裁？

三個(gè)月就可以搞定337調(diào)查初裁？是的，有這么一個(gè)典型案例。

2016年8月19日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（the United States International Trade Commission, ITC）就新加坡創(chuàng)新科技公司（Creative）對(duì)Motorola 、Blackberry、Sony、Samsung、LG、Lenovo、HTC和ZTE 8家企業(yè)發(fā)起的337調(diào)查（337-TA-994）發(fā)布初步裁決，判決創(chuàng)新科技公司涉案專利無(wú)效。自2016年5月5日該案件立案調(diào)查到初步裁決發(fā)布僅僅歷時(shí)3個(gè)多月。

涉案專利US 6,928,433，專利名稱為Automatic Hierarchical Categorization of Music by Metadata（通過(guò)元數(shù)據(jù)對(duì)音樂(lè)進(jìn)行自動(dòng)分層分級(jí)的技術(shù)），該專利主要是關(guān)于對(duì)音樂(lè)播放器文件分層分類管理，以幫助用戶便利導(dǎo)航的技術(shù)，該技術(shù)不僅涉及MP3，iOS和Android系統(tǒng)的智能終端的音樂(lè)播放App也均涉及該技術(shù)。

2006年，Creative分別在ITC及地區(qū)法院對(duì)Apple的iPod產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查和訴訟。最終Apple以支付1億美元的代價(jià)獲得該專利的許可。在本次針對(duì)上述8家公司的337調(diào)查發(fā)起的初始階段，業(yè)界和媒體很多看好Creative藉此案件對(duì)被調(diào)查的8家知名企業(yè)的收割機(jī)會(huì)。短短幾個(gè)月的時(shí)間，劇情是如何逆轉(zhuǎn)的呢？不得不說(shuō)這幾家企業(yè)在案件伊始即表現(xiàn)出非常成熟的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，部分被調(diào)查人在ITC審核訴狀的階段即請(qǐng)求對(duì)該案件適用100天試點(diǎn)計(jì)劃（100-day Pilot Program），主張根據(jù)美國(guó)最高法院的Alice判例[1]確立的原則，該涉訴專利要求保護(hù)的是抽象概念，不屬于授權(quán)客體，應(yīng)當(dāng)被無(wú)效。

什么是100天試點(diǎn)計(jì)劃？

2013年ITC 發(fā)布了100天試點(diǎn)計(jì)劃，來(lái)測(cè)試對(duì)于某些決定性的議題進(jìn)行早期裁決（ early rulings on certain case-dispositive issues）是否能夠限制不必要的訴訟。

2015年9月，ITC針對(duì)其調(diào)查規(guī)則發(fā)布了建議的修改通知，向社會(huì)征求意見(jiàn)，其中就包括對(duì)100天試點(diǎn)計(jì)劃規(guī)則的修改。ITC在該建議的規(guī)則修改通知中指出，此次修改旨在為可能的決定性議題提供一種早期判決的程序，該決定性議題可以由委員會(huì)在立案程序中確定，也可以由行政法官在調(diào)查的早期階段確定。建議的規(guī)則中要求行政法官向委員會(huì)備案并且在指定議題的100天內(nèi)發(fā)布初步裁決[2]。除非有合理理由，該期限一般不予延長(zhǎng)。

此次修改對(duì)于100天試點(diǎn)計(jì)劃提供了兩種適用方式，一種是在立案之前的訴狀審查階段即可以提出申請(qǐng)，委員會(huì)如果決定適用該計(jì)劃，將會(huì)在立案通知中通知啟動(dòng)該程序。另一種是在立案后30日內(nèi)針對(duì)相關(guān)議題提出動(dòng)議申請(qǐng)，由行政法官發(fā)布命令，在該命令中指定相關(guān)決定性議題適用100天試點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行早期裁決。

在本案中，部分被告即是在調(diào)查正式立案之前向ITC請(qǐng)求對(duì)本案唯一一件涉案專利是否滿足101條款的議題適用100天試點(diǎn)計(jì)劃，基于該議題對(duì)整個(gè)調(diào)查是決定性的，以及限制不必要的訴訟、節(jié)約各方時(shí)間和費(fèi)用的角度，就該議題在100天內(nèi)進(jìn)行初步裁決（Initial Determination）。

從ITC公開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)EDIS上可以看到除了部分被告，作為安卓平臺(tái)的帶頭大哥的Google，也在早期介入了該案件，提交了請(qǐng)求適用100天試點(diǎn)計(jì)劃的信函，這是因?yàn)樵摪讣采婕傲薌oogle的音樂(lè)播放器軟件，一旦ITC發(fā)布禁令，對(duì)其影響較大，因此Google為實(shí)質(zhì)性的利益相關(guān)方。

Alice先例的應(yīng)用趨勢(shì)

就目前所知，ITC適用100天試點(diǎn)計(jì)劃的案件較少，有部分案件請(qǐng)求適用100天試點(diǎn)計(jì)劃，但是并沒(méi)有被ITC接受，已經(jīng)接受的案件中議題限于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，訴訟主體資格，而本案中則是對(duì)專利授權(quán)客體議題適用該計(jì)劃。近兩年Alice動(dòng)議在地區(qū)法院的應(yīng)用持續(xù)升溫，并且成效顯著，本案中又在ITC有效應(yīng)用，自2014年美國(guó)最高法院的Alice判例以來(lái)，被利用Alice動(dòng)議作為抗辯手段的趨勢(shì)值得持續(xù)觀察。

也許近期以親專利權(quán)人著稱的德州東區(qū)法院的判例具有很強(qiáng)的代表性。在Intellectual Ventures I LLC et al v. J.Crew Group, Inc.（Case No.：6:16-cv-00196）一案中著名法官Rodney Gilstrap判決兩件“根據(jù)購(gòu)買歷史數(shù)據(jù)向用戶推薦產(chǎn)品”的專利無(wú)效，保留一件涉及“條形碼”的專利有效。Rodney Gilstrap法官在今年4月和9月也基于Section101和Alice判決兩件專利無(wú)效[3]。

來(lái)自美國(guó)知名律所Sheppard Mullin一份內(nèi)部研究報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在地區(qū)法院訴訟中，基于Alice動(dòng)議無(wú)效專利的成功率在70%左右。另一方面動(dòng)議程序歷時(shí)較短，因此對(duì)于特定類型的專利，可以稱之為被告方無(wú)效專利的速效藥?；贏lice的動(dòng)議成為繼IPR(Inter-parte Review)之后被告方面可以進(jìn)行專利無(wú)效的又一有效手段。相較于IPR 12-18個(gè)月的審理時(shí)間，基于Section101和Alice的動(dòng)議一般僅短短數(shù)月即審理完畢，大大節(jié)約被告方的時(shí)間和金錢等成本。在地區(qū)法院案件中，被告可以基于未決的IPR申請(qǐng)地區(qū)法院案件暫停，待IPR判決之后再重新啟動(dòng)案件；對(duì)于基于Section101和Alice的動(dòng)議，一旦獲得有利判決則可以直接申請(qǐng)撤銷案件。

ITC案件從立案到最終判決通常為16個(gè)月，比18個(gè)月的IPR程序日程要短，因此ITC的337調(diào)查案件一般不會(huì)因未決的IPR而中止進(jìn)行。基于此種原因，對(duì)被告來(lái)說(shuō)在地區(qū)法院非常有效用的IPR程序，在ITC案件中則難當(dāng)重任。

在本案件中，作為被告之一的索尼，2016年7月11日和2017年1月6日，兩次針對(duì)涉案專利US 6,928,433向PTAB 提起IPR（IPR2016–01407和IPR2017-00595），均沒(méi)有能夠有效立案。

Alice議題在337-TA-994案件中的應(yīng)用，是否代表了ITC對(duì)于Section101和Alice議題在337程序中適用的傾向，以及Section101和Alice議題是否能夠在337案件中持續(xù)應(yīng)用，還有待于進(jìn)一步的觀察。

案件進(jìn)展及Creative后續(xù)的機(jī)會(huì)

2016年8月29日，針對(duì)ITC行政法官2016年8月19日的初步裁決，Creative向委員會(huì)提出復(fù)審請(qǐng)求， ITC在2016年9月21日作出不進(jìn)行復(fù)審的委員會(huì)決定，是為ITC終裁。

2016年9月23日，Creative向聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴（Creative Technology Ltd. v. ITC, Appeal No. 16-2715），請(qǐng)求復(fù)核ITC的決定。2017年10月13日，CAFC做出維持ITC裁決的判決。2017年11月27日，Creative請(qǐng)求全席法官再審（（ petition for en banc rehearing），2018年1月8日，CAFC駁回了Creative的全席法官再審的請(qǐng)求。

除了前述的337調(diào)查案件，Creative還同時(shí)以同一件專利在德州東區(qū)法院發(fā)起訴訟（由于ITC案件的存在，目前地區(qū)法院案件處于暫停狀態(tài)。雖然Creative后續(xù)可以轉(zhuǎn)戰(zhàn)地區(qū)法院，而ITC的判決對(duì)地區(qū)法院也沒(méi)有約束力，但是基于Section101和Alice動(dòng)議在地區(qū)法院的訴訟應(yīng)用趨勢(shì)以及ITC判決對(duì)于地區(qū)案件的影響力，Creative在地區(qū)法院訴訟的勝算也依然渺茫。

官司和商業(yè)的權(quán)衡

Creative曾經(jīng)是多媒體和數(shù)碼娛樂(lè)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位的世界性廠商。由于技術(shù)的演進(jìn)和市場(chǎng)情況的變化，Creative實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)日薄西山，主業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨困境。如同其他主營(yíng)業(yè)務(wù)陷入困境的廠商，其開(kāi)始利用專利資產(chǎn)來(lái)獲取收益。

2006年，Creative成功從蘋果收割了1億美金，2014年，其子公司ZiiLabs在德州東區(qū)法院，又利用圖像處理相關(guān)的10項(xiàng)專利對(duì)蘋果公司和三星公司發(fā)起訴訟，在2015年10月，又成功收割了這兩家公司[4]。本案中的涉訴專利Creative也曾對(duì)Archos進(jìn)行許可。

此次，Creative瞄準(zhǔn)的8家知名公司：Sony, Samsung， LG，Lenovo，Motorola Mobility，HTC，ZTE and Blackberry，均在美國(guó)有豐富的訴訟經(jīng)驗(yàn)，并且由于涉訴產(chǎn)品涉及到Google的音樂(lè)播放App，招來(lái)Google的早期介入。上述各被告以及Google的協(xié)同應(yīng)對(duì)可以說(shuō)對(duì)此案件的走勢(shì)起到了相當(dāng)?shù)挠绊懽饔?。另一方面也由于法律的演變，?dāng)下已經(jīng)不是2006年其收割蘋果時(shí)的法律環(huán)境，自2014年Alice案例之后，許多軟件專利及商業(yè)方法專利被無(wú)效的可能性大大增加。從天時(shí)地利人和的角度來(lái)說(shuō)，均是有利于被告方。

也許有人會(huì)疑問(wèn)，蘋果那1億美元是不是白交了？對(duì)于進(jìn)行實(shí)體經(jīng)營(yíng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，從來(lái)都應(yīng)當(dāng)是以商業(yè)經(jīng)營(yíng)利弊為主導(dǎo)，而不在于一個(gè)案件的輸贏，贏了案件輸了生意也并不是個(gè)好的決策。2006年的司法環(huán)境，并不能很容易地?zé)o效掉該件專利，而這個(gè)階段也是蘋果發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，只能說(shuō)蘋果選擇了破財(cái)消災(zāi)，免于被拖入曠日持久的訴訟，而將精力專注于產(chǎn)品的研發(fā)，未必不是個(gè)很好的選擇。

在該案件的初期階段，各種消息撲面而來(lái)，大都認(rèn)為Creative再次取得勝利的可能性很大。此案例也讓我們了解，337調(diào)查并非洪水猛獸，只要充分準(zhǔn)備、應(yīng)對(duì)得當(dāng)，取得337調(diào)查的勝利或妥善解決并不是那么遙不可及。

注釋：

[1]Alice Corp. Pty. V. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347(2014)

[2]United States International Trade Commission, Notice of proposed rulemaking, September 16, 2015.

[3]Law360, Christine Chun, 2016年8月26.

[4]這家公司要求眾手機(jī)巨頭掏錢，蘋果曾給它1億美元，作者：ITCN，2016-06-08，http://www.itcn.cc/speaker/soundcard/146533020250012.html

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作者：徐迎春上海沐瞳科技有限公司

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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