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作者:劉仁鎖
原標題:專利自由實施及其對布局的借鑒
專利權(quán)作為一種對世權(quán)、排他權(quán)而非保證權(quán)利人自由實施的專有權(quán),字面含義容易給他人,特別是外行人員造成誤解。取得一項專利權(quán)法律并不保證權(quán)利人有權(quán)實施該專利所包括的技術(shù)方案,法律所賦予的是權(quán)利人有權(quán)禁止他人未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營為目的而實施其專利(《專利法》第十一條)。既然如此,在什么情況下,取的某一技術(shù)方案的專利權(quán)權(quán)利人可以自由實施,又在什么情況下,權(quán)利人不能自由實施。在此,筆者從權(quán)利邊界進行區(qū)分。
(一)不能自由實施
《專利法》第五十一條第一款:一項取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型比前已取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術(shù)進步,其實施又有賴于前一發(fā)明或者實用新型的實施的,國務(wù)院專利行政部門根據(jù)后一專利權(quán)人的申請,可以給予實施前一發(fā)明或者實用新型的強制許可。
第五十一條第一款雖屬強制許可條款,但從其中一個側(cè)面闡述了取得專利權(quán)不能自由實施的情況,業(yè)界習慣將該情況下的專利稱之為從屬專利,即從屬專利的權(quán)利要求范圍內(nèi)包括了一個或多個其他專利(即被從屬專利或者類似獨權(quán)的獨立專利),從屬專利在實施時必然落在被從屬專利的權(quán)利要求范圍內(nèi),如果沒有取得被從屬專利權(quán)利人的許可,自然造成侵權(quán)。這是取得專利權(quán)不能自由實施的情況。
在取得某一技術(shù)專利權(quán)時,有時不能判斷該專利是否為從屬專利,一方面源于檢索的不完全性,另一方面從時間上看,被從屬專利可能早于從屬專利申請日,也可能晚于從屬專利申請日甚至晚于公布日或授權(quán)日,因而從某種程度上說任一項專利都有著作為從屬專利的可能,即不能自由實施的可能,這為權(quán)利人自身實施專利敲響了警鐘。
(二)可以自由實施但無實質(zhì)意義
《專利法》第五十一條第二款:在依照前款規(guī)定給予強制實施許可的情形下,國務(wù)院專利行政部門根據(jù)前一專利權(quán)人的申請,也可以給予實施后一發(fā)明或者實用新型的強制許可。
第二款從另一個側(cè)面間接闡述了取得專利權(quán)可以自由實施但無實質(zhì)意義的情況,我們不妨稱之為被從屬專利。被從屬專利權(quán)利要求范圍之外包括了一個或者多個其他從屬專利。盡管從該條款上看被從屬專利的實施不必會落入從屬專利的權(quán)利要求范圍,但是實際情況很多被從屬專利的實施又不得不落入從屬專利的權(quán)利要求范圍。
譬如一項產(chǎn)品的制備由原料到中間體再到成品二個環(huán)節(jié)制得,甲獲得了一項由原料制備中間體的方法專利,而乙在甲公開的專利基礎(chǔ)上通過對其中某一步驟優(yōu)化、改進或者增加新的步驟,使通過甲的專利方法獲得中間體的效率大大提升(即類似第一款所述情況)并同樣獲得專利權(quán),甲通過實施自身專利已經(jīng)難以在激烈的市場競爭中獲得優(yōu)勢而不得不需求乙的授權(quán)許可。另一方面乙在甲的專利基礎(chǔ)上又取得了由中間體制備成品的方法專利,如果甲要增加銷售規(guī)模、擴大經(jīng)營范圍或者延伸產(chǎn)業(yè)鏈,同樣不得不需求乙的授權(quán)許可。這是取得專利權(quán)可以自由實施但無實質(zhì)意義的情況。
一個典型的案例是有關(guān)我國自主開發(fā)的芳砜綸。在由我國研發(fā)人員開發(fā)出芳砜綸之前,美國杜邦公司在二十世紀六十年代發(fā)明并投入使用的Nomex(諾梅克斯),是一種良好的耐高溫阻燃纖維,耐熱性能和電氣性能都比較突出,暢銷四十年而不衰。芳砜綸與Nomex相比,具有更加優(yōu)異的性能,有望全面取代Nomex。2000年,中國工程院在給國務(wù)院的報告中對芳砜綸有專門的評述:我國自主開發(fā)的芳砜綸,具有卓越的耐高溫特性,已用于軍工配套和環(huán)保過濾材料等方面,應(yīng)集中人力物力擴大生產(chǎn)。2007年在上海成立特安綸纖維公司準備投入生產(chǎn),期間杜邦方面有意收購我方技術(shù)及該公司但未獲得同意。收購未果后杜邦公司開始提前圍繞芳砜綸產(chǎn)業(yè)鏈進行專利布局,對芳砜綸產(chǎn)品形成專利圍墻,這樣一來,處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的相關(guān)公司如果采購特安綸公司生產(chǎn)的芳砜綸投入生產(chǎn)、使用就會侵犯杜邦公司專利權(quán),使得特安綸公司最終未能取得預(yù)期銷售業(yè)績。
該案例中,盡管我方人員已經(jīng)取得芳砜綸產(chǎn)品及相關(guān)制備方法專利,但是不是不能用于具體產(chǎn)業(yè)中,可以自由實施但基本失去了實質(zhì)意義,只能通過交叉許可用于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中,而此時我方人員在談判中已經(jīng)失去了一個重要的砝碼,自然會處于不利地位。
(三)可以自由實施
如(一)中所述,只要專利權(quán)不是作為從屬專利而存在,權(quán)利人原則上可以自由實施,但是無疑這只是一種理想的情況,我們不能排除無論是現(xiàn)在還是將來作為從屬專利的可能性。
專利布局借鑒意義
盡管《專利法》第五十一條屬于強制許可條款,在我國到目前為止尚未出現(xiàn)過一例因此條款而給予的強制許可案例(僅限筆者所知),但是在現(xiàn)實中存在著大量因此條款而產(chǎn)生的自愿交叉許可,這主要源于技術(shù)縱向發(fā)展很難再為一家公司所獨占,必定是多家公司互相競爭、各自掌握著部分技術(shù),尤其是通信領(lǐng)域,從最早的2G、3G、4G再到即將投入商用的5G,2G時代個別公司壟斷了技術(shù)標準形成寡頭,到了3G、4G、5G時代,慢慢的形成了多家各自掌握相關(guān)技術(shù)并共同參與標準制定的局面,當中自然會產(chǎn)生大量的交叉許可,其中一部分交叉許可涉及的專利必然是從屬專利與被從屬專利的關(guān)系,而且有時已經(jīng)很判斷從屬專利與被從屬專利誰會更有價值、具有更高的經(jīng)濟效益,更多的是源于技術(shù)中的交叉,形成你中有我、我中有你缺一不可的局面。
做好技術(shù)挖掘。對于研發(fā)出的一項技術(shù),特別是核心技術(shù)或者關(guān)鍵技術(shù),在進行專利申請時,除了要覆蓋了技術(shù)本身,選擇合適的保護范圍,也要做好從權(quán)的布局(很多從屬專利也可以利用從權(quán)進行替代同時可節(jié)省一筆費用),在后續(xù)的持續(xù)研發(fā)活動中,及時對原有研發(fā)成果進行補充布局(可以參考TRIZ專利布局策略)。對于那些不容易通過產(chǎn)品上市披露的技術(shù)或者短期內(nèi)不會實現(xiàn)商業(yè)價值但具有應(yīng)用前景的專利申請選擇延遲公布,讓相關(guān)技術(shù)信息避免較早進入公眾視野,這為企業(yè)進行技術(shù)挖掘、專利布局留有了一個較為充分的緩沖時間。
技術(shù)情報工作的重要性。俗話說“知己知彼百戰(zhàn)不殆”,做好技術(shù)情報工作,對于企業(yè)研發(fā)具有重要意義,研發(fā)方向的選擇會直接決定企業(yè)未來戰(zhàn)略走向進而影響到后續(xù)的經(jīng)營業(yè)績。情報來源主要源于競爭對手研發(fā)動向、相關(guān)企業(yè)的跨界研發(fā)、科研院所研究機構(gòu)以及初創(chuàng)企業(yè)的研發(fā)動態(tài)。杜邦公司能夠及時獲知中國研發(fā)出的芳砜綸少不了其長期以來對技術(shù)情報工作的重視以及相關(guān)信息的敏感性。
基礎(chǔ)專利或者核心專利的精準識別。一件專利從公布到授權(quán)再到后續(xù)的維持,隨著時間的累計可能會產(chǎn)生大量的引用、無效、侵權(quán)糾紛,及時追蹤、識別相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)專利或者核心專利并進行有效的布局是企業(yè)獲得市場競爭優(yōu)勢的重要手段,企業(yè)可以選擇圍繞基礎(chǔ)專利或者核心專利進行外圍布局,也可以尋求替代方案,日本企業(yè)在追逐歐美技術(shù)發(fā)展過程中很多富有成效的做法值得我國企業(yè)效仿。芳砜綸案例也時刻警醒后人沒有對應(yīng)的專利布局,再好的產(chǎn)業(yè)布局也可能只是為他人做嫁衣。
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作者:劉仁鎖
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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