從一個案例，看臨時保護以及專利申請策略中的“坑”！

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：申發(fā)振  中國國際貿易促進委員會專利商標事務所

原標題：從一個案例看臨時保護以及專利申請策略中的“坑”

摘要：本文從熱點案例出發(fā)，首先提出了對裁判要點的理解。進而思考了可能的對相關法律規(guī)定的解釋。并結合思考，給出了相應的專利申請策略的提示。

關鍵詞：優(yōu)先權、臨時保護、提前公布

這些年，格力公司與奧克斯公司的專利糾紛頗為引人注目。最近看到廣州知識產權法院針對其中一案的民事判決（（2016）粵73民初2490號），其中涉及的法律問題很有特點，值得進一步思考和研究。

一、裁判要點的理解

本案中的涉案專利為實用新型專利（ZL201620412363.0），主題是一種空調器室內機。

法院的裁判要點：

1.被訴侵權技術方案落入原告涉案專利權的保護范圍

法院認為，被訴侵權技術方案包含了涉案專利在無效程序中修改后的權利要求1-7的全部技術特征，因此被訴侵權技術方案落入原告涉案專利權的保護范圍。

可見，在實體問題上，原告獲得了法院認定的支持。

2.被告的制造、銷售被訴侵權產品的行為不構成侵害專利權的行為

遺憾的是，在認定被訴侵權技術方案落入原告涉案專利權的保護范圍的情況下，法院并沒有支持原告要求被告立即停止制造、銷售被控侵權產品以及賠償原告經濟損失等訴訟請求。

是不是有點令人費解的感覺？不過，研究本案的案情，法院判決基本上是嚴格依據法律規(guī)定的。

根據《中華人民共和國專利法》第十一條的規(guī)定，實用新型專利權被授予后，任何單位或個人未經專利權人許可，不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品。據此，法院認為涉案專利的專利權保護始于原告涉案專利的授權公告日，即2016年8月3日。

本案中，被告確認被訴侵權產品是其制造的，結合公證書及實物等證據，足以認定被告存在制造及銷售被訴侵權產品的行為。但是，原告公證購買的被訴侵權產品的制造日期是2015年11月，早于原告涉案專利的授權公告日；原告向北京智慧知識產權司法鑒定中心提交鑒定的產品的保全日期是2016年6月15日，即該產品的制造日期也早于原告涉案專利的授權公告日；并且，原告承認另一臺其自購用于拆解的被訴侵權產品的制造日期也早于2016年8月；此外，原告并沒有其他證據證明被告在涉案專利授權公告后仍在制造被訴侵權產品；同時，被告亦辯稱在原告涉案專利授權前已經停止制造被訴侵權產品。綜上，法院認為在現有證據情況下，被告在涉案專利授權公告后沒有制造被訴侵權產品的行為。

但對于實用新型專利權被授予前已經制造的專利產品在專利權被授予后繼續(xù)銷售是否構成侵權的問題，法律沒有明確規(guī)定。對此問題，法院認為：最高人民法院指導案例20號《深圳市斯瑞曼精細化工有限公司訴深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍水處理設備有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案》的裁判要旨為：在發(fā)明專利申請公布后至專利權授予前的臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售，即使未經專利權人許可，也不視為侵害專利權。根據這一裁判規(guī)則應當可以延伸出如下規(guī)則：實用新型和外觀設計專利授權前制造的專利產品的銷售、使用等后續(xù)行為，也不侵害專利權。

此外，法院認為，實用新型專利權是在被授予后才能請求給予保護，在授權公告日之前制造落入專利保護范圍的產品不構成侵權，不屬于侵權產品，自然而然該產品的后續(xù)銷售行為也不應構成侵權，否則就違背了專利法“以公開換保護”的初衷，為尚未授權的技術方案提供了專利權保護。

因此，法院認定：被告在涉案專利授權日前制造被訴侵權產品以及在涉案專利授權日后銷售被訴侵權產品的行為，均不侵害涉案專利權。

二、對法律解釋的思考

從本案的案情，筆者思考到的一個問題是：發(fā)明專利申請的臨時保護能不能延及要求了其本國優(yōu)先權的實用新型專利？

這雖然可能不是本案的焦點，但卻是筆者的主要關注點。

首先有必要交待一下相關背景。涉案實用新型專利不是首次申請，要求了之前提交的在先申請的201510234245.5“空調器室內機”發(fā)明專利申請的本國優(yōu)先權。該在先申請的申請日為2015年5月8日，并且已于2015年7月29日公布?？梢?，該在先申請可能要求了提前公布。

根據專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當的費用。這就是所謂的“臨時保護”，目的是在公布發(fā)明專利申請到授權公告這段期間給予（最終獲得授權的）發(fā)明專利申請一定程度的保護。

可見，如果涉案實用新型專利的在先發(fā)明專利申請最終獲得授權，則原告（專利權人）實際上有機會基于該在先發(fā)明專利申請，要求包括被告在內的實施者支付臨時保護期內的使用費。

涉案實用新型專利的特殊性在于涉及本國優(yōu)先權。根據《中華人民共和國專利法實施細則》第三十二條的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍Ｒ虼耍姘笇嵱眯滦蛯＠脑谙劝l(fā)明專利申請由于沒有最終獲得授權，也就不可能產生針對該在先申請的臨時保護權利。

但是，由于上述特殊性，涉案實用新型專利作為在后申請，其技術方案已經由于在先申請的提前公布而在授權日前被公開，從而有可能被他人在授權日前獲知并實施。這與專利技術方案在授權公告日前通常未曾公開的實用新型專利不同。

誠然，如法院所認定的，申請涉案實用新型專利是原告對于在先申請的發(fā)明專利與后一申請的實用新型專利二者之間根據意思自治所作出的選擇，其應當預見到后一申請的實用新型專利的相關技術特征存在先于授權日前被公開、并有可能被他人在授權日前獲知并實施的情況。但是，由原告承擔無法對被告在涉案專利授權日前制造及銷售落入其專利保護范圍的被訴侵權產品以及在涉案專利授權日后銷售上述產品的行為獲得任何救濟的后果，從觀感上看有違公平，似乎實質上也不符合專利法所追求的“以公開換保護”的法益。

進而言之，從相關法律規(guī)定以及法理上，有沒有可能支持作為原告的專利權人享有一定的類似臨時保護的權利呢？

就本案而言，涉及兩個關鍵要素：提前公布的在先發(fā)明專利申請和要求其本國優(yōu)先權的在后實用新型專利申請。我們可以試著從設立臨時保護的初衷和本國優(yōu)先權的效力這兩方面來探討。

專利法規(guī)定臨時保護，目的在于平衡專利權人和公眾的利益。一件發(fā)明專利申請初審合格后都要公布，無論是法定的自申請日起滿十八個月后即行公布還是根據申請人的請求提前公布。之后，第三人就可能通過閱讀公布的申請文件了解發(fā)明的內容，從而也就有可能實施該發(fā)明。而如果該申請最終被授予專利權，專利權自國家知識產權局公告之日起生效。因此，在公布發(fā)明專利申請到授權公告這段期間內，所公開的發(fā)明無法獲得專利保護。而設定臨時保護可以對專利申請的公布給予一定的補償。

專利法為什么對被授予專利權之前的實用新型和外觀設計專利申請沒有規(guī)定給予臨時保護？是因為實用新型和外觀設計專利申請不值得這么做嗎？顯然不是。這應該歸因于不同的法律制度和審查程序。實際上，根據現有的專利法制度，實用新型和外觀設計專利申請在被授予專利權之前是沒有公布程序的。沒有公布其技術方案或設計，當然就談不上臨時保護了。

但是，上述的規(guī)定沒有考慮到實用新型和外觀設計專利申請在被授予專利權之前，其技術方案或設計也可能被國家知識產權局公布的情況。如本案中，雖然實用新型專利申請本身沒有在被授予專利權之前公布，但是其技術方案實際上已經在要求了本國優(yōu)先權的在先發(fā)明專利申請中公布了。同樣，第三人也就可能通過閱讀公布的申請文件了解發(fā)明創(chuàng)造的內容，從而也就有可能實施該發(fā)明創(chuàng)造。因此，給予諸如本案這種情形的實用新型專利類似臨時保護也是符合專利法規(guī)定臨時保護的初衷的。

另一方面，根據巴黎公約和專利法規(guī)定，外國優(yōu)先權和本國優(yōu)先權具有如下“優(yōu)先”效力：申請人在（外國或本國）首次申請后，就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在優(yōu)先權期限內向中國提出的專利申請，都看作是在該首次申請的申請日（即，優(yōu)先權日）提出的，不會因為在優(yōu)先權期間內，即優(yōu)先權日與在后申請的申請日之間任何單位和個人提出了相同主題的申請或者公布、利用這種發(fā)明創(chuàng)造而失去效力，且由于有作為優(yōu)先權基礎的首次申請的存在，使得從優(yōu)先權日起至中國在后申請的申請日中間由任何單位和個人提出的相同主題的發(fā)明創(chuàng)造專利申請因失去新穎性而不能被授予專利權。

簡言之，申請人提出的在后申請與其他人在其優(yōu)先權日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位。并且，在優(yōu)先權日后，與第一次申請主題相同的發(fā)明、實用新型或外觀設計的公開發(fā)表或者使用，不損害在后申請的新穎性和創(chuàng)造性，并且也不會給第三人帶來任何權利。

而在上述類似本案的情況下，雖然涉案的實用新型專利要求了本國優(yōu)先權，但是從目前的案情看其優(yōu)先地位并未得到充分保障。具體地，其在先發(fā)明申請的公布為包括被告在內的第三人帶來了如下利益：在涉案專利的在先發(fā)明申請的公布后、涉案專利授權日前，制造被訴侵權產品以及在涉案專利授權日后銷售被訴侵權產品的行為，均不侵害涉案專利權；并且，在先發(fā)明專利申請的提前公布也沒有為涉案實用新型專利帶來臨時保護。

綜上，無論是從臨時保護的初衷和主旨看，還是從本國優(yōu)先權的效力和意義看，都可以得出：如果在后實用新型專利申請的技術方案已經在要求了本國優(yōu)先權的在先發(fā)明專利申請中公布，則有必要對該實用新型專利申請給予類似臨時保護的權利。即，將發(fā)明專利申請的臨時保護延及要求了其本國優(yōu)先權的實用新型專利。當然，這也更加符合公平合理的原則，更加符合專利法所追求的“以公開換保護”的法益。

那么，基于現行的專利相關法律，能夠做出涵蓋上述意見的解釋呢？筆者認為，可以考慮運用目的解釋原則和擴大解釋原則，對專利法規(guī)定做出合理解釋。例如，專利法第十三條的規(guī)定了發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當的費用。

這里，臨時保護權利是發(fā)明專利申請公布所發(fā)起的，目的是給予申請人針對面向公眾的公布行為一定的補償。而被他人實施的“發(fā)明”并不一定限于僅僅對應于該發(fā)明專利申請。特別地，要求了其本國優(yōu)先權的實用新型專利中的相同主題的技術方案也可以屬于該“發(fā)明”的范疇。換言之，這里的“發(fā)明”可以是廣義的發(fā)明創(chuàng)造的涵義，并不是指向狹義的僅對應于發(fā)明專利申請的發(fā)明，而可以包括對應于屬于同一專利申請家族的實用新型申請的發(fā)明。

退一步講，即使認為目前的法律規(guī)定不宜按照上述方式解釋，在今后修改專利法等時也建議考慮將發(fā)明專利申請的臨時保護延及要求了其本國優(yōu)先權的實用新型專利，以體現加大知識產權保護力度的指導思路。

三、專利申請策略應該避免的“坑”

也許有人已經注意到，本案中原告舉證的證據未能證明被告在涉案專利授權公告后仍在制造被訴侵權產品，是其在一審中處于不利地位的關鍵點。但是，回顧整個案情，原告有沒有在專利申請策略上埋下的“坑”？

首先，我們知道，針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提交實用新型專利申請和發(fā)明專利申請是申請人常用的策略，尤其是對于重要的發(fā)明創(chuàng)造。由于實用新型專利申請不經過實質審查，通常會較快授權，有利于專利權人盡早行使專利權；而發(fā)明專利申請經過實質審查，可以提升專利的穩(wěn)定性和質量，且專利保護期長。并且，在專利申請審查過程，可以根據市場的狀況以及技術生命周期，選擇其中一個專利權維持，或者通過修改獲得兩個范圍不同的專利權予以維持。

具體到本案，可以注意到，作為本國優(yōu)先權基礎的在先發(fā)明專利申請，并沒有在申請時同日提交實用新型。而在申請涉案的實用新型專利時，調整了策略，還就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日申請了發(fā)明專利。聯系到原告的舉證時間，以及在先發(fā)明專利申請的提前公開，推測可能在提交在先發(fā)明專利申請后不久，就發(fā)現了市場上存在的被控侵權行為。但是，發(fā)明專利從申請日到授權日通常較長，平均需要兩年半左右的時間?？赡転榱思涌焓跈嗪托袡嗟乃俣?，原告采用了利用本國優(yōu)先權提交實用新型專利申請的策略。而此時距離首次申請的時間已經過去了將近一年的時間。至少目前的訴訟結果表明，亡羊補牢可能為時已晚。

這不僅讓人感嘆，如果在首次申請時采用同時提交發(fā)明專利申請和實用新型的策略，是不是就能避開這樣的“坑”呢。

另外，原告通過利用本國優(yōu)先權，實現了從發(fā)明到實用新型專利申請的轉換。但是，如前所述，基于目前法律規(guī)定，原告很有可能無法享有臨時保護的權利，也無法限制涉案專利授權日前制造被訴侵權產品以及在涉案專利授權日后的銷售行為。至少目前一審情形是如此。

順便提及，如果是在《專利優(yōu)先審查管理辦法》（自2017年8月1日起實施）已經施行的期間，還可以采用請求優(yōu)先審查的策略。在發(fā)明專利申請已經進入實質審查程序的情況下，基于有證據證明他人正在實施其發(fā)明創(chuàng)造的理由，請求優(yōu)先審查。在國家知識產權局同意進行優(yōu)先審查的情況下，發(fā)明專利申請應當自同意之日起在四十五日內發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內結案。這樣，就無需通過本國優(yōu)先權轉換到實用新型專利申請來加快授權，也不會有喪失臨時保護權利的風險。

最后，可以注意到：原告在提交在后的實用新型專利申請時，還變更了代理機構，并試圖修改完善在先發(fā)明專利申請中權利要求中撰寫的技術方案。就這一點而言，對于申請人而言，綜合考慮，選擇值得信賴的代理機構長期合作，可能是更為有效的策略。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：申發(fā)振  中國國際貿易促進委員會專利商標事務所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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