創(chuàng)造性答復之「三步法」

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作者：秦越   北京品源專利代理有限公司

原標題：淺談創(chuàng)造性答復之“三步法”

審查實務中，通常采用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)給出的判斷要求保護的發(fā)明是否相對于現(xiàn)有技術具有創(chuàng)造性的方法，即“三步法”，對于審查員或者專利代理人來講，“三步法”基于評判發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的意義極為重要，堪比天主教徒的“圣經(jīng)”。本文將根據(jù)“三步法”淺談如何利用“三步法”來答復創(chuàng)造性。

一、引言

審查實務中，通常采用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)給出的判斷要求保護的發(fā)明是否相對于現(xiàn)有技術具有創(chuàng)造性的方法，即“三步法”，具體為：

—— 確定最接近的現(xiàn)有技術；

—— 確定發(fā)明的區(qū)別技術特特征和發(fā)明實際解決的技術問題；

—— 從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)判斷是否顯而易見。

對于審查員或者專利代理人來講，“三步法”基于評判發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的意義極為重要，堪比天主教徒的“圣經(jīng)”。

本文將根據(jù)“三步法”淺談如何利用“三步法”來答復創(chuàng)造性。

二、由審查意見通知書看“三步法”

1、確定最接近的現(xiàn)有技術

審查員在評判發(fā)明專利是否具備創(chuàng)造性時，首先需要最具說服力的佐證材料——對比文件，由于創(chuàng)造性評判與新穎性不同，即新穎性僅僅根據(jù)一篇對比文件并采用“一對一”的對比方式，就可判斷其是否具備新穎性；而面對創(chuàng)造性，審查員可以采用“多對一”的方式，并首先選用最接近的一篇對比文件與申請文件作對比。

因此，在閱讀審查意見通知書時，需要確認審查員認定的最接近的現(xiàn)有技術，然后將最接近的現(xiàn)有技術與申請文件最對比，此處，對于剛剛接觸實務作業(yè)的代理人來講，將兩者進行比對時，可以采用列特征對比表的形式，將本申請的權利要求書中涉及到的特征（將每條權利要求中的特征打散，僅保留特征本身及必要的連接關系），然后將對比文件中權利要求部分的特征做類似工作，接下來一一比對。

2、做“減法”

仔細閱讀審查意見通知書正文，會發(fā)現(xiàn)審查員根據(jù)檢索得到的最接近的現(xiàn)有技術與本發(fā)明的申請文件對比對，即將本申請文件與對比文件相同的內(nèi)同減去，則剩下的內(nèi)同即為審查員認定的內(nèi)容，正文中會發(fā)現(xiàn)類似“相當于”等描述，“相當于”后面的特征為審查員認定的對比文件公開本申請文件的技術特征。

代理人需要根據(jù)特征對比和仔細閱讀本申請文件和對比文件的說明書，理解該特征在文中的“連接關系”、“位置關系”以及“作用效果”進行判斷，對比文件中的特征是否如實“相當于”本申請文件中的技術特征，如若有任何一個技術特征并不是審查員認定的“相當于”的關系，則該技術特征可作為爭辯點，并以此來說明該特征并未被公開。

3、列區(qū)別技術特征，確定實際解決的技術問題

在進行特征對比之后，審查員將根據(jù)對比結果羅列本申請文件權利要求1與對比文件1相比之下的區(qū)別技術特征，以及基于上述區(qū)別技術特征，本申請實際解決的技術問題。對此，代理人需要注意兩點：

a）審查員在審查意見通知書（以下簡稱審通）中，是否提出了所要解決的技術問題，若審查員給出了區(qū)別技術特征所要解決的技術問題，代理人根據(jù)需要閱讀本申請文件說明書部分關于此處的表述，即上述區(qū)別技術特征所帶來的技術效果，以此來判斷審查員認定的是否正確，當然若審查員在認定上存在錯誤，代理人則可將其作為一個答復點，列為區(qū)別技術特征，然后再進行爭辯說理；

b）審查員在審通中并未基于區(qū)別技術特征，提出所要解決的技術問題。該情況下，則有利于代理人進行答復，即代理人可根據(jù)區(qū)別技術特征結合對應說明書中記載的內(nèi)容，認定一個本發(fā)明所要解決的技術問題（該技術問題在設立時，需要考慮對比文件的技術方案是否能夠解決），并依據(jù)該技術問題進行說理答復，當然，這種情況類似于一個“自命題作文”，需要代理人圍繞所命的“題”進行說理，并敘述出與對比文件的區(qū)別。

4、審查員的評述

接下來，審查員將根據(jù)確定的區(qū)別技術特征進行舉證，列舉其不具有創(chuàng)造性的理由。對此，審查員常用的兩種評述；

a）針對區(qū)別技術特征1），對比文件1公開有如下內(nèi)容，由此，本申請的技術手段只不過是常規(guī)技術手段的替換，因此，該區(qū)別技術特征為本領域技術人員的一種常規(guī)技術手段。

針對常規(guī)技術手段的評述，該如何作答？首先，根據(jù)審查員認定的技術問題或者代理人自己認定的技術問題，為解決該技術問題，本申請中的技術手段有哪些，根據(jù)該技術手段相應地由“結構”、“連接關系”及“位置關系”等著手（本文主要針對機械領域的專利舉例說明），并推導出該技術手段所帶來的技術效果，如果該技術手段的“結構”、“連接關系”及“位置關系”，以及所達到的技術效果均不一致，則可以認定該區(qū)別技術特征并不是常規(guī)技術手段的代替。

此外，“技術領域”對于答復常規(guī)技術手段也至關重要，即代理人需要看清對比文件與本申請是否屬于同樣的技術領域，如果該區(qū)別技術特征所解決的技術問題，僅僅是針對該領域的，則該技術手段也不能認定為常規(guī)技術手段，以此來進行說理爭辯。

b）審查員為了更徹底的公開本申請的技術方案，則會找到對比文件2，將對比文件2結合公知常識或者對比文件1來舉證，說明對比文件2給出了本申請采用該技術手段的啟示。

針對結合啟示的答復，代理人可以采用以下兩種對策：

i）審查員列舉的對比文件2可以結合常規(guī)技術手段，來說給出了本申請技術啟示。

該情況下，代理人需要仔細理解觀察，該結合后的技術方案是否能夠解決審查員認定的技術問題，當然，若不能解決，代理人則需仿照答復常規(guī)技術手段的方法，由“結構”、“連接關系”及“位置關系”出發(fā)，推導出結合后的技術方案所解決的技術問題以及達到的技術效果，且該技術效果與本申請中的并不同，以此來反駁審查員。

ii）審查員列舉的對比文件2不可以結合常規(guī)技術手段，即存在結合障礙。

該情況下，需要代理人理解想象在結構上是否存在干涉？結合的不合理性等。若存在結合障礙，則進而說明對比文件2不能結合常規(guī)技術手段或者對比文件1，以給出技術啟示。

5、說理答復

根據(jù)審查指南關于“三步法”評判創(chuàng)造性來講，第三步需要判斷“技術問題是否顯而易見”。

“是否顯而易見”的答復可以參照上文中技術啟示評判進行答復。此外，針對常規(guī)技術手段的評述，上文中也已敘述，此處編不在贅述。不過，在答復過程中，以機械案件為例，需要由“結構”、“連接關系”及“位置關系”出發(fā)，推導出技術效果，由技術效果不同，才可以進一步爭辯說理。

6、修改權利要求

為了兼顧授權和獲得較大的保護范圍，需要對獨立權利要求進行修改以縮小其保護范圍，常用的做法有：

1）將與核心發(fā)明點相關的從權的附加技術特征添加到獨立權利要求中；

2）將說明書中的技術特征添加到獨立權利要求中；

3）將由附圖中毫無疑義得出的技術特征添加到獨立權利要求中。

需要注意的是，修改時要注意：修改未超出原權利要求和說明書的記載范圍，符合專利法第33條的規(guī)定，符合專利法實施細則第51條第3款的規(guī)定。即不能修改超范圍。

三、舉例說明

針對上述的答復步驟，舉例說明答復過程。

由圖1可見，審查員針對本申請文件，檢索了3篇對比文件，其中紅圈中的為最接近的現(xiàn)有技術。

由圖2-3可見，審查員完全根據(jù)“三步法”。其中，

第一步做減法，將相同的內(nèi)容消除掉，剩下“相當于”的技術特征，通過對比，這幾個相當于是否符合如實為相當于的關系；

第二步列區(qū)別技術特征，并提出本申請實際要解決的技術問題；

第三步審查員做出評述，針對區(qū)別特征1）和2），均采用常規(guī)技術手段進行的評述。

對于獨立權利要求來講，并未涉及到“技術啟示”的問題，換句話說，本申請的獨立權利要求中將技術特征上位，以獲得較大的保護范圍。因此，對于技術啟示的評述，審查員放在了從權中。

案情分析：如圖4所示，本申請公開了一種燃油液位傳感器，通過設置減震裝置，可以使該傳感器可以克服較惡劣的工作環(huán)境，而保護了信號電路板3。如圖2所示，針對區(qū)別技術特征1），審查員認定的技術問題是：如何引出信號電路板的信號。與本發(fā)明的實際發(fā)明構思對比，再從結構、連接關系出發(fā)，發(fā)現(xiàn)審查員認定存在問題，故此爭辯點可以作為一個區(qū)別技術特征。

如圖5所示，對比文件1公開了一種液面測高器之感測桿密封結構，通過感測桿7下端的鎖接式結構和其上端的壓接式結構使感測桿7結構達到最佳的密封效果，使液面上升不至溢出影響感測桿7中的感知電路71，且此結構不受氣候的影響，適用于各種區(qū)域。

由此可見，本申請和對比文件1相比，其解決的技術問題并不相同。由于本申請中的減震裝置為上位概念，故審查員針對該區(qū)別技術特征僅僅采用常規(guī)技術手段進行評述的。

由此，在本申請中，權利要求2公開了所述減震裝置包括外套在所述信號電路板3上的至少一個抗震橡膠圈10，套裝有所述抗震橡膠圈10的所述信號電路板3外包覆有PP管12，在所述PP管12外套設有套管11。

針對權利要求2，審查員檢索出對比文件2和對比文件3來對其評述，如圖6-7所示，審查員認為對比文件2中的“抗震圈”相當于本申請的“抗震橡膠圈10”，對比文件3中的“高強度鋁合金護套5”相當于本申請的“套管11”。

故針對上述評述內(nèi)容，作者列出兩個區(qū)別技術特征如下：

1）所述固定座內(nèi)設置有連接器，所述信號電路板的輸出端連入所述固定座內(nèi)設置的所述連接器；

2）所述減震裝置包括外套在所述信號電路板上的至少一個抗震橡膠圈，套裝有所述抗震橡膠圈的所述信號電路板外包覆有PP管，在所述PP管外套設有套管。

其中，區(qū)別特征1）即為審查員認定有誤的技術問題，故可將此作為區(qū)別技術特征來爭辯。

如圖8-11所示，為作者進行答復的意見陳述書正文，答復邏輯可供參考。

四、總結

使用“三步法”進行創(chuàng)造性的評判時，需要嚴格按照每一步去做，原因在于“三步法”中的每一步之間均具有一定的邏輯關系，當其中任何一步出現(xiàn)了錯誤，“三步法”均不能成立。此外，在答復審查意見時，要根據(jù)審查意見通知書評述的內(nèi)容進行有理有據(jù)的答復，切記不要“驢唇馬嘴”、“虎頭蛇尾”，這樣不但說理沒有依據(jù)，而且為最終的授權有弊而無益。

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

圖6

圖7

圖8

圖9

圖10

圖11

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：秦越   北京品源專利代理有限公司

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