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實用新型的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明?

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實用新型的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明?

實用新型的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明?

#本文由作者授權發(fā)布,未經(jīng)作者許可,禁止轉載,不代表IPRdaily立場#


發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者: 鄧超  法學博士

供稿:IP法微信公眾號

原標題:實用新型的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明?


我國的專利法中規(guī)定了三種專利類型,分別是涉及技術方案的發(fā)明和實用新型、以及涉及工業(yè)外觀的外觀設計。外觀設計的保護對象是外觀(形狀、圖案、色彩),比較容易與發(fā)明和實用新型的保護對象(技術方案)區(qū)分開。但發(fā)明和實用新型的保護對象相同,都是技術方案,往往使得二者難以區(qū)分。


二者的區(qū)別簡介如下:


首先,根據(jù)專利法第2條的定義,實用新型不能保護涉及方法的技術方案。


換言之,雖然發(fā)明和實用新型的保護對象都是抽象的技術方案(例如,專利產(chǎn)品受到保護的客體并非是該產(chǎn)品本身,而是該產(chǎn)品中體現(xiàn)的抽象的技術方案),但是實用新型要求該技術方案能夠承載于有形介質(zhì)(產(chǎn)品)上,而不能沒有承載介質(zhì)(例如方法)。另外,實用新型只保護其形狀、構造在視覺上能掌握的產(chǎn)品,而不能保護微觀的材料組分。


其次,根據(jù)專利法42條,實用新型的保護期為10年,短于發(fā)明20年的保護期。


另外,根據(jù)專利法35條,只有發(fā)明才需要經(jīng)過實質(zhì)審查,而實用新型沒有實質(zhì)審查(雖然審查部門會對實用新型的新穎性進行選擇性審查)。


最后,根據(jù)專利法22條3款,發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性標準不同。


發(fā)明需要具有“突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,而實用新型則需要具有“實質(zhì)性特點和進步”。即,發(fā)明的創(chuàng)造性要高于實用新型的創(chuàng)造性。


由于實用新型的保護范圍更小,保護期更短,沒有實質(zhì)審查,創(chuàng)造性更低,因此常常被稱為“小發(fā)明”。我國對于使用實用新型來維權并沒有太苛刻的要求,一般在起訴前出具評價報告即可(評價報告的結論為負面也沒關系)。因此,在實踐中,實用新型的申請量和維權量都多于發(fā)明。在迄今為止最大額的專利侵權案件中,正泰公司就是用一件實用新型專利起訴了國際巨頭施耐德電器,在一審勝訴后,二審中雙方達成和解,施耐德電器向正泰公司支付1.57億元人民幣的補償金。


但是有關實用新型專利的一個問題迄今為止仍然沒有得到充分探討,即,其創(chuàng)造性問題。專利法22條3款的規(guī)定過于籠統(tǒng),無法直接適用,從該條能得到的結論只是實用新型的創(chuàng)造性要低于發(fā)明。在更為具體的《審查指南》中,其IV.VI-4部分規(guī)定了實用新型的創(chuàng)造性與發(fā)明的創(chuàng)造性區(qū)別在于:1.評價實用新型的現(xiàn)有技術的技術領域一般是其所屬的技術領域,而發(fā)明的現(xiàn)有技術的技術領域可以擴展到所有技術領域;2.評價實用新型的現(xiàn)有技術一般不超過2篇,而發(fā)明的現(xiàn)有技術的數(shù)量沒有限制。在發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬τ谝黄嗤I域的現(xiàn)有技術是否具有創(chuàng)造性時,二者不存在差別。因為此處,是否存在技術啟示或者是否容易被本領域技術人員想到是一個“有或無”、“是或否”的問題,而非“多或少”、“難或易”的問題。換言之,在使用2篇以內(nèi)的相同技術領域的現(xiàn)有技術來評價創(chuàng)造性時,針對發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性應該得出相同的結果。


這一結論對于現(xiàn)實具有一定的指導意義,因為我國的專利法允許針對同一技術方案同日申請發(fā)明和實用新型,這是我國特有的制度。其原因在于1985年最初制定專利法時規(guī)定的先申請原則僅限于他人,而不包括同一申請人(同日或不同日)提交同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此,同一申請人同日或不同日提出的同樣發(fā)明創(chuàng)造不能適用先申請原則駁回也不能以此無效。為了彌補這一漏洞,1993年的專利法實施細則12條追加了禁止重復授權原則,但不禁止同一申請人同日提交兩件申請,即不禁止“雙重申請”,但禁止“雙重授權”。


在“雙重申請”的情況下,如果實用新型先授權,之后發(fā)明由于相同或相似技術領域的2篇以內(nèi)的現(xiàn)有技術而駁回,并且該駁回決定生效,那么理論上,先得到授權的實用新型也是不穩(wěn)定的,因為該實用新型相對于發(fā)明被駁回中使用的2篇以內(nèi)的現(xiàn)有技術不具有創(chuàng)造性。有一種理解是,例如相對于兩篇相同領域的現(xiàn)有技術是否具有創(chuàng)造性,實用新型的創(chuàng)造性標準要低于發(fā)明。此時如果達不到發(fā)明的創(chuàng)造性標準,那么可能會符合實用新型的創(chuàng)造性標準。但如上所述,這一理解在法律、規(guī)章層面沒有基礎。因為二者的創(chuàng)造性差異僅在于技術領域和現(xiàn)有技術的數(shù)量,在相對于現(xiàn)有技術是否容易想到方面,二者的標準相同,結論均為“是”(容易想到)或“否”(不容易想到),而不存在程度的問題(比如,發(fā)明非常不容易想到,實用新型比較不容易想到)。


但在現(xiàn)實中發(fā)生過如下案例:權利人同日申請了發(fā)明和實用新型,且實用新型先得到授權,之后發(fā)明在實審中被審查員指出相對于1篇本領域的對比文件不具有創(chuàng)造性,權利人于是放棄了發(fā)明申請沒有進行答復。日后,權利人以實用新型起訴,侵權訴訟中的被告作為無效請求人使用發(fā)明實審中的那1篇對比文件來無效該實用新型,卻被復審委維持了專利權有效!復審委在無效決定中認為,在對比文件的基礎上結合公知常識獲得該實用新型權利要求1的技術方案對本領域技術人員而言并非顯而易見。由于種種原因,侵權訴訟中的被告即無效請求人沒有針對該無效決定進行起訴。


這一案例似乎又顛覆了上述結論。一個解釋是,權利人雖然在實審中放棄了發(fā)明專利申請,但不代表其認可了審查員在實審中給出的審查意見。但是我國直到2018年6月15日才出臺了“針對發(fā)明專利申請,在第一次審查意見通知書答復期限屆滿前主動申請撤回的,可以退還50%的實質(zhì)審查費”的政策,彼時,申請人不答復審查意見通知書并沒有合理的理由,一般難以被認為不認可審查意見的結論。更為合理的解釋是,雖然《審查指南》規(guī)定了“本領域技術人員”這一概念,試圖將創(chuàng)造性的判斷標準客觀化,但在判斷創(chuàng)造性的實際操作中,仍然是由專利局或復審委的審查員以及法官等個體來進行判斷的,因此,不可避免地會導致標準不統(tǒng)一。尤其是,發(fā)明的創(chuàng)造性主要是由專利局的審查員在實質(zhì)審查階段進行判斷,而實用新型的創(chuàng)造性是由復審委的審查員在無效階段進行判斷的。


綜上,雖然針對同日申請,如果發(fā)明因為2篇以內(nèi)的相同領域的現(xiàn)有技術被駁回,那么理論上該實用新型相對于該現(xiàn)有技術也不具有創(chuàng)造性,但實際上該實用新型并非必然被無效,其仍然具有一定的價值。



發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者: 鄧超  法學博士

供稿:IP法微信公眾號

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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