論權利要求數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

論權利要求數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

IPRdaily特約撰稿袁博上海市第二中級人民法院 200070

一、數(shù)值范圍的類型與點值選取

在專利權利要求和說明書中，為了描述某一技術特征，經常使用數(shù)值范圍的形式進行限定。根據(jù)數(shù)值選取的數(shù)量是否有限，可以將數(shù)值范圍分為連續(xù)型數(shù)值范圍與離散型數(shù)值范圍。例如，權利要求記載某反應溫度為60-90度，由于可供選擇的溫度在這個區(qū)間事實上是無限的，各溫度呈連續(xù)性變化，因此這種數(shù)值范圍可以稱之為連續(xù)型數(shù)值范圍；又如，權利要求記載某制作工藝需要進行N(N=4,5,6,7)次淬火，由于可供選擇的淬火次數(shù)的數(shù)值范圍（4-7次）是有限的，彼此之間沒有呈現(xiàn)4、4.1、4.2……這種連續(xù)性變化，因此可以將其稱之為離散型數(shù)值范圍。區(qū)分數(shù)值范圍的類型有何意義呢？最大的功能，在于判斷修改權利要求數(shù)值范圍時，是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍。例如，判斷在數(shù)值范圍內選取特征點值的形式作為修改形式是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍，不同的數(shù)值類型能得出不同的結論。

【連續(xù)型數(shù)值范圍】

例如，權利要求記載某反應溫度為60-90度，修改后反應溫度變?yōu)?5度，如果原權利要求書和說明書并未記載這一具體溫度，該領域的普通技術人員無法通過閱讀專利申請文件得知可以優(yōu)選這一溫度，那么這種特征點值的選取就超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，因為，對于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，由于可供選擇的數(shù)據(jù)呈連續(xù)性變化，可以選擇的數(shù)值在理論上是無限的。

具體而言，將離散型數(shù)值范圍改為范圍內某一特征點值不能成為被允許的修改形式主要基于兩個原因： 第一，這種修改形式擴大了權利要求的保護范圍。 專利申請獲得授權后，專利權人就與公眾達成了一種“以技術換權利”的契約，公眾尊重權利人的專有范圍，而權利人不能干涉公眾在權利范圍之外對專利技術進行研究、改進的自由。如果相關領域的技術人員在權利要求的數(shù)值范圍內的數(shù)據(jù)進行了大量試驗，發(fā)現(xiàn)采用某一特征點值能獲得遠超過該范圍其他數(shù)值的技術效果，那么從新穎性上看，由于專利公開的數(shù)值范圍不破壞數(shù)值范圍之間除端點之外的其他任意數(shù)值的新穎性，[1]因此選取該特定值具有新穎性；從創(chuàng)造性上看，由于采用該特征值能夠產生顯著的技術效果，并且需要付出創(chuàng)造性的勞動，因此該選值同樣滿足創(chuàng)造性的要求。在此條件下，對該特征值的選取就可以形成一項新的發(fā)明創(chuàng)造。如果允許原專利權人通過修改權利要求的形式將數(shù)值范圍修改為沒有在先記載的任意數(shù)值，就相當于讓其壟斷了這一數(shù)值區(qū)間的任何技術改進的自由，無形中擴大了其權利保護范圍。 第二，這種修改形式得不到原專利說明書的支持。對于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，面對數(shù)量巨大的各種取值可能，在說明書等專利文件沒有給出技術啟發(fā)和選值教導的情況下，相關領域的普通技術人員不經過大量創(chuàng)造性勞動無法獲得最優(yōu)數(shù)值，在這種情況下，將數(shù)值范圍修改為某一優(yōu)選特征值，令相關領域的公眾無法預見，實質上相當于將申請時未完成的發(fā)明內容隨后補入專利申請文件并就該發(fā)明內容不正當?shù)娜〉孟壬暾埖睦?，有悖先申請原則的本義，因此是不能接受的。[2]

【離散型數(shù)值范圍】

權利要求記載某制作工藝需要進行N（N=4,5,6,7）次淬火，修改后權利要求改為需要進行5次淬火，由于這一數(shù)值在原始專利申請文件中已有體現(xiàn)，本領域的一般技術人員可以通過閱讀原始申請文件直接地、毫無疑義地獲知這個數(shù)值，不需要付出創(chuàng)造性的勞動和大量的嘗試，因此這一修改沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍。對于離散型數(shù)值范圍而言，由于數(shù)值有限，一般在原始專利申請文件中已經記載了具體的若干數(shù)值，因此公眾可以合理預期申請可能的保護范圍，將數(shù)值范圍修改為這些數(shù)值中的某些或者某個，沒有侵害公眾的利益，因此應予準許。

二、連續(xù)性數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

以上論述了阻卻連續(xù)型數(shù)值范圍進行特征值修改的兩個主要原因。另一方面，當構成修改障礙的這兩個原因不復存在時，連續(xù)型數(shù)值的修改在符合修改原則的前提下，就應當予以準許。例如，權利要求記載某反應溫度為60-90度，同時在說明書中公開了一個具體溫度75度，并說明這種溫度下能達到最佳的技術效果，那么就應當允許專利權人將權利要求溫度數(shù)值范圍修改為該特征點值。原因在于：從權利保護范圍看，75度落入原數(shù)值范圍且在原說明書中已有具體記載，因此沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍；從說明書等文件的內容看，75度的數(shù)值選取已經在說明書中進行了指導，其特別的技術效果也進行了明確的披露，因此相關領域的一般技術人員可以毫無難度地選取該特征值實現(xiàn)專利中的技術方案，因而當專利權人修改數(shù)值范圍為該特征值時，應當予以準許。行文至此，有人會提出疑問，將連續(xù)性數(shù)值范圍修改為原專利文件記載的特征值沒有擴大保護范圍，因此滿足專利實質審查中的修改要求，但是，在更加嚴格限制修改的無效宣告程序中，這種修改形式，符合《審查指南》的三種形式嗎？對這個問題的解答，最高人民法院在在審理申訴人國家知識產權局專利復審委員會與被申訴人江蘇先聲藥物研究有限公司等專利無效行政糾紛一案中給出了回應，從該案中可以看出，在專利無效宣告程序中，如果權利人將其授權的權利要求書中的數(shù)值范圍修改為該范圍中的某一特征點值，且該點值及其突出的技術效果已在原專利申請文件中有明確記載，就應當認為這種修改沒有超出原權利要求書和說明書記載的范圍；這種修改既未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，更未擴大原專利的保護范圍，不屬于相關法律對于修改進行限制所考慮的要避免的情況，因此雖然不屬于《審查指南》中規(guī)定的三種基本方式，但如果僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，將使得對修改的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當?shù)膽土P，缺乏合理性，因此對此種情形下的修改，應予準許。

[1] 《專利審查指南2010》第二部分第三章，第3.2.4節(jié)。

[2] 國家知識產權局條法司：《新專利法詳解》，知識產權出版社2007年1月版，第228頁。

作者：袁博上海市第二中級人民法院 200070 整理：iprdaily 網站：http://jupyterflow.com/

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