【企業(yè)IPR分享】企業(yè)收到專利侵權(quán)律師函的應(yīng)對(duì)方法

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作者：林鵬  浙江閃鑄三維科技有限公司

原標(biāo)題：企業(yè)收到專利侵權(quán)律師函的應(yīng)對(duì)方法

很多律師朋友都分享過(guò)企業(yè)收到律師函的應(yīng)對(duì)方法，主要涉及的是法律層面和程序?qū)用娴募?xì)節(jié)問(wèn)題。今天筆者結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)，站在企業(yè)IPR的角度，分享一下企業(yè)收到專利侵權(quán)律師函時(shí)在法律和技術(shù)層面的應(yīng)對(duì)方法和策略。

最近，筆者幾個(gè)朋友所在公司都收到了專利侵權(quán)律師函，有國(guó)內(nèi)的也有國(guó)外的，企業(yè)管理者收到這種律師函后一般都比較恐慌，對(duì)于收到律師函后的程序性問(wèn)題，在此不再贅述。作為企業(yè)IPR應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？結(jié)合本人工作經(jīng)驗(yàn)可以從以下幾點(diǎn)入手：

一

確認(rèn)侵權(quán)行為是否屬實(shí)

并不是對(duì)方發(fā)來(lái)律師函，就說(shuō)明產(chǎn)品一定是侵權(quán)的。此時(shí)需要跟據(jù)律師函上的信息找出涉案的專利文件和企業(yè)涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行法律狀態(tài)確認(rèn)和權(quán)利要求比對(duì)，確認(rèn)侵權(quán)行為。如果侵權(quán)行為屬實(shí)，則進(jìn)一步開始后面的工作，如果確定不侵權(quán)，則可直接回信說(shuō)明；

二

整體了解風(fēng)險(xiǎn)情況

在確認(rèn)侵權(quán)行為后，作為企業(yè)IPR，此時(shí)需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小進(jìn)行初步的整體了解，以便給企業(yè)管理者匯報(bào)工作或者提供下一步工作建議時(shí)心中有底，具體需要開展的工作如下：

1.對(duì)專利文件進(jìn)行進(jìn)一步檢索，了解其同族專利以及專利布局的區(qū)域，結(jié)合公司的銷售區(qū)域情況判斷其可能對(duì)企業(yè)造成的影響。如有些專利侵權(quán)律師函是國(guó)外律所發(fā)來(lái)的，可能企業(yè)在該國(guó)產(chǎn)品銷售份額不大，但是其可能同時(shí)在中國(guó)或者其他國(guó)家的一些公司核心銷售區(qū)域有著同族專利，這樣其后續(xù)隨時(shí)可能在其它地域發(fā)起專利訴訟，所以提前做好這方面的分析是非常有必要的。

2. 對(duì)涉案專利進(jìn)行初步的穩(wěn)定檢索，這個(gè)檢索不需要非常正式，也不需要花太久的時(shí)間，對(duì)其穩(wěn)定性有個(gè)大概的了解即可。

IPR此時(shí)需要快速對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的情況進(jìn)行了解，一般來(lái)講，專利穩(wěn)定性好不好，經(jīng)過(guò)幾個(gè)小時(shí)甚至半天的檢索已經(jīng)可以給出初步的結(jié)論，雖然該結(jié)論不一定精準(zhǔn)，但是一般也會(huì)八九不離十。至于具體的分析和進(jìn)一步的確認(rèn)可以放到后續(xù)的工作中去做。

3、在初步的了解涉案專利的穩(wěn)定性后，不管結(jié)論是正面的還是負(fù)面的，都建議及時(shí)與研發(fā)部門初步的討論專利規(guī)避方案，因?yàn)榍謾?quán)行為既然屬實(shí)，被訴風(fēng)險(xiǎn)就是存在， 訴訟的結(jié)論是存在不可控因素，無(wú)論把握大還是把握小，都需要先初步的了解風(fēng)險(xiǎn)專利是否可規(guī)避，規(guī)避的難度以及可能存在的方案以其可能造成的成本和周期影響。 這個(gè)工作可以是找到研發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理單獨(dú)詢問(wèn)和確認(rèn)，也可通過(guò)其它方式。需要注意的是，此時(shí)企業(yè)管理者一般都不想公開該信息，所以需要盡量縮小知情人員范圍，做到保密。

本輪工作不能耗費(fèi)太多的時(shí)間，因?yàn)槠髽I(yè)管理者在收到律師函后一般都是恐慌的，需要IPR及時(shí)對(duì)形勢(shì)作出判斷，盡快給出下一步行動(dòng)建議，作為一個(gè)合格的IPR需要盡快對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)情況有一個(gè)整體的了解，以便及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)層建議，給出基于整體形勢(shì)考慮的決策。

三

尋求外部律所提供咨詢和其它支持

在對(duì)律師函中陳述的問(wèn)題以及公司的情況有個(gè)初步的了解之后，就需要尋求外部的律所提供咨詢和其它支持，此時(shí)，可委托律師事務(wù)所對(duì)侵權(quán)行為進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)專利進(jìn)行深入的全面的檢索，出具書面的分析報(bào)告，并且對(duì)下一步的應(yīng)對(duì)提出建議。

四

與對(duì)方接觸，了解其真實(shí)意圖

可與律師函發(fā)送方接觸，了解其真實(shí)意圖。因?yàn)榘l(fā)律師函不一定就意味著后面會(huì)有訴訟，可以通過(guò)初步的接觸了解一下對(duì)方的意圖，手中證據(jù)鏈掌握的情況，以及后續(xù)發(fā)起訴訟的可能性。

五

公司產(chǎn)品全面排查

經(jīng)過(guò)上面幾輪工作后，如果問(wèn)題比較嚴(yán)峻，就要做出更深層次的一些思考，因?yàn)楣竞芏喈a(chǎn)品存在共性，其發(fā)送律師函中列舉的侵權(quán)產(chǎn)品不一定是所有的，企業(yè)可能還有其它型號(hào)的產(chǎn)品也會(huì)涉嫌對(duì)風(fēng)險(xiǎn)專利構(gòu)成侵權(quán)。此時(shí)IPR可向企業(yè)管理者提出組織內(nèi)部對(duì)其它類似產(chǎn)品進(jìn)行排查，找出是否還存在其它對(duì)風(fēng)險(xiǎn)專利構(gòu)成侵權(quán)的產(chǎn)品以及其型號(hào)、銷售情況，進(jìn)而整體了解風(fēng)險(xiǎn)，以便為后續(xù)決策做準(zhǔn)備。

六

投訴方專利全面排查

除了對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行全面排查外，還需要對(duì)投訴方的專利情況進(jìn)行全面的排查，因?yàn)槿绻l(fā)起了訴訟，其可能不僅僅是以律師函上列舉的風(fēng)險(xiǎn)專利來(lái)發(fā)起，其隨時(shí)可以以其它的專利來(lái)進(jìn)行。此時(shí)IPR就需要對(duì)其全部專利進(jìn)行逐一排查，找出可能對(duì)本公司造成風(fēng)險(xiǎn)的專利，以便提前做出應(yīng)對(duì)措施。

七

其它需要注意事項(xiàng)

需要注意的是，企業(yè)IPR在遇到這種被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)送律師函情況后，千萬(wàn)不要自己?jiǎn)为?dú)去抗傷害，需要委托一家專業(yè)能力強(qiáng)的律所提供咨詢。畢竟，專業(yè)事情還是要交給專業(yè)的人去做。另外，收到律師函后極有可能會(huì)涉及到訴訟和無(wú)效，這些工作也需要訴訟經(jīng)驗(yàn)豐富的專利律師去開展，IPR和律師相輔相成才能把事情辦好。

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作者：林鵬  浙江閃鑄三維科技有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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