“三步法”與“Graham要素”的差異分析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜衡[1]

原標(biāo)題：“三步法”與“Graham要素”的差異分析

摘要

本文通過對(duì)比分析“三步法”和“Graham要素”，指出兩者的主要差異為：是否確定“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”。然后從兩個(gè)權(quán)威案例分析該差異所帶來的不同判斷結(jié)論，進(jìn)一步分析對(duì) “實(shí)際所要解決的技術(shù)問題” 歸納可能帶來的利弊。最后從歐專局審查指南、PCT審查指南、美國(guó)判例及中國(guó)的審查業(yè)務(wù)指導(dǎo)中，總結(jié)兩種判斷思路的對(duì)立統(tǒng)一。對(duì)如何揚(yáng)長(zhǎng)避短，提高審查的客觀公正提出建議。

關(guān)鍵詞

三步法，問題解決法，Graham要素，顯而易見性

一、前言

對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明的創(chuàng)造性判斷，由于本技術(shù)方案與對(duì)比文件并不完全一致，必然會(huì)引入主觀因素，這就導(dǎo)致不同的判斷者可能會(huì)得出不同的結(jié)論，從而產(chǎn)生分歧。為了彌合分歧，盡量提高客觀性，不同地區(qū)的專利審查中都有進(jìn)一步的判斷規(guī)則。以歐洲為代表的創(chuàng)造性判斷規(guī)則被稱為“問題—解決法” （problem-and-solution approach）[2]，以美國(guó)為代表的被稱為“非顯而易見性分析框架”，這個(gè)框架通常被稱為“Graham要素”[3]。我國(guó)的創(chuàng)造性審查規(guī)則主要借鑒了“問題—解決法”，由于采用三個(gè)步驟，因此俗稱“三步法”，具體步驟如下：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。[4]

該方法將一個(gè)主觀判斷過程切割成三部分，前兩部分看起來比較客觀，但關(guān)鍵的最后一部分仍有主觀不確定性[5]。因此套用三步法分析說理，并不能完全消除雙方的爭(zhēng)議。審查員得出的結(jié)論常常會(huì)遭到申請(qǐng)人的質(zhì)疑和反駁：例如區(qū)別特征不是公知常識(shí)、對(duì)比文件結(jié)合缺乏啟示、沒有整體考慮、“事后諸葛亮”等等。

在實(shí)際個(gè)案中有些質(zhì)疑和反駁是合理的，所以每年都會(huì)有一批被復(fù)審或法院撤駁的案例。有趣的是，多數(shù)撤駁案例的前期審查并不違背三步法的操作規(guī)范，只是由于最后一步操作尺度的差異導(dǎo)致了不同結(jié)論，可以說是三步法本身帶來的不確定性。所以三步法有何利弊？它和“Graham要素”相比有何差異？為什么該差異會(huì)導(dǎo)致不同的判斷結(jié)果？都是值得深入反思的問題。

二、實(shí)際解決的技術(shù)問題與聲稱所要解決的技術(shù)問題

在非顯而易見性分析框架中的“Graham要素”包括如下四項(xiàng)內(nèi)容：

1. 現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容，

2. 現(xiàn)有技術(shù)與所針對(duì)的權(quán)利要求之間的區(qū)別，

3. 相應(yīng)領(lǐng)域普通技術(shù)水平，

4. 輔助考慮因素（如商業(yè)成功）。[6]

這個(gè)分析框架同樣需要確定現(xiàn)有技術(shù)及其與權(quán)利要求的區(qū)別，以及相應(yīng)領(lǐng)域普通技術(shù)水平（對(duì)于三步法中本領(lǐng)域技術(shù)人員的概念），而三步法的最后一步中提及的“顯而易見”以否定式出現(xiàn)在本分析框架的主題名稱中。兩相對(duì)比，相似度極高，主要差異在于三步法還需要確定“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”。

兼容各國(guó)審查規(guī)則的PCT（國(guó)際專利合作條約）審查指南里也意識(shí)到這種差異，因此將兩種審查方法分列不同的章節(jié)。

在《PCT國(guó)家檢索和初步審查指南》第13章中，有關(guān)創(chuàng)造性的基本審查規(guī)則主要沿襲了“非顯而易見性分析框架” [7]，完全沒有提及要確定“實(shí)際解決的技術(shù)問題”，只要求“在確定現(xiàn)有技術(shù)與權(quán)利要求之間的區(qū)別時(shí)，所要考慮的問題不是該區(qū)別本身是否是顯而易見的；而是要求保護(hù)的發(fā)明整體上是否是顯而易見的”。言下之意，不去獨(dú)立分析區(qū)別特征帶來的問題。

但為了兼顧不同地區(qū)的審查習(xí)慣，《PCT國(guó)家檢索和初步審查指南》在第13章的附錄中[8]把“問題-解決法”作為審查規(guī)則的補(bǔ)充。只是將三步法中的“實(shí)際解決的技術(shù)問題”稱為“需要解決的客觀技術(shù)問題”。

無論是“實(shí)際”還是“客觀”都是表明這個(gè)根據(jù)區(qū)別特征提煉出來的技術(shù)問題，已經(jīng)脫離了發(fā)明之初發(fā)明人的主觀意圖，可以完全不同于他在說明書中聲稱所要解決的技術(shù)問題。

是否對(duì)實(shí)際解決的技術(shù)問題進(jìn)行總結(jié)，不僅僅是一項(xiàng)行政指令規(guī)則；有時(shí)還會(huì)給創(chuàng)造性的判斷結(jié)論帶來顯著差異。下面列舉兩例加以說明。

2.1 案例一：印刷機(jī)紙張糾偏

本案例來自于2011版《審查操作規(guī)程》[9]。

現(xiàn)有印刷設(shè)備的缺陷是印刷時(shí)紙張容易跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是在印刷機(jī)使用一段時(shí)間后部件A會(huì)發(fā)生變形。于是發(fā)明人用公知的不易變形的B材料制作A部件。請(qǐng)求保護(hù)的權(quán)利要求1是：

一種印刷設(shè)備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。

對(duì)比文件1公開了帶A部件的印刷機(jī)。B是公知的大剛度材料。套用“三步法”可做如下分析：

權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，區(qū)別在于部件A使用材料B制造。實(shí)際解決的技術(shù)問題是：如何防止部件A變形。而為防止變形，使用大剛度的材料B是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，因此權(quán)利要求1的方案是顯而易見的，不具備創(chuàng)造性。

該分析說理是非常規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜椒ú僮?，但是《審查操作?guī)程》上卻否認(rèn)了這個(gè)判斷結(jié)論，認(rèn)定該方案具備創(chuàng)造性。理由是“認(rèn)識(shí)本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力和水平”。顯然這里所說的“本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是指發(fā)明人主觀認(rèn)定的問題，可稱其為“主觀技術(shù)問題”，對(duì)于本案來說是“如何糾偏”。它不同于根據(jù)區(qū)別特征總結(jié)的客觀技術(shù)問題，即“如何提高部件的剛度”。但在三步法操作中會(huì)很自然地將主觀技術(shù)問題替換成客觀技術(shù)問題，暗度陳倉(cāng)，轉(zhuǎn)移矛盾。實(shí)際上，對(duì)于如何糾偏這個(gè)主觀技術(shù)問題，并未被任何引證的技術(shù)手段或公知常識(shí)有針對(duì)性地解決；所以產(chǎn)生了本案例中似是而非的謬誤。

而認(rèn)為本發(fā)明有創(chuàng)造性的分析思路更接近于“非顯而易見性分析框架”。它回避了根據(jù)區(qū)別特征總結(jié)實(shí)際解決的技術(shù)問題，嚴(yán)格立足于本發(fā)明聲稱所要解決的技術(shù)問題“糾偏”，認(rèn)為對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，“部件A的變形”和“紙張跑偏”之間不存在明顯的因果關(guān)系，因此用材料B去制作印刷機(jī)的部件A有創(chuàng)造性。

2.2 案例二：割草機(jī)探測(cè)器

對(duì)于創(chuàng)造性高度較低的組合發(fā)明，這兩種判斷思路的差異同樣可能導(dǎo)致不同的判斷結(jié)果?！秾＠ㄔ怼分杏涗浟诉@樣一個(gè)案例[10]。

一位美國(guó)發(fā)明人希望在私家庭院里周期性除草時(shí)能順便探尋一下被埋的金銀財(cái)寶（比較有美國(guó)特色），因此他在割草機(jī)上安裝了一個(gè)金屬探測(cè)器，并請(qǐng)求保護(hù)這種組合裝置。

美國(guó)專利商標(biāo)局的審查員檢索到了有關(guān)割草機(jī)的對(duì)比文件1，也檢索到了所述探測(cè)器的對(duì)比文件2，但還是認(rèn)為不能否定創(chuàng)造性。只有當(dāng)找到第三篇對(duì)比文件“說教科書上通常提示在割草機(jī)上可以安裝金屬探測(cè)器”，才能“以顯而易見性合適地駁回本申請(qǐng)”。否則沒有啟示將兩者結(jié)合。

在美國(guó)的審查標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)或公知常識(shí)結(jié)合采用TSM準(zhǔn)側(cè)（即教導(dǎo)，提示，動(dòng)機(jī)）[11]。而其中的“理由、啟示或動(dòng)機(jī)”一般來自以下三個(gè)來源之一：

1. 對(duì)比文件本身，

2. 本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識(shí)，

3. 所要解決問題的性質(zhì)，引導(dǎo)發(fā)明人去注意可能與所要解決該問題相關(guān)的對(duì)比文件[12]。

顯然，對(duì)比文件1和2本身都沒有相互結(jié)合的明示或暗示。把兩者結(jié)合也不是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)。與“所要解決問題”直接相關(guān)能引起發(fā)明人注意的對(duì)比文件應(yīng)當(dāng)披露“在割草機(jī)上可以安裝金屬探測(cè)器”的信息，但這樣的對(duì)比文件未被檢索到。所以沒有理由、啟示或動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件1和2結(jié)合。

特別值得注意的是，在第三個(gè)啟示來源中提及的“所要解決問題”，要能引發(fā)“發(fā)明人”而非本領(lǐng)域技術(shù)人員去注意相關(guān)文件，可見這個(gè)問題是發(fā)明人在做發(fā)明時(shí)主觀所要解決的技術(shù)問題，而非三步法中審查員總結(jié)的“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”。

若用三步法分析本發(fā)明，首先將對(duì)比文件1中的割草機(jī)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其次本發(fā)明與對(duì)比文件1中割草機(jī)相比區(qū)別是金屬探測(cè)器，實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是如何探測(cè)埋藏的金銀財(cái)寶。最后，對(duì)比文件2中的金屬探測(cè)器也是用于探測(cè)埋藏的貴金屬，作用相同，存在結(jié)合啟示。因此本方案相對(duì)于對(duì)比文件1和2的結(jié)合是顯而易見的，不具備創(chuàng)造性。

在該三步法的分析中，實(shí)際上是把本發(fā)明所要解決的“如何在割草時(shí)順便探寶”的問題拆解成“如何割草”和“如何探寶”兩個(gè)獨(dú)立問題，并分別舉證加以解決，從而降低了對(duì)對(duì)比文件的舉證要求。

當(dāng)然本案例中這兩個(gè)問題內(nèi)在的關(guān)聯(lián)度不如第一個(gè)案例中“如何糾偏”和“如何提防止變形”中那樣緊密，是否絕對(duì)不能用三步法進(jìn)行拆解，筆者認(rèn)為仍有商榷的余地。

三、“實(shí)際解決的技術(shù)問題”所產(chǎn)生的利弊

對(duì)于上述兩個(gè)創(chuàng)造性案例，當(dāng)采用三步法判斷時(shí)都會(huì)得出與權(quán)威結(jié)論相悖的結(jié)果?？梢娙椒ㄔ谔峁┛陀^公正的評(píng)述規(guī)則的同時(shí)，也會(huì)帶來一些偏差。這種偏差部分來自于對(duì)“實(shí)際解決的技術(shù)問題”的總結(jié)。

這是因?yàn)榘l(fā)明是人為創(chuàng)造而非自然生長(zhǎng)出來的東西，所以對(duì)發(fā)明效果的評(píng)估不可能完全忽視發(fā)明人實(shí)際生活生產(chǎn)中所遇到的難題，對(duì)創(chuàng)造性的分析也不可能完全脫離發(fā)明人的主觀動(dòng)機(jī)。但在三步法分析中并不需要明確考慮發(fā)明人聲稱所要解決的技術(shù)問題，這就可能導(dǎo)致審查員忽略發(fā)明人的主觀能動(dòng)性因素，使評(píng)判變得機(jī)械化。

另一方面“實(shí)際解決的技術(shù)問題”這一貌似客觀的提煉要素，也存在很多主觀性。由于現(xiàn)有技術(shù)并不唯一，將什么對(duì)比文件作為最接近現(xiàn)有技術(shù)、能否作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，部分取決于審查員的主觀意愿。而不同的最接近的現(xiàn)有技術(shù)常會(huì)產(chǎn)生不同的技術(shù)問題。另外由于實(shí)際所要解決的技術(shù)問題并不是文獻(xiàn)材料中實(shí)際記載的內(nèi)容，而是審查員概括得出的，因此即使是基于相同的區(qū)別特征也可能被總結(jié)出不同的技術(shù)問題。所以這種貌似客觀的“實(shí)際解決的技術(shù)問題”也有很多審查員的主觀因素，并非絕對(duì)的客觀。

正因?yàn)檫@種帶有審查員主觀性的“實(shí)際解決的技術(shù)問題”并不符合發(fā)明人主觀上“聲稱所要解決的技術(shù)問題”，所以有時(shí)候會(huì)引起判斷結(jié)論的錯(cuò)誤，更多時(shí)候會(huì)引發(fā)雙方的分歧，各執(zhí)一詞，難以達(dá)成理性共識(shí)，產(chǎn)生不利局面。

3.1不利因素一：引發(fā)“事后諸葛亮”的嫌疑

由于三步法中并不提及本發(fā)明“聲稱所要解決的技術(shù)問題”，而另行總結(jié)出一個(gè)“實(shí)際解決的技術(shù)問題”，給人的感覺是將發(fā)明人發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題轉(zhuǎn)換成審查員發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。如果兩個(gè)技術(shù)問題一致，發(fā)明人會(huì)認(rèn)為是審查員在看了本發(fā)明之后才會(huì)想到的“后見之明”，而發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題本身就有創(chuàng)造性。如果兩個(gè)技術(shù)問題不一致，發(fā)明人也會(huì)認(rèn)為是違背發(fā)明人的真實(shí)意愿，為了評(píng)述而強(qiáng)行拼湊出來的問題。

由于實(shí)際解決的技術(shù)問題是審查員總結(jié)出來的，這就導(dǎo)致了對(duì)本發(fā)明所能解決技術(shù)問題的認(rèn)定責(zé)任在客觀上發(fā)生了轉(zhuǎn)移。既然這是審查員而非發(fā)明人發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，那么立足于該實(shí)際解決的技術(shù)問題所做的“問題-解決法”就很難從邏輯上擺脫“事后諸葛亮”的嫌疑。

3.2不利因素二：誘導(dǎo)公知常識(shí)的爭(zhēng)議

在實(shí)際審查中，常常會(huì)出現(xiàn)這種分歧。審查員檢索的對(duì)比文件已經(jīng)完全公開了本發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思和發(fā)明點(diǎn)，區(qū)別僅是次要的公知常識(shí)。申請(qǐng)人轉(zhuǎn)而爭(zhēng)辯區(qū)別特征也是本發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)，不是公知常識(shí)，若認(rèn)為公知?jiǎng)t請(qǐng)舉證。

這種非理性的爭(zhēng)辯除了申請(qǐng)人出于利益考慮而做了詭辯之外，也不排除是因?yàn)閷彶閱T提煉了“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”誘導(dǎo)申請(qǐng)人重估了區(qū)別特征的價(jià)值。

只要有區(qū)別特征就會(huì)有相應(yīng)的技術(shù)效果和技術(shù)問題，只是這種效果和問題的發(fā)現(xiàn)未必都是發(fā)明人在發(fā)明時(shí)刻意謀求的。因此要避免“事后諸葛亮”不僅是對(duì)審查員的要求，也是對(duì)申請(qǐng)人和代理人的要求。申請(qǐng)人和代理人不應(yīng)在看了審查員檢索的對(duì)比文件后，將原說明書中完全沒有提及效果或功能的技術(shù)特征包裝成“第二發(fā)明點(diǎn)”加以爭(zhēng)辯，否認(rèn)一切公知常識(shí)的認(rèn)定而全部要求舉證。

比如區(qū)別僅在于用螺釘取代螺栓作為連接件，若嚴(yán)格按照三步法，還要鄭重其事地總結(jié)出一個(gè)實(shí)際解決的技術(shù)問題。而總結(jié)這種公知替換所產(chǎn)生的技術(shù)問題本身就很困難，因?yàn)槁葆敽吐菟ㄟ@兩種等效的公知連接手段相互替換談不上可以解決什么技術(shù)問題，只是一種隨機(jī)選擇。其次即使勉強(qiáng)總結(jié)出一個(gè)實(shí)際解決的技術(shù)問題：提供另一種連接方式。似乎也在形式上夸大了該區(qū)別特征的重要性，反而會(huì)引發(fā)某些擅長(zhǎng)辯論的申請(qǐng)人或代理人不著邊際的聯(lián)想和反駁。比如認(rèn)為螺釘不需要螺帽，用螺釘取代螺栓可以節(jié)省零件等等在說明書中根本沒有提及的技術(shù)效果。

3.3積極因素：維持專利的準(zhǔn)入門檻

雖然存在如上所述的多種不利因素，但是“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”也絕非一無是處，否則不會(huì)在歐洲和我國(guó)的審查實(shí)踐中被長(zhǎng)期保留。

如第二個(gè)案例的分析所述，如果嚴(yán)格遵循發(fā)明人聲稱的技術(shù)問題尋找對(duì)比文件，有時(shí)候會(huì)對(duì)對(duì)比文件提出過高的要求。這是因?yàn)榘l(fā)明人聲稱的技術(shù)問題往往具有較強(qiáng)的個(gè)人色彩，并不能保證都是非常理性和規(guī)范的技術(shù)問題。一旦這種技術(shù)問題是異想天開的東西，就很難找到恰當(dāng)?shù)膶?duì)比文件，繼而難以否認(rèn)其創(chuàng)造性。案例二就處于異想天開和現(xiàn)實(shí)有用的臨界位置，所以即使審查員很容易找到公開本發(fā)明主要結(jié)構(gòu)的各對(duì)比文件，也很難找到直接將兩者組合在一起的對(duì)比文件。

假設(shè)發(fā)明人進(jìn)一步提出在割草機(jī)上集成望遠(yuǎn)鏡，用以解決割草時(shí)順便眺望遠(yuǎn)方偵查敵情的問題；是否也只有找到有在割草機(jī)上集成望遠(yuǎn)鏡啟示的對(duì)比文件才能否定創(chuàng)造性呢？如果嚴(yán)格依據(jù)美國(guó)的“理由、啟示或動(dòng)機(jī)”中的三個(gè)來源，在割草機(jī)上集成望遠(yuǎn)鏡不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識(shí)。如果不能在割草機(jī)或望遠(yuǎn)鏡的文獻(xiàn)中找到結(jié)合的指示，那就必須找到一篇記載了這兩個(gè)要素的組合的對(duì)比文件，其難度可想而知。所以嚴(yán)格執(zhí)行這種操作標(biāo)準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致很多異想天開的低質(zhì)量申請(qǐng)反而更容易獲得授權(quán)。

而把發(fā)明中聲稱所要解決的技術(shù)問題轉(zhuǎn)換成實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，這個(gè)難題往往就會(huì)迎刃而解。

所以對(duì)于要素組合非常松散的低質(zhì)量發(fā)明，三步法可以合理地降低舉證難度，兼顧公平與效率。而非顯而易見性分析框架中“引導(dǎo)發(fā)明人去注意”的要求，有時(shí)會(huì)“接近這樣一種風(fēng)險(xiǎn)，即將非顯而易見性的要求削弱至與新穎性審查差不多的地步”[13]，會(huì)對(duì)公共領(lǐng)域產(chǎn)生不當(dāng)侵害。對(duì)此，美國(guó)的審查標(biāo)準(zhǔn)也已經(jīng)做了適度調(diào)整。

四、美國(guó)KSR判例對(duì)非顯而易見性分析框架的補(bǔ)充

隨著美國(guó)專利蟑螂（patent troll）的泛濫，影響了美國(guó)實(shí)業(yè)特別是計(jì)算機(jī)和通信行業(yè)的發(fā)展，使得專利訛詐成為美國(guó)社會(huì)日益嚴(yán)重的問題。而專利訛詐的一個(gè)重要基礎(chǔ)是一大批顯而易見的低質(zhì)量發(fā)明獲得了授權(quán)。面對(duì)這種變化，美國(guó)司法界和專利商標(biāo)局也對(duì)非顯而易見性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)做了調(diào)整。

美國(guó)聯(lián)邦最高法院于2007年4月在對(duì)KSR案的終審判決中指出，“即使（TSM準(zhǔn)則）是有助于創(chuàng)造性判斷的良策，也不應(yīng)成為僵化和千篇一律的規(guī)則”[14]。同時(shí)批判美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院缺點(diǎn)是以一種刻板的方式適用“TSM準(zhǔn)則”。還認(rèn)為在確定權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性時(shí)，專利權(quán)人的實(shí)際動(dòng)機(jī)或者宣稱的目的都不起決定性作用，關(guān)鍵要看權(quán)利要求所要求保護(hù)的客觀范圍是否延伸到顯而易見的區(qū)域。不難看出這種審查思路極大弱化了發(fā)明人主觀意圖在審查中的作用，可以說更接近于“三步法”的審查思路。

數(shù)月之后，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）根據(jù)該司法判決制定公布了《2007顯而易見性審查指南》，該規(guī)則延續(xù)到了《2010 KSR新指南》[15]，其中增加了除TSM準(zhǔn)則之外的六種支持“顯而易見拒絕”的合理理由[16]；其中就包括：根據(jù)已知方法組合現(xiàn)有技術(shù)要素以獲得可預(yù)知的結(jié)果。

如果依據(jù)這種判斷規(guī)則重新審查割草機(jī)探測(cè)器，似乎也可以得出這樣的分析結(jié)論：首先它是用公知的機(jī)械連接方法連接現(xiàn)有技術(shù)中的割草機(jī)和探測(cè)器，得到邊割草邊探寶的效果也是可預(yù)見的，因而該發(fā)明是顯而易見的，不具備創(chuàng)造性。

五、歐洲專利審查指南為問題-解決法打的補(bǔ)丁：could-would法

《歐洲專利局專利審查指南》中規(guī)定：在第三步所要解決的問題是，現(xiàn)有技術(shù)作為一個(gè)整體是否會(huì)促使技術(shù)人員面對(duì)客觀技術(shù)問題時(shí)，將會(huì)（不僅僅是可能（could）而是將會(huì)（would））去考慮教導(dǎo)改造或運(yùn)用現(xiàn)有技術(shù)達(dá)到權(quán)利要求的方案[17]。

同樣，《PCT國(guó)際檢索和初步審查指南》第13章附錄中對(duì)問題-解決法的解釋也做了類似的規(guī)定：第三步中需要解決的問題是從整體上來說，現(xiàn)有技術(shù)中的任何教導(dǎo)是否將會(huì)（并非簡(jiǎn)單的可能，而是將會(huì)）促使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員考慮所述教導(dǎo)[18]。

這里給出了兩個(gè)意思十分接近的詞匯“could”和“would”。兩者都可解釋為“會(huì)”，但細(xì)微的差異是：could側(cè)重于能力，而would側(cè)重于意愿。所以該括號(hào)所表達(dá)的意思是，現(xiàn)有技術(shù)所給出的啟示和教導(dǎo)不僅要求本領(lǐng)域技術(shù)人員在事前來看，覺得這么做是符合科學(xué)原理的，還要求他們?cè)谑虑坝幸庠溉ミ@么做。實(shí)際上就是強(qiáng)調(diào)了要去理解發(fā)明中人的主觀能動(dòng)性——如果僅是合乎科學(xué)原理，但沒有人會(huì)那么做，也不能認(rèn)為是顯而易見的，以此來彌補(bǔ)“問題-解決法”中對(duì)發(fā)明人主觀能動(dòng)性的忽視。換言之，評(píng)價(jià)一個(gè)發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)，需要同時(shí)關(guān)注客觀因素和主觀因素，以免落入機(jī)械化的武斷判定，可以說，這是向“非顯而易見性分析框架”靠攏。

六、小結(jié)和建議

三步法和“Graham要素”大同小異，最主要差別在于是否歸納“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”。在三步法中通過明確歸納“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”，可以擺脫申請(qǐng)人主觀意圖的束縛，能夠從本領(lǐng)域技術(shù)人員這個(gè)旁觀者的角度評(píng)述發(fā)明的創(chuàng)造性，更有助于保障公眾的集體利益。而“Graham要素”中則并不刻意歸納“實(shí)際所要解決的技術(shù)問題”，更貼近發(fā)明人的視角思考發(fā)明所要解決問題，容易和發(fā)明人達(dá)成共識(shí)，更有助于保障發(fā)明人的個(gè)人權(quán)利。這種微小的差異反映出不同國(guó)家地區(qū)的價(jià)值側(cè)重，也可能是大陸法系和英美法系的傳統(tǒng)理念所造成的差異。

但在審查實(shí)踐中，各地區(qū)會(huì)不斷的動(dòng)態(tài)調(diào)整。除了上面所述的歐美審查政策的變化，中國(guó)專利局對(duì)“三步法”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)通常會(huì)強(qiáng)調(diào)立足于“發(fā)明構(gòu)思”，即從本發(fā)明的整體考慮發(fā)明人在原說明書中體現(xiàn)的構(gòu)思，防止忽視發(fā)明人的主觀意圖，產(chǎn)生機(jī)械化操作。而在美國(guó)的非顯而易見性分析框架中，卻強(qiáng)調(diào)不能把TSM準(zhǔn)則作為審查創(chuàng)造性的必要條件，以避免另一種機(jī)械化操作——過于重視發(fā)明人的主觀能動(dòng)性。兩種審查思路都在不自覺地吸收融合對(duì)方的合理性，不斷地做否定之否定。這種標(biāo)準(zhǔn)的搖擺正是各個(gè)國(guó)家地區(qū)為平衡公眾利益和發(fā)明人利益之間的矛盾而做出的努力。

但是左右搖擺不等于莫衷一是，更不等于朝令夕改，這種擺動(dòng)應(yīng)當(dāng)是圍繞客觀公正這一根無形的定軸所做的小幅微調(diào)。構(gòu)建這根定軸的要素除了對(duì)現(xiàn)有技術(shù)及公知常識(shí)的充分檢索和掌握，還有對(duì)發(fā)明人初始發(fā)明意圖的理解和尊重。只有兩者兼具才能最大程度地爭(zhēng)取各方的理性共識(shí)，主動(dòng)適應(yīng)社會(huì)變化，保持客觀公正的初衷。

注釋：

[1]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審協(xié)江蘇中心副研究員

[2]See GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE Part C Chapter IV 9.8

In the problem-and-solution approach, there are three main stages:

(i) determining the "closest prior art",

(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

[3][美]羅杰·謝科特等著，余仲儒等譯：《專利法原理（第2版）》知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社 2016年第1版第135頁

[4]《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié) 判斷方法

[5]參見尹新天：《中國(guó)專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年第1版，第265頁

[6][美]羅杰·謝科特等著，余仲儒等譯：《專利法原理（第2版）》知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社 2016年第1版第136頁

[7]參見國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局編譯：《PCT法律文件匯編（2016）》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017年第1版，第444頁

[8]參見國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局編譯：《PCT法律文件匯編（2016）》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017年第1版，第450頁

[9]參見《審查操作規(guī)程2011》實(shí)質(zhì)審查分冊(cè) 第四章第4.1節(jié)

[10]參見[美]羅杰·謝科特等著，余仲儒等譯：《專利法原理（第2版）》知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社 2016年第1版第140-141頁

[11]參見尹新天：《中國(guó)專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年第1版，第272頁

[12][美]羅杰·謝科特等著，余仲儒等譯：《專利法原理（第2版）》知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社 2016年第1版第140頁

[13][美]羅杰·謝科特等著，余仲儒等譯：《專利法原理（第2版）》知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社 2016年第1版第142頁

[14]參見尹新天：《中國(guó)專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年第1版，第 274-275頁

[15]參見國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局文獻(xiàn)部：《美

[16]具體包括：(1) 根據(jù)已知方法組合現(xiàn)有技術(shù)要素以獲得可預(yù)知的結(jié)果；(2) 一個(gè)已知要素簡(jiǎn)單置換另一個(gè)已知要素以獲得可預(yù)知的結(jié)果；(3) 使用已知技術(shù)以相同的方法改進(jìn)類似設(shè)備、方法或者產(chǎn)品；(4) 運(yùn)用已知技術(shù)改進(jìn)已知的設(shè)備、方法或者產(chǎn)品，產(chǎn)生可預(yù)知的結(jié)果；(5) 顯易嘗試——從數(shù)量有限的確定的可預(yù)知的解決方案中進(jìn)行選擇，有獲得成功的合理預(yù)期；(6) 研究領(lǐng)域的已知成果，基于設(shè)計(jì)動(dòng)機(jī)或者其他市場(chǎng)動(dòng)力刺激，可能促成其發(fā)生變化并運(yùn)用于相同或不同領(lǐng)域，但該變化對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是可預(yù)知的。

[17]See GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE Part C Chapter IV 9.8.3

[18]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局編譯：《PCT法律文件匯編（2016）》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017年第1版，第451頁

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜衡

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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“三步法”與“Graham要素”的差異分析

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