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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：思保環(huán)球
原標題：新興企業(yè)進入全球市場的 10 條知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查指導意見
全球化是現(xiàn)代企業(yè)在發(fā)展過程中無可回避的一大趨勢，企業(yè)應最大限度地利用全球化所帶來的機遇，同時盡量規(guī)避由此產(chǎn)生的風險。 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)可能造成罰款、監(jiān)禁以及罰沒和銷毀產(chǎn)品等嚴重后果。 知識產(chǎn)權(quán)訴訟可能曠日持久且耗資巨大，而且會對公司的聲譽造成嚴重的損害。謹慎實施 FTO 分析是規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)所帶來的負面影響的重要途徑。
隨著中國企業(yè)國際化步伐不斷加快，企業(yè)出海面臨的知識產(chǎn)權(quán)風險不斷加大。思保環(huán)球（CPA Global）資深專家特此為您解讀將產(chǎn)品投放新區(qū)域時風險何在及應對之策。
內(nèi)容簡介
20 世紀下半葉，全球出口總額增長了 20 多倍。隨著跨國交通運輸?shù)呐d起、貿(mào)易壁壘的減少和技術(shù)的不斷發(fā)展，大量企業(yè)抓住全球化的機遇，推動其品牌進入新的區(qū)域。
互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展進一步推動了全球化的進程。 如今，人們無論身處何方，都可以輕松找到任何一家擁有網(wǎng)站的企業(yè)。 全球支付技術(shù)有了全新進展，再輔以安全可靠的交付機制，使得在各個相關(guān)國家/地區(qū)開展業(yè)務(wù)變得前所未有的簡單。
將新產(chǎn)品投放到新市場是一種極為昂貴和冒險的行為，尤其是如果產(chǎn)品侵犯了其他公司的知識產(chǎn)權(quán)，將可能使企業(yè)陷入曠日持久且耗資巨大的法律訴訟，甚至由于訴訟期間市場形勢驟變而錯失良機。 正因如此，企業(yè)需要采取相應的措施，確保旗下產(chǎn)品不會嚴重侵犯其他公司的知識產(chǎn)權(quán)。
為實現(xiàn)這一目的，最重要的一點是公司需要設(shè)法確定其“自由實施權(quán) (FTO)”，也就是確保旗下的新產(chǎn)品、新工藝或新服務(wù)不會侵犯到各個司法管轄區(qū)內(nèi)的其他公司的知識產(chǎn)權(quán)。
憑借 FTO 分析，公司可以更好地決策是否避免在自家產(chǎn)品中使用第三方的專利特征；方法是將其完全從產(chǎn)品中去除、在設(shè)計過程中規(guī)避此項特征，或從第三方手中獲得相關(guān)技術(shù)許可。
關(guān)于 FTO 分析
實施綜合性的 FTO 分析是一項復雜且專業(yè)要求極高的任務(wù)。
一款現(xiàn)代化的產(chǎn)品往往由數(shù)百個組件組成，其中的任何一個組件都可能受到知識產(chǎn)權(quán)保護。 進行 FTO 分析可能意味著需要對數(shù)以千計的組件和專項技術(shù)進行知識產(chǎn)權(quán)風險排查。快速、有效地進行 FTO 分析是市場開拓戰(zhàn)略的重要一環(huán)，但分析工作的復雜性也讓無數(shù)企業(yè)進退兩難。
本白皮書旨在幫助企業(yè)確定和實施有關(guān) FTO 分析的最佳做法，并重點解釋如何全面、高效地進行 FTO 分析。對于希望快速在新市場中投放產(chǎn)品、將旗下業(yè)務(wù)擴展到全新區(qū)域，并最大程度規(guī)避法律訴訟風險的公司而言，本文提出的十項建議非常重要。 此外，這些建議中所涉及的知識產(chǎn)權(quán)主要包括發(fā)明專利與外觀設(shè)計。
關(guān)于將產(chǎn)品投放新區(qū)域時進行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的十個提示
1、什么時候才是實施 FTO 分析的最佳時機？
在選擇何時進行 FTO 分析時，需要考慮以下幾個因素。
第一步是確定產(chǎn)品生命周期的各個階段。 企業(yè)可以使用 Booz、Allen 和 Hamilton (BAH) 模型來了解產(chǎn)品開發(fā)生命周期中的關(guān)鍵階段。
在確定了“設(shè)計與開發(fā)”階段所涉及的技術(shù)特征之后，應立即對其進行知識產(chǎn)權(quán)風險排查。 在為具體的設(shè)計和開發(fā)活動投入時間和資金之前，確認其知識產(chǎn)權(quán)的布局是十分有意義的。這種做法可降低產(chǎn)生不必要的產(chǎn)品開發(fā)成本的風險，并在進行大量投資之前確保產(chǎn)品設(shè)計團隊對知識產(chǎn)權(quán)風險有所了解。
接下來，企業(yè)應考慮在將現(xiàn)有產(chǎn)品投放到新市場時，是無需對其進行重大改動還是需要為其添加全新的技術(shù)或特征。
如產(chǎn)品大體保持不變，則一旦公司考慮在新的國家/地區(qū)推出該產(chǎn)品，就應盡快著手進行 FTO 分析。 公司需要在籌備將產(chǎn)品投放到新市場之前，了解該產(chǎn)品是否存在侵犯知識產(chǎn)權(quán)的情況。
如果需要投放的產(chǎn)品采用了新的技術(shù)或特征，則應在確定產(chǎn)品特征集之后立即進行此項分析，從而將投資風險降至最低。
2、了解整體的知識產(chǎn)權(quán)布局
了解產(chǎn)品在投放區(qū)域的知識產(chǎn)權(quán)布局，可對公司更為有效地分析知識產(chǎn)權(quán)風險起到關(guān)鍵作用。
a. 公司可借此大致了解該司法管轄區(qū)內(nèi)的主要專利所有者，從而考慮是否要從資產(chǎn)所有者手中獲得知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)許可；
b. 公司能夠判斷出購買知識產(chǎn)權(quán)的策略是否可行。 在某些情況下，公司甚至可能考慮收購市場上的主要知識產(chǎn)權(quán)所有者或與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；
c. 此舉有助于公司識別極有可能引起訴訟的專利和技術(shù)領(lǐng)域，從而更為有效地了解訴訟風險；
d. 這樣，公司就可以將知識產(chǎn)權(quán)策略集中在能夠在該司法管轄區(qū)內(nèi)受到保護的相關(guān)技術(shù)上。
深入了解上述問題的知識產(chǎn)權(quán)專員在協(xié)助制定產(chǎn)品開發(fā)與國際化相關(guān)的更加明智的策略時，將處于更加有利的地位。
3、與產(chǎn)品開發(fā)團隊密切協(xié)作
一種產(chǎn)品常常融合了上百種技術(shù)。通常來說，識別出每種技術(shù)，并逐一追蹤其全球知識產(chǎn)權(quán)布局是不切實際的。
知識產(chǎn)權(quán)專員與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)團隊之間的密切協(xié)作，有助于企業(yè)專注于需要排查的技術(shù)以及最有可能發(fā)生侵權(quán)風險的領(lǐng)域。 在確定應優(yōu)先進行 FTO 分析的技術(shù)范圍時，來自產(chǎn)品開發(fā)部門的意見可為相關(guān)工作提供可靠的著手點。
在實際進行專利風險排查分析的過程中，與開發(fā)團隊密切協(xié)作也是十分重要的。
專利權(quán)利要求的保護范圍由多個特征限定。 除非某個產(chǎn)品使用了權(quán)利要求的所有特征，否則該產(chǎn)品可能不侵犯另一公司的專利。 只要有一個權(quán)利要求的特征未被使用，該產(chǎn)品就不會侵犯該項專利。 查看詳細的產(chǎn)品設(shè)計信息有助于知識產(chǎn)權(quán)專員核查專利權(quán)利要求中的每個特征，而與開發(fā)團隊密切協(xié)作則有助于實現(xiàn)這一目標。
舉個例子，假設(shè)知識產(chǎn)權(quán)專員需要對一款柔性屏幕顯示器進行知識產(chǎn)權(quán)風險排查。 通過與開發(fā)團隊展開協(xié)作，知識產(chǎn)權(quán)專員可以得知柔性屏幕顯示器的關(guān)鍵特征如下：
顯示器在經(jīng)過折疊后可產(chǎn)生兩個單獨的區(qū)域，用戶可對其進行單獨控制；例如可在其中的一個區(qū)域上顯示某個電子書的當前頁面，并在另一個區(qū)域上顯示該電子書的索引頁面。
知識產(chǎn)權(quán)專員可通過以下的獨立要求來識別該專利：
一款柔性顯示器設(shè)備包括：
● 一個傳感器，用于探測柔性顯示器設(shè)備的變形情況；
● 一個控制器，用于：
o 根據(jù)變形所生成的線，將顯示器上的一個區(qū)域確定為第一顯示區(qū)域，并將顯示器上的另一個區(qū)域確定為第二顯示區(qū)域；
o 控制顯示器，使其在第一顯示區(qū)域上顯示第一內(nèi)容；
o 控制顯示器，使其在第二顯示區(qū)域上顯示與第一內(nèi)容不同的第二內(nèi)容；以及
o 根據(jù)用戶移動該線的命令，控制第一內(nèi)容和第二內(nèi)容中至少一個內(nèi)容的再現(xiàn)。
知識產(chǎn)權(quán)專員需要針對該專利示例進行更多的實質(zhì)性分析，原因是其權(quán)利要求與產(chǎn)品技術(shù)特征的關(guān)鍵方面明顯相關(guān)。 但是，如果沒有較為詳細的產(chǎn)品信息，知識產(chǎn)權(quán)專員可能無法確認產(chǎn)品中是否至少存在一個權(quán)利要求的特征（“根據(jù)用戶移動該線 … … 內(nèi)容的再現(xiàn)?！保?所以說，知識產(chǎn)權(quán)專員需要與產(chǎn)品開發(fā)團隊密切協(xié)作，方可為其提供規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風險的方案。
4、進行知識產(chǎn)權(quán)風險排查時務(wù)必角度明確
知識產(chǎn)權(quán)專員需要承擔許多不同的任務(wù)。 進行 FTO 分析的目的是確定所有權(quán)利要求的特征存在于產(chǎn)品中的可能性。 負責 FTO 分析的知識產(chǎn)權(quán)專員還可能需要花時間檢索現(xiàn)有技術(shù)，從而為起訴提供支持。 知識產(chǎn)權(quán)專員應確保使用“FTO 思維模式”而非“現(xiàn)有技術(shù)思維模式”，這兩者雖然相似，但目的和結(jié)果卻截然不同。
負責 FTO 分析的知識產(chǎn)權(quán)專員這樣做的目的是確定侵權(quán)風險而非識別現(xiàn)有技術(shù)。FTO 分析中的風險平衡與現(xiàn)有技術(shù)評估中的風險平衡存在差異。 因此，知識產(chǎn)權(quán)專員需要明確進行 FTO 分析的目的，并確保在進行 FTO 分析之前對分析目的進行仔細考量。
5、確保全面檢索相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)
對于一次成功的 FTO 分析而言，識別出所有的相關(guān)專利是非常重要的。哪怕漏掉一個可能導致侵權(quán)的專利，都有可能給公司帶來災難性的后果。 知識產(chǎn)權(quán)專員首先需要進行大規(guī)模的檢索工作，并通過權(quán)利要求的分析對結(jié)果進行過濾。
為確保不會遺漏任何相關(guān)專利，知識產(chǎn)權(quán)專員應從多個角度進行檢索，具體如下：
● 結(jié)構(gòu)布置
● 所實現(xiàn)的功能
● 所解決的問題
● 應用領(lǐng)域
知識產(chǎn)權(quán)專員可使用多個著錄項字段，以增加檢索的多樣性。 專利數(shù)據(jù)中含有結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)字段，在檢索策略中善加利用可確保檢索結(jié)果不受任何單一檢索存在的固有缺點的限制。
知識產(chǎn)權(quán)專員大多采用基于權(quán)利要求中關(guān)鍵詞的檢索方式。 然而，如果沒有使用諸如國際專利分類 (IPC) 和合作專利分類 (CPC) 等專利分類系統(tǒng)，則基于關(guān)鍵字進行檢索可能會存在一些限制，從而導致 FTO 檢索的結(jié)果不夠完整。 日本等司法管轄區(qū)內(nèi)存在由 FI-codes、F-terms 和 Facets 構(gòu)成的高度細化的分類框架，可幫助知識產(chǎn)權(quán)專員更為高效地進行專利分析。
一旦鎖定了活躍在技術(shù)領(lǐng)域的幾家主要的授權(quán)企業(yè)，知識產(chǎn)權(quán)專員的分析結(jié)果將會更加全面，其風險規(guī)避能力也會更強。 知識產(chǎn)權(quán)專員可基于受讓方進行檢索，以便專門查看由非執(zhí)業(yè)實體所有的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。此外，知識產(chǎn)權(quán)專員可對已經(jīng)識別的結(jié)果進行引文分析，以查找類似的專利技術(shù)。
FTO 分析的重點通常是所涉司法管轄區(qū)內(nèi)的專利和審查中的專利申請。 除此之外，將剛剛提交但隨后會進入國家階段的 PCT 申請納入分析范圍也非常有意義。 從主要專利持有人和特定技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新者所撰寫的研究論文中，我們也可以發(fā)現(xiàn)有關(guān)最近可能提交但尚未公開的專利申請的蛛絲馬跡。
6、對供應商的技術(shù)進行密切評估
原始設(shè)備制造商 (OEM) 所提供的產(chǎn)品組件，是新產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的最大風險來源之一。FTO 分析中很重要的一環(huán)，就是確定 OEM 提供的產(chǎn)品組件所采用的核心技術(shù)，并對其進行專利風險排查。
除了需要對供應商的技術(shù)進行前瞻性的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查之外，公司最好在合同中設(shè)置適當?shù)墓藤r償條款，以進一步降低風險。
除了直接侵權(quán)風險之外，如果某產(chǎn)品組件本身不侵犯任何專利，但在某專利所涉的其他設(shè)備或構(gòu)造中充當組成部分并執(zhí)行特定用途，則該組件的供應商可能會面臨“共同侵權(quán)”風險。
7、不要忽視外觀設(shè)計！
針對外觀設(shè)計侵權(quán)的 FTO 分析與針對專利侵權(quán)的 FTO 分析同樣重要。
可以執(zhí)行“普通觀察者測試”和“三方視覺對比測試”等標準化測試，以簡化面向外觀設(shè)計侵權(quán)的初步檢測過程。
舉一個廣為人知的外觀設(shè)計侵權(quán)案例：蘋果曾于 2011 年起訴三星，指控三星的手機和平板電腦侵犯了蘋果的外觀設(shè)計專利。 與此相似的是，在汽車制造領(lǐng)域，本田曾起訴多家制造商在馬來西亞和泰國等國家/地區(qū)侵犯了外觀設(shè)計專利。
在汽車、智能手機等領(lǐng)域，裝飾設(shè)計對產(chǎn)品而言至關(guān)重要，因此檢查外觀設(shè)計知識產(chǎn)權(quán)是否存在侵權(quán)現(xiàn)象是 FTO 分析的重要內(nèi)容。
歐盟知識產(chǎn)權(quán)局 (EUIPO) 的 DesignView 以及世界知識產(chǎn)權(quán)組織 (WIPO) 的 Hague Express 數(shù)據(jù)庫等信息來源為實施全球外觀設(shè)計知識產(chǎn)權(quán)檢索提供了平臺。
8、確保識別出阻擋專利
阻擋專利是開發(fā)其他專利技術(shù)的基礎(chǔ)。
如果侵犯第二項專利的權(quán)利要求會導致第一項專利自動受到侵犯，則第一項專利就成為了第二項專利的阻擋專利。 識別出阻擋專利是對一次成功的 FTO 分析的基本要求。
知識產(chǎn)權(quán)專員可對通常與產(chǎn)品或產(chǎn)品組件相關(guān)的專利進行大范圍的檢索，而不要將檢索范圍局限在某些特定的產(chǎn)品特征上。 然后，可以按照這些專利與整個市場的相關(guān)性對其進行排序。
還有一種可行的做法，就是對已確定為與某一產(chǎn)品的特定特征相關(guān)的專利進行多級別反向引文分析。
9、使用 FTO 識別替代技術(shù)
FTO 分析可幫助企業(yè)識別出一些替代技術(shù)和替代設(shè)計方案，以供其免費使用且不會侵犯到任何知識產(chǎn)權(quán)。 過期的專利以及放棄的專利申請能夠為設(shè)計無侵權(quán)的產(chǎn)品或產(chǎn)品組件提供有用的資源。
企業(yè)可以將公共領(lǐng)域的過期專利安全地應用于自家的產(chǎn)品或工藝。 對于有效專利，可核實申請人是否已經(jīng)放棄部分專利范圍（通過專利審查過程中的答辯或通過權(quán)利要求的修改），以確定可行的設(shè)計備選方案或可替代技術(shù)。
10、專利風險排查分析是一個迭代的過程
全世界平均每天提交的專利數(shù)量超過 8,000 項。 因此，在進行 FTO 分析時相關(guān)專利申請尚未公開的風險是確實存在的。 在一定時間過后進行后續(xù)檢索，則有助于發(fā)現(xiàn)第一輪檢索中未能識別的相關(guān)專利公開文本。
如果某項技術(shù)對產(chǎn)品而言至關(guān)重要，但某個第三方專利阻礙了該項技術(shù)的實施，則對該專利進行詳細的有效性分析將有助于確定該專利在訴訟過程中能否起到有效作用。 此類有效性分析中包括對權(quán)利要求進行的全面現(xiàn)有技術(shù)檢索，而且還包括從其他角度對專利主題進行的有效性分析。
結(jié)論
全球化是現(xiàn)代企業(yè)在發(fā)展過程中無可回避的一大趨勢，企業(yè)應最大限度地利用全球化所帶來的機遇，同時盡量規(guī)避由此產(chǎn)生的風險。 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)可能造成罰款、監(jiān)禁以及罰沒和銷毀產(chǎn)品等嚴重后果。 知識產(chǎn)權(quán)訴訟可能曠日持久且耗資巨大，而且會對公司的聲譽造成嚴重的損害。謹慎實施 FTO 分析是規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)所帶來的負面影響的重要途徑。
FTO 分析需要遵循嚴格的流程，且諸如行業(yè)特定問題、公司優(yōu)先事項、內(nèi)部工作實踐和市場影響力等眾多因素都會對分析結(jié)果產(chǎn)生影響。
本白皮書中的 10 條建議可為有意面向國際市場開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)F(xiàn)有產(chǎn)品投放到新市場的公司提供一份知識產(chǎn)權(quán)注意事項的備忘錄。相信以上措施能夠幫助這些企業(yè)規(guī)避一些常見的陷阱，并使知識產(chǎn)權(quán)風險排查更加科學、全面且有效降低風險。
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：思保環(huán)球
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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