無效宣告請(qǐng)求書為何愈發(fā)的惆（臭）悵（長）？

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作者：寇飛 北京市永新智財(cái)律師事務(wù)所

原標(biāo)題：無效宣告請(qǐng)求書為何愈發(fā)的惆（臭）悵（長）

在專利有效性評(píng)價(jià)的現(xiàn)有制度設(shè)計(jì)下，單次無效宣告程序的冗長化趨勢日益明顯，其更多源于無效宣告請(qǐng)求人趨利避害的艱難抉擇，而在缺少一些制度疏導(dǎo)的情況下，料想一時(shí)難以根治，并會(huì)在較長時(shí)間內(nèi)持續(xù)。

雖然無效宣告請(qǐng)求書并不對(duì)外公示，但實(shí)踐中一個(gè)明顯感受是，如今的無效宣告請(qǐng)求書存在篇幅變長、無效理由、證據(jù)及結(jié)合方式增多的趨勢【1】。加上專利權(quán)人修改權(quán)利要求，提交大量反證，使無效程序軍備競賽化，非但給專利權(quán)人和復(fù)審委【2】帶來極大的負(fù)擔(dān)，請(qǐng)求人恐怕也不勝其煩，且遭人嫌棄。

在貫徹落實(shí)提質(zhì)增效、無效案件平均審查周期壓縮到5個(gè)月的大背景下，本文對(duì)復(fù)審委的工作表示充分尊重與理解。但正所謂屁股決定腦袋，專利權(quán)人因授權(quán)專利擁有的對(duì)世權(quán)理應(yīng)無條件接受公眾的監(jiān)督；居中裁判的復(fù)審委和志在必得的請(qǐng)求人可能會(huì)因工作屬性不同對(duì)單次無效程序冗長化產(chǎn)生一定分歧。本文站在請(qǐng)求人的角度，試圖剖析其在制作無效宣告請(qǐng)求書時(shí)的內(nèi)心惆悵，開展批評(píng)與自我批評(píng)。

一、使用多項(xiàng)無效理由——誰知道哪塊云彩會(huì)下雨

世上沒有無緣無故的愛與恨，請(qǐng)求人不倚仗某個(gè)無效理由或證據(jù)一擊斃命，恰恰是為了在一次無效程序中使出十八般武藝，畢其功于一役。

1、存在即合理——新穎性/創(chuàng)造性之外的理由

專利法實(shí)施細(xì)則中明確規(guī)定的13種無效理由，均能為請(qǐng)求人所用。新穎性/創(chuàng)造性無效理由使用頻率和作為無效決定依據(jù)的概率較高，體現(xiàn)了無效程序中各方對(duì)技術(shù)內(nèi)容的重視和專利作為技術(shù)類案件的應(yīng)有之意，但當(dāng)然不能因此排除適用其他無效理由的合理性。在專利確權(quán)程序中基于各種無效理由對(duì)目標(biāo)專利進(jìn)行全方位審視本應(yīng)無可厚非，這也是專利授權(quán)程序中的常態(tài)。而對(duì)于某些特殊領(lǐng)域，例如醫(yī)藥生物領(lǐng)域，基于專利法第二十五條、第二十六條第三款、第四款的無效理由有時(shí)能帶來預(yù)料不到的效果。

2、有多少無效可以重來

對(duì)于復(fù)審委而言，只要一項(xiàng)無效理由成立，即可據(jù)此宣告專利無效，無再就該案的其他理由予以評(píng)述之必要【3】。這種做法一定程度上兼顧了效率與公平：復(fù)審委在及時(shí)作出無效決定的同時(shí)，對(duì)其他理由未予評(píng)述不會(huì)影響專利無效的結(jié)論；即使無效決定在后續(xù)行政程序中被撤銷（雖然實(shí)際撤銷率極低【4】），復(fù)審委依然可以對(duì)其他理由重新予以審查。

而請(qǐng)求人，尤其是當(dāng)其在涉及涉案專利的侵權(quán)訴訟中作為被告時(shí)，卻沒有容錯(cuò)空間。請(qǐng)求人/被告基于侵權(quán)訴訟答辯期內(nèi)的無效宣告請(qǐng)求固然可以請(qǐng)求中止訴訟，但若無效程序準(zhǔn)備不周非但不能將專利無效，反倒會(huì)給涉案專利，尤其是原本需要專利評(píng)價(jià)報(bào)告來證實(shí)其穩(wěn)定性的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利鍍上一層穩(wěn)定性較高的金。其后果是，即便請(qǐng)求人后續(xù)再次提起新的無效宣告請(qǐng)求，法院出于對(duì)行政機(jī)關(guān)在先無效決定和專利穩(wěn)定性的信賴，可以不再中止訴訟【5】。

更壞的情形是，如果未能無效掉涉案專利，繼而請(qǐng)求人/被告在侵權(quán)訴訟中敗訴，即便涉案專利經(jīng)過行政程序或新的無效宣告程序最終被宣告無效，對(duì)在宣告專利權(quán)無效前法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定不具有追溯力【6】。

請(qǐng)求人固然想做一擊斃命的狙擊手，但殘酷的現(xiàn)實(shí)會(huì)讓其出于穩(wěn)妥，不惜動(dòng)用大炮打蚊子，即便是打中了也要再補(bǔ)上幾槍。

二、新穎性和創(chuàng)造性的艱難抉擇——趨利避害的本性使然

1、富貴險(xiǎn)中求——使用新穎性無效理由既要懂技術(shù)，也要有膽識(shí)

與創(chuàng)造性的“三步法”相比，新穎性的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)客觀，只要能夠認(rèn)定專利屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)，便可得出不具備新穎性的結(jié)論，從而避免陷入創(chuàng)造性非顯而易見性的鏖戰(zhàn)。

但新穎性評(píng)價(jià)同樣存在不確定性，尤其是涉及技術(shù)特征比對(duì)時(shí)。以發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜑槔?，在判斷是否屬于同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜁r(shí)，可能會(huì)因?yàn)闄?quán)利要求或現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案中的技術(shù)特征過于瑣碎，或者技術(shù)術(shù)語不甚清楚，導(dǎo)致結(jié)論模棱兩可。而為了遵循單獨(dú)比對(duì)原則，請(qǐng)求人還會(huì)面對(duì)權(quán)利要求的技術(shù)方案究竟是在一份現(xiàn)有技術(shù)中的一項(xiàng)還是多項(xiàng)技術(shù)方案被公開的問題。是咬著牙認(rèn)為技術(shù)方案已被現(xiàn)有技術(shù)全部公開，僅評(píng)價(jià)新穎性便瀟灑轉(zhuǎn)身？還是退而求其次地認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征并評(píng)價(jià)創(chuàng)造性，小心駛得萬年船？請(qǐng)求人需要作出艱難抉擇。

2、左右逢源？——新穎性和創(chuàng)造性，一個(gè)都不能少

為了避免新穎性評(píng)價(jià)不被認(rèn)可，請(qǐng)求人在新穎性評(píng)價(jià)后，有時(shí)會(huì)增加創(chuàng)造性的假定評(píng)述，“即使專利權(quán)人認(rèn)為權(quán)利要求1的某項(xiàng)技術(shù)特征未被對(duì)比文件1公開，該區(qū)別技術(shù)特征也屬于本領(lǐng)域公知常識(shí)，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1與公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性”【7】。更有甚者，請(qǐng)求人在新穎性評(píng)價(jià)中認(rèn)定權(quán)利要求1所有技術(shù)特征均被對(duì)比文件1公開后，又將對(duì)比文件1中不確定是否公開的技術(shù)特征認(rèn)定為相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征，基于相同的對(duì)比文件1再次評(píng)述同一權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。這種看似自我矛盾的邏輯，其實(shí)是請(qǐng)求人對(duì)于技術(shù)內(nèi)容無法確認(rèn)時(shí)，試圖通過將事實(shí)認(rèn)定的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給復(fù)審委來降低自身風(fēng)險(xiǎn)，讓復(fù)審委從技術(shù)內(nèi)容角度先解決事實(shí)認(rèn)定問題，繼而從新穎性和創(chuàng)造性評(píng)述中挑選一個(gè)理由，將本應(yīng)留給復(fù)審委的判斷題偷換成了選擇題。

基于“誰主張，誰舉證”的原則，作為無效程序的發(fā)起人，請(qǐng)求人對(duì)自己提出的無效請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。上述轉(zhuǎn)嫁責(zé)任的做法固然不值得鼓勵(lì)，但從法理上講，請(qǐng)求人分別提出了權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性的無效請(qǐng)求，也分別列明了其所依據(jù)的事實(shí)和證據(jù)，是否已經(jīng)盡到了舉證義務(wù)？抑或是屬于“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張”，并需要承擔(dān)因舉證不能帶來的不利后果【8】？值得商榷。

對(duì)于技術(shù)方案是否被公開這種事實(shí)認(rèn)定問題，存在一定的不確定性，即便是行政機(jī)構(gòu)本身，也難免會(huì)百密一疏【9】。請(qǐng)求人的上述做法雖然有試圖兩頭獲利，違反誠實(shí)信用原則之嫌。但一方面該做法不違反《專利審查指南》中規(guī)定的無效宣告程序?qū)彶樵瓌t的情況下；另一方面，單次無效宣告程序的冗長也可以一定程度上避免因請(qǐng)求人反復(fù)多次提出無效宣告請(qǐng)求【10】導(dǎo)致的整體無效程序震蕩，節(jié)約行政資源。能否對(duì)此予以包容，同樣值得商榷。

3、退一步能否海闊天空？——用創(chuàng)造性理由代替新穎性理由

另外，請(qǐng)求人在綜合權(quán)衡利弊后，如果放棄鋌而走險(xiǎn)地堅(jiān)持評(píng)價(jià)新穎性，而是直接將不確定是否公開的技術(shù)特征認(rèn)定為區(qū)別技術(shù)特征而評(píng)價(jià)創(chuàng)造性，看似是一個(gè)備選方案。當(dāng)然這里的隱患是，雖然專利權(quán)人一般不會(huì)主動(dòng)承認(rèn)該區(qū)別特征被公開，但復(fù)審委經(jīng)調(diào)查認(rèn)定該特征不屬于區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，是會(huì)基于請(qǐng)求原則審查請(qǐng)求人的創(chuàng)造性理由，還是會(huì)拒絕接受請(qǐng)求人的創(chuàng)造性理由，不得而知。

三、創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中多個(gè)證據(jù)和證據(jù)結(jié)合方式——不敢把雞蛋放在一個(gè)籃子里

一份無效請(qǐng)求書中涉及創(chuàng)造性理由的證據(jù)/證據(jù)結(jié)合方式往往至少三五種，證據(jù)公開內(nèi)容恨不得涵蓋證據(jù)全文。在對(duì)于創(chuàng)造性判斷沒有十足的把握時(shí)，血淋淋的教訓(xùn)讓請(qǐng)求人意識(shí)到，羅列盡可能多的公開內(nèi)容和證據(jù)結(jié)合方式，先確保符合請(qǐng)求原則和程序合法是多么的重要。飯菜吃不完剩下，總比關(guān)鍵時(shí)候巧婦難為無米之炊強(qiáng)。

1、證據(jù)公開內(nèi)容——有些話，你現(xiàn)在不說，就沒機(jī)會(huì)說了

以(2017)京行終4283號(hào)行政判決書為例，請(qǐng)求人在無效請(qǐng)求書中僅主張使用附件8的實(shí)施例4，但在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月內(nèi)提交的《意見陳述書》中主張了證據(jù)8“權(quán)利要求1-2頁，說明書第3-5頁，附圖1、2、7”公開的內(nèi)容?？陬^審理程序中，請(qǐng)求人將附件8中的實(shí)施例2和3的實(shí)施方式也納入現(xiàn)有技術(shù)的范圍。復(fù)審委認(rèn)為實(shí)施例2和3的實(shí)施方式并未超出附件8說明書第3-5頁的內(nèi)容范圍，且專利權(quán)人在口頭審理過程在對(duì)上述實(shí)施方式也充分陳述了意見。復(fù)審委出于行政效率的目的，將實(shí)施例2-4進(jìn)行選擇使用，并未違反請(qǐng)求原則。

由上可知，少引、漏引現(xiàn)有技術(shù)公開內(nèi)容，尤其是對(duì)外文證據(jù)少譯、漏譯，很有可能在后續(xù)無效程序中讓請(qǐng)求人舉證不能，啞巴吃黃連，甚至只能重新提出無效宣告請(qǐng)求。因此，在當(dāng)前愈發(fā)重視對(duì)技術(shù)方案的整體考慮的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中，適當(dāng)多引用現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容是請(qǐng)求人很自然的選擇。但也應(yīng)當(dāng)避免僅羅列證據(jù)內(nèi)容，不作任何其他說明，未對(duì)涉案專利和對(duì)比文件進(jìn)行比較分析的做法【11】。

2、證據(jù)和證據(jù)結(jié)合方式——多多益善？

在（2013）知行字第92號(hào)行政裁定書中，請(qǐng)求人的創(chuàng)造性無效宣告請(qǐng)求理由使用的證據(jù)結(jié)合方式包括對(duì)比文件2和公知常識(shí)的結(jié)合，以及對(duì)比文件3和公知常識(shí)的結(jié)合。而事實(shí)上，涉案專利的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)需要基于對(duì)比文件3、對(duì)比文件2和公知常識(shí)的結(jié)合，而該結(jié)合方式請(qǐng)求人并未提出過。

在第25632號(hào)無效決定【12】中，請(qǐng)求人使用對(duì)比文件1評(píng)價(jià)權(quán)利要求1的新穎性和創(chuàng)造性，使用對(duì)比文件1結(jié)合對(duì)比文件2評(píng)價(jià)從屬權(quán)利要求2的創(chuàng)造性。而經(jīng)審查，權(quán)利要求1相對(duì)比對(duì)比文件1具備新穎性和創(chuàng)造性，權(quán)利要求1和2相對(duì)于對(duì)比文件1與對(duì)比文件2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。在請(qǐng)求人原本可以使用對(duì)比文件1結(jié)合對(duì)比文件2兼評(píng)權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，而實(shí)際上不管是出于對(duì)對(duì)比文件1的信賴還是出于簡化無效程序的訴求，未做相應(yīng)評(píng)價(jià)。多虧復(fù)審委基于《專利審查指南》的明確規(guī)定，依職權(quán)引入了權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1結(jié)合對(duì)比文件2不具備創(chuàng)造性的無效理由，才避免范圍較小的權(quán)利要求2被無效，而其引用的范圍較大的權(quán)利要求1維持有效的不合理審查結(jié)論。

以上問題，同樣可以歸咎于請(qǐng)求人對(duì)技術(shù)內(nèi)容缺乏準(zhǔn)確的把控，因而只能通過證據(jù)的堆疊來增加成功的幾率。甚至不排除有些請(qǐng)求人還耍小伎倆，把內(nèi)心認(rèn)為較為主要且有把握的證據(jù)和/或證據(jù)結(jié)合方式有意隱藏在一堆證據(jù)和/或證據(jù)結(jié)合方式中間，以期達(dá)到隱藏案件爭議焦點(diǎn)，給專利權(quán)人造成突襲的效果。

新修改的《專利審查指南》對(duì)此明確規(guī)定，在無效程序中存在多種對(duì)比文件結(jié)合方式的，應(yīng)當(dāng)首先比較分析最主要的結(jié)合方式。未明確最主要結(jié)合方式的，則默認(rèn)第一組對(duì)比文件的結(jié)合方式未最主要結(jié)合方式。從客觀公正的角度，筆者對(duì)該規(guī)定深表贊同。正如官方解讀中所言，這既未損害請(qǐng)求人的請(qǐng)求權(quán)（并未禁止請(qǐng)求人在無效程序中使用多種對(duì)比文件結(jié)合方式），也沒有降低具體說明的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)在請(qǐng)求書中明確請(qǐng)求人的主要主張，突顯案件爭議焦點(diǎn)，也有利于提升審查質(zhì)量和效率，確保雙方當(dāng)事人的合理利益。

四、結(jié)語

中國哲學(xué)講究“道、法、術(shù)”。類推到無效宣告程序中，其“道”體現(xiàn)在鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的同時(shí)，借助社會(huì)公眾的監(jiān)督力量，避免被授予的專利權(quán)不當(dāng)侵害公有空間和公眾利益。其“法”體現(xiàn)在現(xiàn)有的規(guī)則體系和司法實(shí)踐，要在盡力平衡請(qǐng)求人的請(qǐng)求權(quán)與權(quán)利人的救濟(jì)權(quán)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)程序節(jié)約。而本文中提及的凡此種種做法不過是請(qǐng)求人在道的法理中面對(duì)矛盾，趨利避害之“術(shù)”。

在當(dāng)前的民行二元制下，不存在專利權(quán)無效抗辯制度，法院對(duì)專利的有效性也沒有司法變更權(quán)，專利的有效性只能由專利行政部門認(rèn)定。司法實(shí)踐認(rèn)為，復(fù)審委作為居中裁判者，以依請(qǐng)求審查為原則，依職權(quán)審查的情形僅為請(qǐng)求原則的例外，并受到嚴(yán)格限制【13】。而制度建設(shè)層面，在《專利法修訂草案（送審稿）》中添加的“必要的時(shí)候可以對(duì)專利權(quán)是否符合本法有關(guān)規(guī)定的其他情形進(jìn)行審查”在《專利法修改草案（征求意見稿）》中也被刪除。因此，在作為糾錯(cuò)程序（糾正先前授權(quán)錯(cuò)誤）的無效宣告程序中，請(qǐng)求人只能自己發(fā)揮主觀能動(dòng)性。

大道至簡，以道御術(shù)。從技術(shù)內(nèi)容的事實(shí)認(rèn)定角度解決事實(shí)問題，從無效理由適用角度解決法律問題，或是請(qǐng)求人的終極要義。但法未變，請(qǐng)求人只會(huì)為勝利而非情懷買單。原諒我，下一次的無效宣告請(qǐng)求書，恐怕還會(huì)是老太婆的裹腳布--又臭又長。

注：

【1】 以2016年度專利復(fù)審無效十大案件之四--“主軸電機(jī)”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案為例，據(jù)官方消息，其無效理由、證據(jù)及組合方式繁多，請(qǐng)求書多達(dá)780頁。

【2】請(qǐng)?jiān)试S以此熟悉且言簡意賅的稱謂代表更名后的“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部”。

【3】參見（2016)最高法行申1879號(hào)行政裁定書。

【4】根據(jù)復(fù)審委2018年的官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年因不服無效決定起訴率為24.71%，一審撤銷無效決定率為12.63%。由于二者樣本不完全一致，粗略估計(jì)，無效決定實(shí)際翻案率僅約為24.71%*12.63%=3.12%。

【5】參見《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋[2015]4號(hào)）第十一條。

【6】參見《專利法》第四十七條。

【7】 這種假定評(píng)述在實(shí)踐中往往會(huì)因?yàn)槲疵鞔_區(qū)別技術(shù)特征和所謂的公知常識(shí)性證據(jù)，而不被認(rèn)可。

【8】 雖然是行政程序，但可參考適用《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條。

【9】參見(2018)最高法行申669號(hào)行政裁定書，被訴決定遺漏區(qū)別技術(shù)特征；參見(2016)京行終4169號(hào)行政判決書，駁回決定認(rèn)為權(quán)利要求1不具備新穎性，復(fù)審決定主動(dòng)以權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性維持駁回決定。

【10】“沒有無效不掉的專利，如果有就再來一次”，知產(chǎn)庫微信公眾號(hào)，2017年7月19日。
【11】參見第29921號(hào)無效決定，收錄在《以案說法》一書中。

【12】 同樣收錄在《以案說法》一書中。

【13】 參見（2013）知行字第92號(hào)行政裁定書。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：寇飛 北京市永新智財(cái)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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