專利權權屬糾紛裁判要旨匯總

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：方婧 

原標題：專利權權屬糾紛裁判要旨匯總

根據我國《專利法》第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。

職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位。利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。

據此，我國的現(xiàn)行專利制度為了能充分激發(fā)科學技術研究人員的積極性和創(chuàng)造性，并未籠統(tǒng)地將利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權和專利權歸屬于單位，而是以當事人的意思自治作為第一層次的考慮，即如果單位與發(fā)明人之間有約定，從其約定。

然而，在司法實踐中，單位與員工未約定權屬或權屬約定不明存在歧義的情況卻不勝枚舉。筆者以專利權權屬糾紛為案由，整理了我國近年來關于同類案件的裁判要旨。

司法實踐中，引發(fā)專利權權屬糾紛的主要三大事由及基礎法律關系為：

（一）因職務發(fā)明而引發(fā)的專利權屬糾紛，爭議雙方之間存在雇傭或者臨時雇用的基礎法律關系；

（二）因合作技術開發(fā)而引發(fā)的專利權屬糾紛，爭議雙方之間存在委托技術開發(fā)或者合作技術開發(fā)的基礎法律關系；

（三）因非法接觸取得而糾發(fā)的專利權屬糾紛，一方取得另一方的技術成果并申請專利，也可能引發(fā)專利申請權或者專利權權屬糾紛。

（一）、因職務發(fā)明而引發(fā)的專利權屬糾紛裁判要旨

1、職務發(fā)明創(chuàng)造的三種認定情形：

我國《專利法》第六條及《專利法實施細則》第十二條規(guī)定了三種認定職務發(fā)明創(chuàng)造的具體情形，即必須具備以下條件之一：

（1）主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。包括主要利用本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等作出的發(fā)明創(chuàng)造；

（2）執(zhí)行本單位的任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造；

（3）勞動關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。

2、在職期間的職務發(fā)明

其中，以上第1種及第2種情形，通常是指“在職期間的職務發(fā)明”；判斷是否屬于在職期間的職務發(fā)明，法院通常從以下幾個方面進行分析和裁判：

（1）是否符合法律規(guī)定的職務發(fā)明的主體身份問題：

即要看爭議專利的專利權人與單位是否成立勞動關系

（2）爭議專利的專利權人在單位工作期間執(zhí)行單位工作任務的具體內容：

即爭議專利的專利權人是否擔任過相關技術項目的負責人，或參與過相關技術項目的研發(fā)工作，或有可能接觸到相關技術資料與信息

（3）訴爭專利的技術方案與該專利權人執(zhí)行單位任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造所涉及的技術方案是否相關聯(lián)：

這同時也是判定一項專利是否屬于職務發(fā)明的關鍵問題。

（4）單位與訴爭專利權利人之間對于職務發(fā)明權屬是否存在約定：

比如雙方是否在勞動合同或知識產權協(xié)議中約定，在工作期間，為完成公司工作任務或主要是利用公司的物質條件所完成的作品或發(fā)明創(chuàng)造，均屬于職務作品或發(fā)明。

其產生的知識產權屬公司所有，員工承諾放棄除署名權之外的其他一切權利。如果存在前述約定，則員工離職后1年內申請的專利如果是在公司工作期間與他人共同為完成工作任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造，則所產生的知識產權除署名權外應當屬于公司所有。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2018）粵民終2162號）

3、離職后的職務發(fā)明

（1）法律要件：

屬于前文中提到的第3種情形即“勞動關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造”需要滿足的法律要件是：

A.勞動關系要件：發(fā)明人與單位存在過勞動關系；

B.時間關系要件：即訴爭專利是自發(fā)明人離開單位一年內作出；

C. 關聯(lián)性要件：離職員工在職期間是否參與研發(fā)工作；離職員工申請的專利與原單位專利的關系，即訴爭專利要解決的技術問題是否與之前從事的工作密切相關；離職員工能否接觸到相關研發(fā)資料。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2018）粵民終2262號）

（2）技術關聯(lián)性區(qū)別：

要注意的是員工離職后的職務發(fā)明創(chuàng)造的要求與在職期間的職務發(fā)明創(chuàng)造的要求是不同的，在職期間的職務發(fā)明創(chuàng)造顯然是在職期間已經完成的技術方案，而離職后的職務發(fā)明創(chuàng)造的證明標準是與本職工作有關即可，并不要求技術方案已經完成。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2018）粵民終2024號）

同時，考量涉案專利與離職員工之前承擔的本職工作或者公司分配的任務的關聯(lián)性時，不應將本職工作或分配的任務機械、狹隘地理解為僅限于研發(fā)工作，也不應將職務發(fā)明創(chuàng)造的主體限定于研發(fā)人員，應綜合考量離職員工在公司期間承擔的本職工作性質，實際執(zhí)行本單位任務的內容。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2017）粵民終2783號）

4、非職務發(fā)明的裁判要旨及舉證規(guī)則：

非職務發(fā)明的認定，關鍵在于認定相關發(fā)明創(chuàng)造并非執(zhí)行本單位的任務或利用發(fā)明人所屬的工作單位的物質技術條件完成的。

對于非職務發(fā)明的認定，屬于對消極事實的認定，通常不應由主張該消極事實存在的一方當事人承擔積極的舉證責任，而應當由否定該消極事實的另一方當事人承擔積極的舉證責任。

但是，若否認相關發(fā)明創(chuàng)造為非職務發(fā)明創(chuàng)造的一方當事人已經提交了初步反駁證據的情況下，主張相關發(fā)明創(chuàng)造為非職務發(fā)明創(chuàng)造的一方當事人則應當另行提供證據，證明對方的反駁證據不能起到證明目的。

也就是說，主張不是執(zhí)行本單位的任務或利用所屬的工作單位的物質技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造的事實、認為相關發(fā)明創(chuàng)造為非職務發(fā)明的一方當事人，在對方當事人提供了有效的反駁證據的情況下，有義務提供進一步的證據用以支持其事實主張。

若在對方當事人提供了反駁證據而使發(fā)明創(chuàng)造的性質無法確定，則根據民事訴訟優(yōu)勢證據規(guī)則，應當認定提出非職務發(fā)明創(chuàng)造主張的一方當事人未履行其舉證責任，并進而承擔相應的不利后果。

（參考案例：北京市高級人民法院（2018）京民終477號）

（二）、因合作技術開發(fā)而引發(fā)的專利權屬糾紛裁判要旨

根據《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，技術合同是當事人就技術開發(fā)、轉讓、咨詢或者服務訂立的確立相互之間權利和義務的合同。

其中，技術開發(fā)合同，是指當事人之間就新技術、新產品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同，包括委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同。

認定當事人所簽合同是否為技術合同，關鍵是要審查合同約定的主要權利和義務是否含有技術內容或技術方案，即是否表現(xiàn)為一方利用科學技術知識、信息和經驗為他方開發(fā)或轉讓技術成果，或提供技術上的支持、服務或咨詢，幫助他方解決技術難題等。其內容及形式要件包括：

一是從形式上看，要具備技術開發(fā)合同的一般要件，例如研發(fā)的內容、研發(fā)的預期成果、交付時間、研發(fā)經費的數額及支付結算方式、技術及資料的保密流程、技術成果的歸屬、驗收方式及違約責任等；

二是從內容上看，須體現(xiàn)出具體的委托技術開發(fā)內容，如具體開發(fā)何種技術、研發(fā)經費、權利如何歸屬等信息。

（參考案例：最高人民法院（2019）最高法知民終619號）

1、協(xié)議中有明確約定的情形：

即合同雙方當事人如果在協(xié)議書中對技術范圍已有明確具體約定的，應當依據該約定判斷涉案專利所請求保護的技術方案是否被包含在涉案協(xié)議書約定的技術范圍之內，從而確定專利權或專利申請權的歸屬。

2、協(xié)議中無明確約定的情形：

如果合作雙方只是在協(xié)議中籠統(tǒng)地約定“雙方合作研發(fā)產品知識產權歸甲乙雙方所有”，法院裁判此類案件的要旨是：只有“合作研發(fā)”才能主張共有權。即應考慮以下因素：

（1）在合作研發(fā)中合同相對方是否履行了合同義務；

（2）從誠信原因解釋，合同相對方在“合作研發(fā)”中提供的支持和幫助應該是實質性的，而非僅僅參與研發(fā)或提供一般性的技術支持；

（3）考察合同相對方是否在技術支持上做出了實質性貢獻，應考慮其所提出的技術方案是否具備新穎性，提供不具備新穎性的技術方案只能視為提供了技術參考，不宜認定為“實質性貢獻”；

（4）技術方案新穎性的判斷，參照《專利法》第二十二條規(guī)定，即技術方案不能是現(xiàn)有技術也不能是構成抵觸申請的在先申請技術。

（參考案例：最高人民法院（2019）最高法知民終836號）

3、對合作協(xié)議的條款理解有爭議的情形：

法院裁判要旨為：

（1）從爭議條款本身分析，考量相關條款約定的是技術保密義務，還是技術的權利歸屬問題，如果是對雙方當事人相關知識產權現(xiàn)狀的認可，則不能以此認定為權利歸屬條款；

（2）從合同體系上分析，考量是否有其他條款可以佐證爭議條款系技術歸屬的約定條款，是否存在關于技術歸屬的合理對價約定，是否符合常理；

（3）從交易習慣上分析，技術歸屬的約定通常屬于重要權利處分，往往會以明確、清晰的意思表示作出，往往會伴隨著雙方的磋商、談判過程。在沒有明確技術歸屬合理對價和其他任何配套條款的情況下，僅以一句并不明確的約定就認定其有技術歸屬或技術轉讓的意思，不符合交易習慣。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2017）粵民終2968-2976號）

（三）、因非法接觸取得而引發(fā)的專利權屬糾紛裁判要旨

這種情形通常表現(xiàn)為專利抄襲。法院在審理此類案件時，重點審理：

1.被控侵權人是否有可能接觸被抄襲的技術方案；

2.被控抄襲專利與被抄襲方在先技術對比是否具備實質性特點。

在被控侵權人接觸被抄襲的技術方案的前提下，如果被控抄襲專利與被抄襲方技術方案對比不具有實質性特點，則應當認定被控侵權人未對被抄襲專利作出創(chuàng)造性貢獻，構成了專利抄襲。

反之，如果被控抄襲專利與被抄襲方技術方案對比具備實質性特點，則應當認定被控侵權人對于體現(xiàn)實質性特點的技術特征作出了創(chuàng)造性貢獻，但是二者相同的部分仍然構成對被抄襲方的抄襲，除非相同的部分屬于現(xiàn)有技術。

其中，關于無實質區(qū)別的認定標準為：在專利申請日前，爭議專利技術方案在已有技術文檔中，或已明確記載或被隱含公開，或僅是在被抄襲方技術方案的基礎上無需付出任何創(chuàng)造性勞動即可獲得，與被抄襲方技術方案無本質區(qū)別。

爭議專利技術方案與被抄襲方所提供的比對技術之間在部分技術特征上完全相同以及在其余技術特征上無實質性差異或屬無需創(chuàng)造性勞動的簡單替換，均屬于無實質區(qū)別。

（參考案例：上海市高級人民法院（2018）滬民終541號）

【其他問題】

1、利用財政性資金設立的科學技術基金項目所形成的專利權權屬：

專利申請權原則上屬于發(fā)明人，但也應考慮到職務發(fā)明、法律的特別規(guī)定、當事人約定等歸屬不同的具體情況。

職務發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權除當事人之間有約定的情形外，原則上應屬于單位。

利用財政性資金設立的科學技術基金項目所形成的發(fā)明專利權，除涉及國家安全、國家利益和重大社會公共利益的外，由項目承擔者依法取得，專利權屬于項目承擔者。

（參考案例：山東省濰坊市中級人民法院（2011）濰知初字第1號）

2、專利權權屬的訴訟時效：

在司法實踐中，不少被訴方會以已過訴訟時效作為抗辯事由。需要注意的是，關于專利權權屬的訴訟時效，其起算時間為從涉案專利專利權終止之日或侵權行為終止之日起計算。

3、發(fā)明人的舉證問題：

在專利權權屬糾紛案件中，被訴方往往會提供專利登記簿副本，用來證明案涉專利的專利權人。

由于國家專利行政管理部門對申請文件中記載的發(fā)明人并不進行實質性審查，專利證書上關于發(fā)明人的記載并非具有絕對的證據效力，因此，在對方提出相關證據予以反駁的情況下，主張其為專利權人的一方當事人仍然應當提交其他證據對其訴訟主張加以證明。

（參考案例：北京市高級人民法院（2018）京民終522號）

4、高頻法條：

《中華人民共和國專利法》第六條

《中華人民共和國專利法》第八條

《中華人民共和國專利法》第十五條

《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條

《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條

《中華人民共和國合同法》第三百二十九條

《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：方婧 

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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