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作者：莊輝 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所
原標(biāo)題： 從“紅?！薄ⅰ奥堵丁?、“王老吉”商標(biāo)糾紛看商標(biāo)許可的風(fēng)險(xiǎn)防范
近年來備受關(guān)注的中國和泰國“紅?！鄙虡?biāo)糾紛、南北“露露”商標(biāo)糾紛、廣藥和加多寶“王老吉”商標(biāo)糾紛本質(zhì)上都是因商標(biāo)許可引發(fā)的商標(biāo)權(quán)利人和被許可人之間的糾紛。商標(biāo)許可雖然有利于權(quán)利人擴(kuò)大市場并提升商標(biāo)知名度、也可以幫助被許可人省去培育新品牌的過程，但其中也伴隨著一定的風(fēng)險(xiǎn)。無論作為許可人還是被許可人，在簽訂許可協(xié)議前都應(yīng)當(dāng)保持謹(jǐn)慎的態(tài)度、合理規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
一、“紅?！鄙虡?biāo)糾紛
（一）案情概述
本案的糾紛雙方是紅牛維他命飲料有限公司（“中國紅牛”）和天絲醫(yī)藥保健有限公司（“泰國紅?！保Ｖ袊t牛是一家合資公司；泰國紅牛是中國紅牛成立時的出資人之一，同時也是中國的“紅?！毕盗猩虡?biāo)的權(quán)利人，與中國紅牛簽訂商標(biāo)許可協(xié)議、授權(quán)中國紅牛使用商標(biāo)。
2016年，商標(biāo)許可協(xié)議到期后泰國紅牛拒絕進(jìn)行續(xù)期，雙方糾紛開始。中國紅牛認(rèn)為自己多年來對“紅?！鄙虡?biāo)的品牌價值作出了巨大貢獻(xiàn)，起訴請求法院確認(rèn)“紅?！毕盗猩虡?biāo)由中國紅牛單獨(dú)享有所有權(quán)、或中國紅牛和泰國紅牛共同享有所有權(quán)，并要求泰國紅牛與其分擔(dān)廣告費(fèi)。
本案的爭議焦點(diǎn)有二：1.合同法方面：設(shè)立中國紅牛公司的合資合同中約定，泰國紅牛向中國紅?！疤峁碑a(chǎn)品配方和商標(biāo)，以及中國紅牛的“產(chǎn)品的商標(biāo)是合資公司資產(chǎn)的一部分”，這些條款應(yīng)解釋為商標(biāo)轉(zhuǎn)讓抑或商標(biāo)許可。法院最終認(rèn)定為商標(biāo)許可。2.商標(biāo)法方面：被許可人能否依據(jù)對商標(biāo)的廣告宣傳等投入或基于公平原則而享有相關(guān)商標(biāo)所有權(quán)。法院認(rèn)定被許可人的貢獻(xiàn)無法使其取得商標(biāo)權(quán)。最終作為商標(biāo)權(quán)利人的泰國紅牛勝訴，中國紅牛表示會進(jìn)行上訴。
（二）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
1、作為商標(biāo)權(quán)利人，需要在許可協(xié)議中約定禁止被許可人注冊相同或近似商標(biāo)。中國紅牛作為被許可人曾注冊了第5546456號“”商標(biāo)、第5617039號“”商標(biāo)、第5926691號“纖牛”等多個商標(biāo)。泰國紅牛通過交涉等方式使中國紅牛同意將這些商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至泰國紅牛名下。若當(dāng)初在協(xié)議中就對此類損害商標(biāo)權(quán)利人利益的行為加以防范，可以為日后省去很多麻煩。
2、在合同撰寫中應(yīng)避免“A公司向B公司提供商標(biāo)”這類模糊的用語，以減少日后產(chǎn)生糾紛的可能性。至少應(yīng)寫明是許可還是轉(zhuǎn)讓、并寫明許可或轉(zhuǎn)讓針對的具體商標(biāo)信息。
二、“露露”商標(biāo)糾紛
（一）案情概述
本案的糾紛雙方是汕頭高新區(qū)露露南方有限公司（“汕頭露露”）和河北承德露露股份有限公司（“承德露露”）。兩家公司原先都是露露集團(tuán)有限責(zé)任公司（“露露集團(tuán)”，現(xiàn)已更名為霖霖集團(tuán)有限責(zé)任公司）的子公司，而露露集團(tuán)當(dāng)時是“露露”商標(biāo)的權(quán)利人。2001年-2002年，露露內(nèi)部進(jìn)行了“分家”，這三家公司及香港飛達(dá)企業(yè)公司（汕頭露露股東之一）共同簽訂了《備忘錄》及《補(bǔ)充備忘錄》。根據(jù)承德露露的公告，這兩份文件中關(guān)于商標(biāo)的約定是授予汕頭露露無限期的商標(biāo)使用權(quán)，另外還有將南方市場分割給汕頭露露等其他內(nèi)容。協(xié)議的簽署人是當(dāng)時承德露露的董事長王寶林、總經(jīng)理王秋敏（王寶林同時兼任露露集團(tuán)、汕頭露露董事長職務(wù)，王秋敏同時兼任露露集團(tuán)、汕頭露露董事職務(wù)）。2006年，露露集團(tuán)將“露露”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給承德露露。因此目前糾紛雙方關(guān)系是：汕頭露露是被許可人，承德露露是許可人。根據(jù)汕頭露露在其微信公眾號發(fā)布的聲明，多年來雙方關(guān)系良好、協(xié)調(diào)合作，但從2015年下半年開始，承德露露開始對汕頭露露發(fā)起訴訟。
汕頭露露的反擊是起訴承德露露，要求法院判令承德露露繼續(xù)履行《備忘錄》及《補(bǔ)充備忘錄》、許可其使用商標(biāo)；承德露露則主張《備忘錄》及《補(bǔ)充備忘錄》無效，文件是當(dāng)時的董事長等人越權(quán)簽署、且該關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)等相關(guān)程序。
本案的爭議焦點(diǎn)是《備忘錄》及《補(bǔ)充備忘錄》的有效與否。法院認(rèn)定兩文件合法有效，因?yàn)槌械侣堵稕]有證據(jù)證明汕頭露露明知協(xié)議是無權(quán)代表、超越權(quán)限簽署的，當(dāng)時的法律也并沒有關(guān)于關(guān)聯(lián)交易必須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)同意或是必須披露交易信息的強(qiáng)制性規(guī)定；且《備忘錄》及《補(bǔ)充備忘錄》的簽訂具有特定的歷史原因。因此承德露露敗訴，商標(biāo)許可協(xié)議作為《備忘錄》的一部分應(yīng)繼續(xù)履行。
《備忘錄》的存在阻礙了承德露露進(jìn)入南方市場，對其發(fā)展有很大影響，因此雙方近年來糾紛不斷。除了上述訴訟外，南北露露相關(guān)的糾紛還有承德露露訴汕頭露露侵害商標(biāo)權(quán)、承德露露的大股東訴汕頭露露和露露集團(tuán)要求判備忘錄無效、承德露露起訴原董事長及總經(jīng)理等。
（二）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
1、簽訂無限期或期限很長的商標(biāo)許可使用協(xié)議具有很大的風(fēng)險(xiǎn)。在時間跨度較長的情況下很難保證雙方在市場競爭中不發(fā)生利益沖突，從權(quán)利人的角度講應(yīng)盡量避免這種情況。
2、“露露”商標(biāo)糾紛是在集團(tuán)內(nèi)部“分家”的特殊背景下產(chǎn)生的，面臨類似情況的企業(yè)在處理商標(biāo)問題時需要謹(jǐn)慎考慮。采取本案中這樣將商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)給A公司、讓A公司許可B公司使用的做法可能會為將來埋下A與B間糾紛的隱患。
三、“王老吉”商標(biāo)糾紛
（一）案情概述
本案的糾紛雙方是廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（“廣藥集團(tuán)”）和加多寶（中國）飲料有限公司等多家“加多寶”公司。糾紛發(fā)生時，廣藥集團(tuán)是中國大陸“王老吉”系列商標(biāo)的權(quán)利人，其中一件“王老吉”商標(biāo)是1997年從廣州羊城藥業(yè)股份有限公司王老吉食品飲料分公司（“羊城藥業(yè)”）處受讓得來的。羊城藥業(yè)與加多寶的母公司香港鴻道（集團(tuán)）有限公司（“鴻道集團(tuán)”）于1995年和1997年簽訂了商標(biāo)許可協(xié)議、授權(quán)鴻道集團(tuán)使用“王老吉”商標(biāo)。2000年，廣藥集團(tuán)與鴻道集團(tuán)再次簽訂許可協(xié)議后，許可期限延長至2010年。雖然雙方在2002年及2003年再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議、將許可期限延長至2020年，但這兩份補(bǔ)充協(xié)議在2012年因廣藥集團(tuán)副董事長收受鴻道集團(tuán)董事長賄賂而被仲裁認(rèn)定自始無效。因此商標(biāo)許可實(shí)際于2010年已經(jīng)到期，但加多寶到2012年依然在使用“王老吉”商標(biāo)。這一時間差就引發(fā)了商標(biāo)侵權(quán)糾紛，廣藥集團(tuán)起訴要求加多寶支付2010-2012年的侵權(quán)損害賠償二十九億余元。
本案的爭議焦點(diǎn)是加多寶2010-2012年的行為是否侵權(quán)、以及具體賠償數(shù)額的問題。由于上述兩補(bǔ)充協(xié)議已無效，且加多寶關(guān)于善意履行的主張不能成立（因?yàn)榧佣鄬毷区櫟兰瘓F(tuán)出資設(shè)立的公司、且在廣藥集團(tuán)已提起針對補(bǔ)充協(xié)議的仲裁后仍未停止使用），法院認(rèn)定加多寶侵犯商標(biāo)權(quán)；由于雙方都有過錯，加多寶應(yīng)賠償被訴侵權(quán)期間所獲利潤的一半，即十四億余元。
但本案于2019年6月被最高法院發(fā)回重審。最高法院要求一審法院首先審查被訴侵權(quán)行為是否“未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可”，另外還指出了用于判斷賠償數(shù)額的證據(jù)存在重大缺陷，本案可能還會出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。
除了商標(biāo)糾紛外，廣藥和加多寶之間還有關(guān)于知名商品包裝裝潢的“紅罐”之爭和關(guān)于廣告語的虛假宣傳訴訟，這些訴訟的結(jié)果大多有利于廣藥。但由于雙方采取了價格戰(zhàn)的策略進(jìn)行競爭，影響產(chǎn)品利潤，糾紛對加多寶和廣藥王老吉均有不利影響。
（二）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
1、無論作為許可人還是被許可人都應(yīng)重視企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)管理，避免出現(xiàn)用非法手段獲得許可協(xié)議的問題。雖然許可協(xié)議的無效對作為侵權(quán)主體的加多寶影響更大，但仲裁和訴訟的漫長過程對于廣藥一方而言也是不利因素。
2、被許可人在被許可使用的商標(biāo)打開市場之后，也應(yīng)盡快發(fā)展和培育自有品牌、不能一味依賴他人商標(biāo)。
四、共性問題
上述三個案件都是因簽訂商標(biāo)許可協(xié)議后雙方關(guān)系破裂而引發(fā)的糾紛。當(dāng)許可人與被許可人之間原本良好的合作關(guān)系破裂時，若商標(biāo)許可協(xié)議有效且尚未到期，則許可人一方較為被動，面臨著暫時無法收回商標(biāo)、不得不接受被許可人生產(chǎn)的帶有該商標(biāo)的產(chǎn)品繼續(xù)在市場上與許可人產(chǎn)品并存的局面，協(xié)議中如果還包含分割市場的內(nèi)容則對許可人的影響更大（“露露”案）；若商標(biāo)許可協(xié)議已經(jīng)到期、或因?yàn)檫`反《合同法》第五十二條而無效，則被許可人較為被動，面臨著因侵犯商標(biāo)權(quán)而產(chǎn)生的巨額賠償，且不得不更換新的商標(biāo)、失去多年來積累的商譽(yù)（“紅?！薄ⅰ巴趵霞卑福?。
讓一個知名品牌陷入糾紛之中，對于雙方的商譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益而言都是有損傷的。例如消費(fèi)者通過媒體報(bào)道了解到加多寶和廣藥王老吉的糾紛后，在選購涼茶時就會考慮這一產(chǎn)品是“正品”還是“山寨”的問題，這就為品牌蒙上了一層陰影。而且由于雙方產(chǎn)品通常差異性較小，一旦由合作變成競爭，往往會采取價格戰(zhàn)的方式、最終形成兩敗俱傷的局面。
五、商標(biāo)許可的風(fēng)險(xiǎn)防范
（一）注意內(nèi)部風(fēng)控和合規(guī)管理、嚴(yán)格商標(biāo)許可協(xié)議簽訂的審核流程，確保商標(biāo)許可協(xié)議的合法有效（如審核對方有無簽約權(quán)限、嚴(yán)格內(nèi)部管理以避免回扣問題等）。
（二）涉及商標(biāo)使用權(quán)的協(xié)議條款應(yīng)當(dāng)盡可能使用清晰明確的語言，明確約定是許可還是轉(zhuǎn)讓等關(guān)鍵性問題，避免模糊的用語為日后糾紛埋下伏筆。
（三）商標(biāo)許可協(xié)議簽訂后應(yīng)及時進(jìn)行備案。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十三條，商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人。
（四）如雙方因商標(biāo)許可問題產(chǎn)生爭議、無法通過協(xié)商解決，應(yīng)及時通過司法或仲裁方式解決糾紛，避免權(quán)利義務(wù)長期處于不確定、懸而未決的狀態(tài)，盡可能使損失最小化。
（五）作為許可人，在商標(biāo)許可協(xié)議的撰寫方面應(yīng)注意：
1、在許可協(xié)議中明確具體商標(biāo)、許可的類型（獨(dú)占許可、排他許可、普通許可）、地域范圍、許可期限、產(chǎn)品質(zhì)量要求等重點(diǎn)問題。由于獨(dú)占許可會使得權(quán)利人自己也無法使用該商標(biāo)，進(jìn)行獨(dú)占許可應(yīng)特別謹(jǐn)慎。另外，應(yīng)盡量避免簽訂無限期的商標(biāo)許可使用協(xié)議，將許可期限控制在合理的范圍內(nèi)。
2、在許可協(xié)議中就禁止搶注相同或近似商標(biāo)的問題與被許可人作出明確約定，并明確相應(yīng)的違約責(zé)任。進(jìn)一步地，還可考慮在協(xié)議中對被許可人在其他知識產(chǎn)權(quán)和競爭法相關(guān)的方面進(jìn)行限制，如要求被許可人不得將商標(biāo)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)申請為立體商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利、不得將商標(biāo)作為被許可人公司或其子公司商號等。
（六）作為被許可人，首先要認(rèn)識到采取許可模式對于被許可人而言所固有的風(fēng)險(xiǎn)性。被許可人對一個商標(biāo)的推廣和維護(hù)的貢獻(xiàn)無法讓其取得商標(biāo)權(quán)，許可期限屆滿后如無法續(xù)期，被許可人損失很大。
1、在商標(biāo)許可協(xié)議的撰寫方面：應(yīng)當(dāng)在許可協(xié)議中約定被許可商標(biāo)的及時續(xù)展，并追求較長的許可期限，以保證使用商標(biāo)的穩(wěn)定性。對于被許可使用的商標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)讓時許可協(xié)議的效力問題，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十條規(guī)定：“注冊商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標(biāo)使用許可合同的效力，但商標(biāo)使用許可合同另有約定的除外?！币虼藢ι婕吧虡?biāo)轉(zhuǎn)讓的問題無需特別約定，但是為盡可能避免雙方出現(xiàn)爭議、被許可人也可要求在許可協(xié)議中作出明確約定。
2、在商標(biāo)許可期限內(nèi)應(yīng)盡快發(fā)展和培育自有品牌。若是出于客觀原因無法在許可期限內(nèi)投入較大成本來發(fā)展自有品牌，至少也應(yīng)在許可協(xié)議終止前準(zhǔn)備好有效注冊的自創(chuàng)品牌商標(biāo)，以保證在無法續(xù)期時能夠順利推出新產(chǎn)品。
主要參考文獻(xiàn)：
1. (2018)京民初166號民事判決書
2.（2014）粵高法民三初字第1號民事判決書
3.（2018）最高法民終1215號民事裁定書
4. (2013)承民初字第00248號民事判決書
5. 河北承德露露股份有限公司關(guān)于重大訴訟的公告（公告編號：2018-033）
6. 河北承德露露股份有限公司重大訴訟進(jìn)展公告（公告編號：2019-026）
7. 河北承德露露股份有限公司重大訴訟進(jìn)展公告（公告編號：2020-001）
8. 河北承德露露股份有限公司關(guān)于重大訴訟的公告（公告編號：2020-014）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：莊輝 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：從“紅牛”、“露露”、“王老吉”商標(biāo)糾紛看商標(biāo)許可的風(fēng)險(xiǎn)防范（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）
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