論外觀設計專利無效中組合手法啟示

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作者：張巍巍

原標題：論外觀設計專利無效中組合手法啟示

在外觀設計專利無效案件中，多數(shù)請求人會使用《專利法》第23條第2款作為無效理由。通常，他們會組合多個現(xiàn)有設計來試圖證明涉案專利不符合上述條款的規(guī)定。然而，多數(shù)證據(jù)組合并不會得到審查員的認可。在筆者看來，不被審查員認可的原因在于請求人僅僅是將現(xiàn)有設計的特征機械的組合在一起，并沒有考慮現(xiàn)有設計之間或現(xiàn)有設計特征的組合手法是否具有啟示。

法條解讀

《專利法》第23條第2款規(guī)定了請求人可以將多個現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征進行組合，但沒有規(guī)定組合手法的啟示：“授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別”。

現(xiàn)有設計特征的組合手法應具有啟示則規(guī)定在《專利審查指南2010版》第四部分第五章第6條第三款：“涉案專利是由現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征組合得到的，所述現(xiàn)有設計與涉案專利的相應設計部分相同或者僅有細微差別，且該具體的組合手法在相同或者相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計中存在啟示?！?/p>

關于組合的相關定義及明顯具有啟示的情形規(guī)定在《專利審查指南2010版》第四部分第五章第6.2.3條：“組合包括拼合和替換，是指將兩項或者兩項以上設計或者設計特征拼合成一項外觀設計，或者將一項外觀設計中的設計特征用其他設計特征替換。以一項設計或者設計特征為單元重復排列而得到的外觀設計屬于組合設計。上述組合也包括采用自然物、自然景象以及無產(chǎn)品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合進行的拼合和替換。以下幾種類型的組合屬于明顯存在組合手法的啟示的情形，由此得到的外觀設計屬于與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比沒有明顯區(qū)別的外觀設計：（1）將相同或者相近種類產(chǎn)品的多項現(xiàn)有設計原樣或者作細微變化后進行直接拼合得到的外觀設計。例如，將多個零部件產(chǎn)品的設計直接拼合為一體形成的外觀設計。（2）將產(chǎn)品外觀設計的設計特征用另一項相同或者相近種類產(chǎn)品的設計特征原樣或者作細微變化后替換得到的外觀設計。（3）將產(chǎn)品現(xiàn)有的形狀設計與現(xiàn)有的圖案、色彩或者其結(jié)合通過直接拼合得到該產(chǎn)品的外觀設計；或者將現(xiàn)有設計中的圖案、色彩或者其結(jié)合替換成其他現(xiàn)有設計的圖案、色彩或者其結(jié)合得到的外觀設計。”

因此，在比對現(xiàn)有設計或現(xiàn)有設計特征的組合與涉案專利是否具有明顯區(qū)別之前，應先判斷多個現(xiàn)有設計或多個現(xiàn)有設計的特征是否具有組合手法的啟示。根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗，對于將多個現(xiàn)有設計直接進行拼合的情形，通常不存在組合啟示的判斷難度；而判斷設計特征的組合手法是否具有啟示，則是外觀設計專利無效案件中的重點和難點。

案例解析

案例一 現(xiàn)有設計不具有組合性（無效決定號為：42068）
 

圖一

請求人主張對比設計1和對比設計2進行拼合，它們二者分別對應于涉案專利中的組件1和組件2（組件1為帶屏幕的機器，組件2為兩個圓柱形外接設備）。如圖一所示。

對比設計1與涉案專利屬于相近種類產(chǎn)品。但其并未顯示有外接部件，也沒有可分別連接兩根同類導線的接口。對比設計2是醫(yī)療設備的管口，其為空腔結(jié)構(gòu)的殼體，并非用于通過導線連接其他設備。因此，對比設計1和對比設計2都不具備可通過導線相互連接的組合啟示。

案例二  設計構(gòu)思不能作為設計特征進行結(jié)合（決定號：36927）

圖二

請求人主張，對比設計1、4、5公開了涉案專利“側(cè)面看L形的長邊自上而下漸寬，短邊自左而右漸窄”的設計特征，如圖二所示。

外觀設計保護的是具體的產(chǎn)品而非抽象概括出來的設計構(gòu)思，外觀設計組合是對具體設計特征的拼合和替換，用于組合的現(xiàn)有設計特征應當是對比設計中所公開的物理上可分離的，或者具有相對獨立視覺效果的組成部分，是以“一般消費者”眼光可直接從對比設計中自然區(qū)分出來的部分。請求人所述的現(xiàn)有設計特征僅是對若干產(chǎn)品中某一具有相似類型的現(xiàn)有設計進行的抽象歸納，而非具體的可用于組合的現(xiàn)有設計特征，是用抽象的設計構(gòu)思取代具體的設計特征。因此，請求人的主張不能成立。

案例三 組合以后仍有較大區(qū)別的不具有結(jié)合啟示（決定號：43182）

圖三

請求人主張使用對比設計3的儀表盤上部的條形儀表替換對比設計2的上部，涉案專利與組合后的外觀設計不具有明顯區(qū)別。如圖三所示。

涉案專利與對比設計2的整體輪廓及各個部分的形狀結(jié)構(gòu)均不相同且區(qū)別不屬于細微差別，即使勉強將對比設計3上部的條形框與對比設計2進行組合，對比設計2的儀表盤上部必須要進行較大的變化才能將對比設計3的條形框進行組合，且組合之后，上述的區(qū)別也同樣使涉案專利與對比設計2和對比設計3的組合后的外觀設計的整體視覺效果具有明顯區(qū)別。因此，涉案專利與對比設計2和3的組合相比，符合專利法第23條第2款的規(guī)定。

案例四  設計特征應是物理上可分離的（決定號：42308）

圖四

請求人主張涉案專利與對比設計2和對比設計3的組合進行比對。具體組合方式為將對比設計3的頂面裝飾環(huán)、插孔、底部通風孔與對比設計2組合。如圖四所示。

對比設計2中間有錐形過渡段設計，對比設計3上殼體和下殼體間為直角臺階，二者整體結(jié)構(gòu)及通風孔的設置明顯不相同，一般消費者并不具備將兩不同結(jié)構(gòu)直接進行組合的認知和能力，因此，請求人主張的組合方式，屬于在獲知涉案專利的所示設計的基礎上，將現(xiàn)有設計中的相應設計比照涉案專利作特意拆分、截取后再作組合，其不屬于可用于組合的獨立的設計特征，也不屬于專利審查指南中規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形，請求人也沒有提交證據(jù)證明二者存在上述組合的啟示，因而請求人主張的組合方式不能成立。即使如請求人的主張進行組合，其在下殼體下部的通風孔設計上也如前文所述與涉案專利存在明顯區(qū)別。

案例五   設計特征應是視覺上可分離的

圖五

如圖五所示。涉案專利是一款石磚，石磚上具有左右對稱的圖案。一般情況，圖案與產(chǎn)品結(jié)合屬于相對容易想到的結(jié)合方式，無需提供組合手法的啟示。但是在本案中，將對比設計1的圖案與石磚結(jié)合，需要對比設計1的圖案在視覺上是獨立的。對比設計1中較大的方形圖案及其內(nèi)部較小的四個方形圖案，都屬于以判斷主體的眼光可直接從產(chǎn)品的外觀設計中自然區(qū)分出來的部分，但是線框所畫區(qū)域則屬于被截取的局部圖案。請求人欲使用該部分與常規(guī)形狀進行組合的話，則不具有明顯組合手法的啟示。

總結(jié)

本文是對《專利法》第23條第2款在無效證據(jù)的組合手法啟示方面的初步總結(jié)。除了上述列舉的情形外，根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗，還存在其他的情形，如：1.設計元素不能組合；2.結(jié)構(gòu)、位置、排列、比例關系等不同的設計之間不能組合；3.去除某些設計特征的不能組合。因此，辦理無效案件時應結(jié)合上述情形，從一般消費者的角度綜合考慮是否能夠?qū)⒍鄠€設計特征進行組合，并判斷組合后的外觀是否為一個有機整體。

參考文章：

1、樂知網(wǎng)孫敏，“一文看懂外觀設計專利宣告無效案中的‘組合啟示’”。來源：知乎網(wǎng)，時間：2020年1月10日，卷號：無，頁碼：無。

2、袁婷“外觀設計專利確權判斷中關于組合手法的啟示的認定” 來源：《裝飾》，時間：2016年3月、總第275期，卷號：無，頁碼：P70-71。

3、董曉娟“外觀設計專利權評價中關于組合手法的討論”來源：《專利代理》，時間：2019年2月，卷號：無，頁碼：P100-103。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張巍巍

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君