公開不充分還是缺乏創(chuàng)造性？

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作者：志霖知產

原標題：公開不充分還是缺乏創(chuàng)造性？

創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯，不能混為一談。將本質上屬于說明書充分公開等法律要求所應審查的內容納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮，會使創(chuàng)造性判斷不堪承受重負；但同樣的，希望在判斷說明書是否充分公開時，提前解決創(chuàng)造性判斷中區(qū)別特征所達到技術效果能否實現的問題，也存在使說明書充分公開等法律要求偏離其立法本意的可能。在厘清技術事實的基礎上，嚴格按照專利法的要求適用法條，才能保證發(fā)明獲得與其技術貢獻相符的保護。

2019年12月13日，最高人民法院知識產權法庭對（2019）最高法知行終127號發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案公開宣判，該判決中重點闡明了兩個問題，一是創(chuàng)造性與說明書充分公開等法律要求的關系，判決指出：“創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯”，“在專利實質審查程序中，既要重視對新穎性、創(chuàng)造性等實質授權條件的審查，又要重視說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持、修改超范圍等授權條件的適用，使各種授權條件各司其職、各得其所”；二是創(chuàng)造性判斷中技術啟示的認定，判決中指出“本領域普通技術人員從現有技術中可以獲知的啟示原則上應該是具體、明確的技術手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。僅依據研究方向的一致性和本領域的抽象、普遍需求來認定現有技術給出的啟示，隱含著后見之明的危險，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。上述裁判規(guī)則被納入《最高院知產法庭年度報告》，引發(fā)了廣泛的討論。

一、創(chuàng)造性與說明書充分公開之間的關系

創(chuàng)造性和說明書充分公開等法律要求之間的關系，本身并不存在爭議。專利法中對于各專利授權條款有著清楚的規(guī)定，專利法第22條第3款規(guī)定發(fā)明相比現有技術應具有突出的實質性特定和顯著的進步，專利法第26條第3款規(guī)定說明書應當對發(fā)明作出清楚、完整的說明，二者都是被授權專利權的發(fā)明應當滿足的實質性條件，相互之間沒有重要程度的區(qū)分。

專利法第22條第3款和專利法第26條第3款之間的混淆，主要出現在判斷醫(yī)藥、化學、生物等領域的發(fā)明是否符合專利授權條件的過程中。在這些實驗科學領域，由于技術效果的可預見性相對較低，技術效果的驗證是說明書的重要組成部分。效果實驗數據的缺失不僅可能影響對發(fā)明技術效果優(yōu)劣、發(fā)明創(chuàng)造性高度的評判，還有可能直接影響對發(fā)明的技術方案能否成立的認定。在判斷過程中，往往需要結合權利要求的技術方案，現有技術的整體狀況，綜合考察驗證數據缺失對發(fā)明的影響，才能準確的適用法條。

對于發(fā)明的技術方案屬于必須依賴實驗結果的證實才能成立的情形，實驗數據是證明發(fā)明的技術方案能夠成立的關鍵，屬于清楚、完整的說明發(fā)明的技術方案所必須的內容，缺少這類數據將導致說明書公開不充分。在這種情況下，如果跳過專利法第26條第3款直接判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，容易使得創(chuàng)造性判斷建立在不穩(wěn)固的基礎上，缺乏實際意義。例如，在本案中，權利要求要求保護一種制備人源可溶僅有重鏈的抗體的方法，如果本領域技術人員公認這種方法無法制備獲得目標產品，則說明書中驗證數據的缺失直接導致本領域技術人員無法確定該制備方法能否成立，屬于未給出實驗數據導致說明書公開不充分的情形，對于這種能否獲得預期產品都無法確定的制備方法，評判其是否具備創(chuàng)造性沒有實際意義。

但是并非所有醫(yī)藥生物領域的技術方案都屬于必須依賴實驗結果的證實才能成立的情形，在一些專利申請中，本領域技術人員基于現有技術內容已足以確定方案能夠成立，實驗數據只是用于證明發(fā)明相對于現有技術可產生更好的，甚至是預料不到的技術效果的數據，這類實驗數據的缺失不會導致本領域技術人員無法確認技術方案能否成立，但是會影響對發(fā)明創(chuàng)造性的判斷。同樣以本案為例，假如本領域技術人員對于權利要求方法的常規(guī)認知是能夠制備獲得目標產品但是效果較差，而不是無法制備，那么發(fā)明中驗證實驗數據的缺失并不會導致發(fā)明無法實現，但是可能會導致發(fā)明被認為缺乏專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

專利審查指南關于專利法第26條第3款的規(guī)定中指出，“所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發(fā)明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果”。該規(guī)定中的“技術效果”并不完全等同于創(chuàng)造性判斷中“區(qū)別特征所能達到的技術效果”。前者旨在確保發(fā)明的技術方案能夠實現，而后者則與審查過程中確定的最接近現有技術有關，相對于不同的對比文件，判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時所需考慮的技術效果自然也不相同。實踐中，專利說明書中往往會記載技術方案能夠達到的多種技術效果，在尚未確定對比文件的情況下，意圖直接在專利法第26條第3款的審查過程中提前判斷區(qū)別特征所達到技術效果能否實現，缺乏可行性。而如果在判斷發(fā)明是否充分公開時，就要求說明書中所有提及的效果都進行證明，則容易導致一些技術方案能夠實現，且具備創(chuàng)造性的發(fā)明，僅因其說明書中記載了一些未經證實的效果而被駁回，這對于專利申請人而言顯然是不公平的。

二、創(chuàng)造性判斷中技術啟示的認定

本案的另一爭議焦點在于已知的研究方向是否構成技術啟示，二審判決中指出“本領域普通技術人員從現有技術中可以獲知的啟示原則上應該是具體、明確的技術手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。僅依據研究方向的一致性和本領域的抽象、普遍需求來認定現有技術給出的啟示，隱含著后見之明的危險，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。

根據審查指南的規(guī)定，判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見，要確定的是現有技術中是否給出將區(qū)別特征應用到最接近現有技術以解決其存在的技術問題的啟示。也就是說，現有技術中存在技術啟示至少應滿足兩個條件，首先，區(qū)別特征應是現有技術中已知的技術手段，其次現有技術中應已知區(qū)別特征能解決發(fā)明實際解決的技術問題，二者缺一不可。如果現有技術中僅僅是存在解決技術問題的需求，而沒有給出解決問題的手段，這種情況下不應認為存在技術啟示；同樣，如果現有技術中雖然記載了區(qū)別特征，但是該區(qū)別特征在現有技術中所起的作用與發(fā)明實際解決的技術問題不同，也不能認為現有技術中給出了技術啟示。

對于現有技術中已知的研究方向而言，其是否構成技術啟示同樣應通過審查指南中規(guī)定的上述標準進行判斷，即應考慮現有技術中的研究方向與發(fā)明實際解決的技術問題是否一致，以及現有技術中對研究方向的記載是僅僅列出了需要解決的技術問題，還是隱含了解決問題可采用的技術手段。例如在本案中，國家知識產權局認為“抗體小型化和人源僅有重鏈的抗體已是基因工程抗體的確定的研究方向”，但是這一研究方向所解決的技術問題顯然不同于最高人民法院認定的技術問題，即“提供一種產生表達包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的可溶抗體的方法”，這一差異直接導致了國家知識產權局和最高人民法院對本發(fā)明創(chuàng)造性高度的認定出現分歧。另一方面，國家知識產權局在創(chuàng)造性說理過程中將技術啟示簡單歸結于已知的研究方向，對于這一研究方向中區(qū)別技術的選擇是否屬于常規(guī)手段并未進行舉證和說明，這也導致其對創(chuàng)造性的認定缺乏說服力。

技術啟示的判斷與所屬技術領域的整體技術狀況以及所屬領域技術人員的水平息息相關，現有技術中對于“研究方向”的公開程度直接影響其是否構成專利法意義上的技術啟示，二審判決中基于個案確定的標準是否能夠廣泛適用于其他案件仍有待驗證。相比于將現有技術公開的信息進行分類后再判斷其是否屬于技術啟示，直接通過現有技術中是否公開了區(qū)別技術特征，以及區(qū)別技術特征所起的作用是否相同來判斷現有技術中是否存在技術啟示，得到的結論會更加穩(wěn)妥客觀。本案的二審判決在發(fā)明的技術方案能否成立都沒有定論的情況下，僅以泛泛的研發(fā)方向不構成技術啟示為由認定發(fā)明具備創(chuàng)造性，這一作法值得商榷。直接撤銷無效決定，在技術事實尚不清晰的情況下不對發(fā)明是否具備創(chuàng)造性給出定論，也許更為妥當，也更符合判決中應先審查充分公開再進行創(chuàng)造性判斷的整體邏輯。

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編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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