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原標(biāo)題：以案釋法 | 非商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將代理服務(wù)納入經(jīng)營范圍？這個(gè)“代價(jià)”你可能承擔(dān)不起
案情簡介
2017年11月7日，上海某公司（下稱原告）提出第27340682號“法寶網(wǎng)”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）的注冊申請，指定使用在“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；提供數(shù)據(jù)庫接入服務(wù)；視頻會議服務(wù)”等第38類服務(wù)上。
商標(biāo)局和原商標(biāo)評審委員會（下稱原商評委）以訴爭商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第十九條第四款為由予以駁回。
原告不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，主要理由為：原告已于2018年12月29日對其經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行變更，刪除了“知識產(chǎn)權(quán)代理”服務(wù)，訴爭商標(biāo)應(yīng)當(dāng)獲準(zhǔn)注冊。
法律分析
商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)。
在被訴決定作出時(shí)，原告營業(yè)執(zhí)照顯示的經(jīng)營范圍包括“知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，即使原告現(xiàn)已進(jìn)行經(jīng)營范圍變更登記，不能排除原告未來從事知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)的可能性。
因此，訴爭商標(biāo)的申請注冊不符合《商標(biāo)法》第十九條第四款的有關(guān)規(guī)定。
法官提示
根據(jù)商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得申請注冊非代理服務(wù)商標(biāo)。
商標(biāo)法實(shí)施條例第八十四條第一款對“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”作出釋明：商標(biāo)法所稱商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)和從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。
商標(biāo)法第十九條第四款是2013年商標(biāo)法修訂時(shí)新增加的條款，其立法背景在于自2003年國家取消了對商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立及對商標(biāo)代理人資格的行政審批后，一些商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)利用商標(biāo)專業(yè)知識，惡意搶注他人商標(biāo)，謀取不正當(dāng)利益，擾亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序。為遏制此種亂象，商標(biāo)法增加了對商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行為規(guī)范的內(nèi)容。
特別是，北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南中在關(guān)于商標(biāo)法第十九條第四款商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的認(rèn)定中規(guī)定，已經(jīng)備案的從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實(shí)際從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定的“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”。
由此，只要公司的經(jīng)營范圍包含商標(biāo)代理、商標(biāo)代理服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)代理、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)，不論其是否在商標(biāo)局進(jìn)行代理機(jī)構(gòu)備案，都將被認(rèn)定為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其申請注冊商標(biāo)的行為要受到商標(biāo)法第十九條第四款的約束。如果其申請商標(biāo)指定使用的服務(wù)超出代理服務(wù)范圍，將不能獲準(zhǔn)注冊。
具體到本案，原告在訴爭商標(biāo)申請時(shí)的經(jīng)營范圍包含“知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，可以認(rèn)定原告為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，不能申請注冊代理服務(wù)以外的商標(biāo)，但訴爭商標(biāo)指定使用的服務(wù)超出代理服務(wù)范圍，因此不能被核準(zhǔn)注冊。
但接下來的問題是，原告隨后進(jìn)行了經(jīng)營范圍的變更登記，刪除了“知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，在此種情形下，訴爭商標(biāo)可否獲準(zhǔn)注冊呢？
答案是否定的。如果允許原告變更經(jīng)營范圍，刪除“知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，并據(jù)此核準(zhǔn)訴爭商標(biāo)的注冊申請，將會面臨一個(gè)新的問題：一旦原告在日后再次進(jìn)行經(jīng)營范圍的變更，成為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，如何對其行為進(jìn)行有效制約？
此時(shí)原告可能已經(jīng)積累了大量非代理服務(wù)商標(biāo)，如果再通過商標(biāo)異議、無效宣告使這些商標(biāo)歸于無效，將徒增行政和司法成本，影響正常的商標(biāo)市場秩序。
因此，商標(biāo)申請注冊主體是否為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)注冊申請日為準(zhǔn)，即使商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在申請日之后對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，刪除代理服務(wù)，仍然不能改變其以商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)身份申請注冊非代理服務(wù)商標(biāo)的事實(shí)，其申請注冊的商標(biāo)仍然不能獲準(zhǔn)注冊。
非商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在選擇經(jīng)營范圍時(shí)須慎重，一旦將商標(biāo)代理、商標(biāo)代理服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)代理、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)納入經(jīng)營范圍，未來申請商標(biāo)時(shí)將受到商標(biāo)法第十九條第四款的限制，因此可能面臨商標(biāo)申請被駁回的種種風(fēng)險(xiǎn)。
來源：知產(chǎn)北京
作者：張航 審三庭
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：非商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將代理服務(wù)納入經(jīng)營范圍？ 這個(gè)“代價(jià)”你可能承擔(dān)不起（擊標(biāo)題查看原文）
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