如何采用多篇對(duì)比文件+常規(guī)技術(shù)手段，評(píng)述專利的創(chuàng)造性？

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作者：大嶺先生  大嶺IP

原標(biāo)題：如何采用多篇對(duì)比文件+常規(guī)技術(shù)手段，評(píng)述專利的創(chuàng)造性？

發(fā)明可能非常具有科研價(jià)值，研究過(guò)程也歷盡千辛萬(wàn)苦，但僅此并不當(dāng)然使其具備專利法意義上的創(chuàng)造性，還是需要按照“三步法”的法律分析方式，判斷本專利的創(chuàng)造性。

本文案件來(lái)源于最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2019）摘要之27，官方的裁判要旨為研究成果的科學(xué)價(jià)值與創(chuàng)造性判斷的關(guān)系。

但是，筆者在本案的裁判文書(shū)中并未看到專利權(quán)人如何爭(zhēng)辯本專利的科學(xué)價(jià)值可以為其帶來(lái)創(chuàng)造性，判決書(shū)說(shuō)理部分也未就此做過(guò)多分析。我猜想可能是二審期間，專家輔助人可能表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。

因而，筆者認(rèn)為，本案作為指導(dǎo)案例，其價(jià)值更在于展示了如何采用多篇對(duì)比文件與常規(guī)技術(shù)手段相結(jié)合，評(píng)述專利的創(chuàng)造性。

實(shí)務(wù)中，其他對(duì)比文件往往不能完全公開(kāi)本專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征，因此，往往還需要再結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段，分析得出本專利不具備創(chuàng)造性。

這種情形非常常見(jiàn)，因而，如何規(guī)范地采用“多篇對(duì)比文件+常規(guī)技術(shù)手段”相結(jié)合評(píng)述專利的創(chuàng)造性，是非常值得關(guān)注的內(nèi)容。

涉案專利權(quán)利要求1為：

1.一種蛋白質(zhì)，是由序列表序列1所示的氨基酸序列組成的蛋白質(zhì)。

根據(jù)本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)的記載，序列1所示蛋白為T(mén)aHSF1，其編碼基因是以水稻熱激因子AD066316為已知序列，在小麥數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)小麥相似序列，經(jīng)過(guò)軟件分析設(shè)計(jì)引物，以小白麥的cDNA為模板進(jìn)行PCR擴(kuò)增、純化、連接載體測(cè)序獲得的（參見(jiàn)說(shuō)明書(shū)實(shí)施例1）。

對(duì)比文件1公開(kāi)了來(lái)源于小麥的熱激因子TaHsf1，其能夠提高小麥的耐旱性、耐熱性以及水利用率，其已構(gòu)成本申請(qǐng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)。本申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1公開(kāi)的技術(shù)方案的區(qū)別技術(shù)特征在于：本申請(qǐng)權(quán)利要求1要求保護(hù)一種小麥熱激蛋白TaHSF1的具體氨基酸序列，而對(duì)比文件1公開(kāi)了小麥中存在能夠提高其耐旱性、耐熱性的熱激因子TaHsf1，未公開(kāi)具體的氨基酸序列。

一審法院認(rèn)為：

基于上述區(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題在于：獲知TaHsf1的具體氨基酸序列。對(duì)比文件2公開(kāi)了熱激轉(zhuǎn)錄因子(HSF)是生物體在熱激和其他脅迫條件下基因轉(zhuǎn)錄激活信號(hào)傳導(dǎo)通路中的最后成員，即直接啟動(dòng)下游熱激蛋白基因的表達(dá)。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)比文件2所給出的啟示以及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，獲得本申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的，且并無(wú)證據(jù)足以證明本申請(qǐng)權(quán)利要求1已經(jīng)取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此，本申請(qǐng)權(quán)利要求1不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

專利權(quán)人不服，提起上訴。最高法院二審中，對(duì)此進(jìn)行了充分地論述。

本文最后，附有筆者的簡(jiǎn)評(píng)。

案例：中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利裁決糾紛上訴案
案件

案號(hào)：最高人民法院（2019）最高法知行終129號(hào)

來(lái)源：最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2019）

裁判要旨：研究成果的科學(xué)價(jià)值與創(chuàng)造性判斷的關(guān)系

一項(xiàng)技術(shù)成果的取得可能歷經(jīng)艱辛，構(gòu)成有意義的研究成果或者具有其他價(jià)值，但僅此并不當(dāng)然使其具備專利法意義上的創(chuàng)造性。

裁判文書(shū)摘錄：　　

　　
本院認(rèn)為，根據(jù)本案已查明的事實(shí)并結(jié)合當(dāng)事人的訴辯意見(jiàn)，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于本申請(qǐng)權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性。

　　
專利法第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。"所謂實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)是指對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，該發(fā)明或者實(shí)用新型相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的，所謂進(jìn)步是指該發(fā)明或者實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。發(fā)明或?qū)嵱眯滦屯ǔＪ轻槍?duì)現(xiàn)有技術(shù)的缺陷提出的改進(jìn)技術(shù)方案，記載在發(fā)明或者實(shí)用新型說(shuō)明書(shū)中的技術(shù)問(wèn)題只是發(fā)明人在撰寫(xiě)專利申請(qǐng)文件時(shí)認(rèn)為的技術(shù)問(wèn)題，在面對(duì)審查程序中最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，該發(fā)明或者實(shí)用新型說(shuō)明書(shū)記載的技術(shù)問(wèn)題可能與該發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬?duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題并不相同。而且，在面對(duì)不同的最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，該發(fā)明或者實(shí)用新型所解決的技術(shù)問(wèn)題也可能不同。判斷發(fā)明或者實(shí)用新型對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將該發(fā)明或者實(shí)用新型的區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在面對(duì)相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得該發(fā)明或者實(shí)用新型。發(fā)明的技術(shù)效果是判斷創(chuàng)造性的重要因素。如果發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)所產(chǎn)生的技術(shù)效果在質(zhì)或量上發(fā)生明顯變化，超出了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的合理預(yù)期，則可以認(rèn)定發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。還需要指出的是，創(chuàng)造性的審查通常不考慮發(fā)明的獲得過(guò)程是否艱辛，無(wú)論發(fā)明人在發(fā)明創(chuàng)造過(guò)程中是歷盡艱辛，還是唾手而得，一般都不影響對(duì)該發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)。當(dāng)然，未獲得專利權(quán)保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造如果構(gòu)成有意義的研究成果或者具有其他價(jià)值，發(fā)明人或者申請(qǐng)人可以依法獲得其他方面的回報(bào)，但僅此并不足以使專利申請(qǐng)獲得專利權(quán)的保護(hù)。
　　

本案中，本申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種蛋白質(zhì)，對(duì)比文件1公開(kāi)了來(lái)源于小麥的熱激因子TaHsf1，其能夠提高小麥的耐旱性、耐熱性以及水利用率，其已構(gòu)成本申請(qǐng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)。本申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1公開(kāi)的技術(shù)方案的區(qū)別技術(shù)特征在于：本申請(qǐng)權(quán)利要求1要求保護(hù)一種小麥熱激蛋白TaHSF1的具體氨基酸序列，而對(duì)比文件1公開(kāi)了小麥中存在能夠提高其耐旱性、耐熱性的熱激因子TaHsf1，未公開(kāi)具體的氨基酸序列?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題在于：獲得一種來(lái)自小麥的具有耐逆性的熱激蛋白的具體氨基酸序列。

　　
對(duì)比文件2公開(kāi)了熱激因子（HSF）在調(diào)節(jié)熱激蛋白(HSP)基因表達(dá)和傳遞逆境脅迫尤其熱脅迫信息以及提高植物耐逆性等方面起著重要作用。本領(lǐng)域公知，熱激因子普遍存在于原核生物以及真核生物細(xì)胞中，其性質(zhì)高度保守，結(jié)構(gòu)和功能在進(jìn)化中較少變異，因此具有廣泛的同源性。雖然從不同生物體內(nèi)分離出來(lái)的HSF種類和大小各有不同，但其結(jié)構(gòu)卻極為相似，共同具有一個(gè)極為保守的核心區(qū)域DNA結(jié)合區(qū)域（DBD域）。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)能夠預(yù)期，植物中的HSF普遍具有提高植物耐逆性（耐熱性等）的作用。并且，對(duì)比文件1已經(jīng)公開(kāi)了小麥中存在能夠提高小麥耐旱性、耐熱性以及水利用率的熱激因子，故當(dāng)需要提高小麥對(duì)熱脅迫的耐受性及耐逆性時(shí)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)利用已知的生物信息學(xué)、分子生物學(xué)的手段在小麥基因組中擴(kuò)增獲得其熱激因子的編碼基因及蛋白。對(duì)比文件2即公開(kāi)了一種通過(guò)基因克隆的方式獲得目的植物的熱激因子的方法，具體如下：根據(jù)已知的番茄HSFA1（LpHSFA1）的蛋白質(zhì)序列和大豆EST數(shù)據(jù)庫(kù)，采用生物信息學(xué)和比較基因組學(xué)的方法結(jié)合RACE技術(shù)克隆大豆熱激轉(zhuǎn)錄因子基因GmHsfA1，并對(duì)擬南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1進(jìn)行氨基酸序列同源性分析，還進(jìn)一步證實(shí)GmHsfA1的過(guò)量表達(dá)明顯提高了轉(zhuǎn)基因大豆植株的耐熱能力。
　　

經(jīng)審查，對(duì)比文件2的方法和本申請(qǐng)均是采用同源基因克隆的方式獲得目的植物的熱激因子，其具有提高目的植物的耐熱能力，因此對(duì)比文件2給出了根據(jù)其他植物已知的HSF序列和目的植物基因組數(shù)據(jù)庫(kù)信息，通過(guò)序列比對(duì)分析結(jié)合常規(guī)分子生物學(xué)技術(shù)獲得目的植物HSF的技術(shù)啟示。小麥和水稻同屬于禾本科，種屬分類和親緣關(guān)系相近，并且水稻屬于在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前基因組全序列已經(jīng)測(cè)序完成的模式生物，因此，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，為了獲得小麥HSF，有動(dòng)機(jī)以水稻中已知的HSF序列為模板，通過(guò)和小麥基因組數(shù)據(jù)庫(kù)信息進(jìn)行序列比對(duì)分析結(jié)合常規(guī)分子生物學(xué)技術(shù)獲得小麥HSF的編碼基因及氨基酸序列。在對(duì)比文件1和2的基礎(chǔ)上，從小麥中擴(kuò)增獲得的熱激因子會(huì)具有耐熱、耐逆（包括耐干旱）的效果，對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是可以合理預(yù)期的。
　　

基于上述事實(shí)和理由，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)比文件2所給出的啟示以及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，獲得權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的，且現(xiàn)有證據(jù)不能證明本申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案已經(jīng)取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果。原審法院在此基礎(chǔ)上認(rèn)定本申請(qǐng)權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，以及本申請(qǐng)其余權(quán)利要求也不具備創(chuàng)造性，并無(wú)不當(dāng)。作物科學(xué)研究所有關(guān)本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性的上訴理由依據(jù)不足，本院不予支持。

（審理法官：王闖 朱理 劉曉軍）

案例簡(jiǎn)評(píng)：

本案中，采用對(duì)比文件1結(jié)合對(duì)比文件2，再結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段，評(píng)述本專利的創(chuàng)造性。

其中，對(duì)比文件2雖然并未直接公開(kāi)區(qū)別技術(shù)特征，但給出了采用同源基因克隆的方式獲得目的植物的熱激因子，從而提高目的植物的耐熱能力的技術(shù)啟示。因此，為了獲得小麥的熱激因子，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)以同屬于禾本科的水稻中已知的熱激因子序列為模板，通過(guò)和小麥基因組數(shù)據(jù)庫(kù)信息進(jìn)行序列比對(duì)分析，結(jié)合常規(guī)分子生物學(xué)技術(shù)，獲得小麥熱激因子的編碼基因及氨基酸序列。

可見(jiàn)，在采用對(duì)比文件1結(jié)合對(duì)比文件2，再結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段評(píng)述專利的創(chuàng)造性時(shí)，一定要充分分析為何對(duì)比文件2給出了技術(shù)啟示，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員可以采用類似的技術(shù)手段，解決本專利實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。對(duì)于上述采用的類似的技術(shù)手段，如果其中僅僅使用了常規(guī)技術(shù)手段，那么，也不會(huì)對(duì)不同對(duì)比文件的結(jié)合產(chǎn)生的障礙。

此外，回歸到本案的裁判要旨，發(fā)明可能非常具有科研價(jià)值，研究過(guò)程也歷盡千辛萬(wàn)苦，但僅此并不當(dāng)然使其具備專利法意義上的創(chuàng)造性，還是需要按照“三步法”的法律分析方式，判斷本專利的創(chuàng)造性。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：大嶺先生  大嶺IP

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何采用多篇對(duì)比文件+常規(guī)技術(shù)手段，評(píng)述專利的創(chuàng)造性？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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