關(guān)于未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)而喪失分案機(jī)會(huì)問題的探討

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作者：譚營營  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)而喪失分案機(jī)會(huì)問題的探討

一、繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書的相關(guān)規(guī)定及答復(fù)

在中國的PCT申請費(fèi)用中，發(fā)明和實(shí)用新型都有一個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目（注意：美國不區(qū)分發(fā)明和實(shí)用新型，而是統(tǒng)稱為“Utility”發(fā)明，美國專利分為Utility發(fā)明，Design外觀設(shè)計(jì)以及Plant植物），列為“PCT申請單一性恢復(fù)費(fèi)”。

如果國際檢索單位（ISA）確定該國際申請缺乏發(fā)明單一性，審查員會(huì)將該國際申請缺乏發(fā)明單一性的情況通知申請人，并詳細(xì)說明認(rèn)為該國際申請不符合發(fā)明單一性要求的理由，同時(shí)指明應(yīng)當(dāng)繳納附加檢索費(fèi)的數(shù)目及應(yīng)當(dāng)繳納的費(fèi)用金額。

在國際初步審查階段，審查員發(fā)現(xiàn)該國際申請不符合發(fā)明單一性的要求，將通知申請人進(jìn)行以下選擇：限制權(quán)利要求或繳納附加初步審查費(fèi)。通常，國際初步審查單位（IPEA）不需要，也一般不會(huì)對沒有做出任何國際檢索報(bào)告的權(quán)利要求進(jìn)行國際初步審查。

對于在PCT國際申請階段未繳納附加檢索費(fèi)或附加審查費(fèi)的內(nèi)容，審查員審查后認(rèn)為正確的，會(huì)發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書：

根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第115條第2款的規(guī)定，國際申請?jiān)谶M(jìn)入中國國家階段時(shí)，申請人提出的作為審查基礎(chǔ)的申請文件中包含了

在國際計(jì)算未繳納附加檢索費(fèi)的內(nèi)容；

在國際階段未繳納附加審查費(fèi)的內(nèi)容；

經(jīng)審查，國際檢索單位或者國際初步審查單位所作出的結(jié)論是正確的，申請人應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)和/或提交意見陳述書；如果申請人認(rèn)可國際檢索單位或者國際初步審查單位所作出的結(jié)論且不繳納單一性恢復(fù)費(fèi)，申請人應(yīng)該提交刪除國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或未經(jīng)國際初步審查的部分的修改為本；申請人未繳納或未交租單一性恢復(fù)費(fèi)，并且也沒有刪除缺乏單一性的發(fā)明的，國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分將被視為撤回。

根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第115條第2款、第42條第1款的規(guī)定，對于申請人因未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)而刪除的發(fā)明，申請人不得提出分案申請。

專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款規(guī)定：一件專利申請包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

第一百一十五條規(guī)定：在國際階段，國際檢索單位或者國際初步審查單位認(rèn)為國際申請不符合專利合作條約規(guī)定的單一性要求時(shí)，申請人未按照規(guī)定繳納附加費(fèi)，導(dǎo)致國際申請某些部分未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查，在進(jìn)入中國國家階段時(shí)，申請人要求將所述部分作為審查基礎(chǔ)，國務(wù)院專利行政部門認(rèn)為國際檢索單位或者國際初步審查單位對發(fā)明單一性的判斷正確的，應(yīng)當(dāng)通知申請人在指定期限內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)。期滿未繳納或者未足額繳納的，國際申請中未經(jīng)檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分視為撤回。

申請人在收到該通知書之后，可以選擇：

繳納單一性恢復(fù)費(fèi)；

刪除未經(jīng)國際局檢索的權(quán)利要求。

通常來說，如果申請人在收到該通知書兩個(gè)月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)、或提交意見陳述書證明權(quán)利要求之間具有單一性，從而繼續(xù)享有所有權(quán)利要求的權(quán)利。

如果申請人未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)或刪除了未經(jīng)國際局檢索的權(quán)利要求，則該部分權(quán)利要求會(huì)被視為撤回。對于這部分權(quán)利要求，申請人不得提出分案申請，也就是說，喪失了分案的機(jī)會(huì)。

二、主動(dòng)修改后收到未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書

對于PCT國際申請來說，除了在國際階段，申請人可以根據(jù)PCT條約第26條、19條、34條對申請文件進(jìn)行修改之外，在進(jìn)入中國國家階段時(shí)，申請人還可以根據(jù)PCT條約第28條或41條對申請文件進(jìn)行修改。

按照中國《專利法實(shí)施細(xì)則》第 51條的規(guī)定，對于發(fā)明，申請人有兩次主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，一是可以在提出實(shí)質(zhì)審查請求的同時(shí)，對申請文件作出修改；二是在收到中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就其申請發(fā)出的“進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序通知書”之日起三個(gè)月內(nèi)，主動(dòng)對申請文件作出修改。對于實(shí)用新型，專利申請人自申請日起2個(gè)月內(nèi)，可以對實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請主動(dòng)提出修改。

假如申請人在主動(dòng)修改時(shí)未將缺乏單一性的權(quán)利要求刪除，會(huì)收到審查員發(fā)出的繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書，那么申請人可以按照正常情況來處理，即：

如果申請人在收到該通知書兩個(gè)月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)，從而繼續(xù)享有所有權(quán)利要求的權(quán)利。

如果申請人未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)，則該部分權(quán)利要求會(huì)被視為撤回。對于這部分權(quán)利要求，申請人不得提出分案申請。

三、因主動(dòng)修改后未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)而喪失分案機(jī)會(huì)、以及應(yīng)對策略

（1）喪失分案機(jī)會(huì)

假設(shè)申請人通過主動(dòng)修改將缺乏單一性的權(quán)利要求刪除，則在進(jìn)入實(shí)審后，審查員會(huì)認(rèn)為單一性缺陷已經(jīng)克服，默認(rèn)申請人已經(jīng)主動(dòng)放棄了不具有單一性的權(quán)利要求，沒有必要、也沒有理由再發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書。

如果申請人在主動(dòng)修改時(shí)刪除了不具有單一性的權(quán)利要求或?qū)⑵湫薷臑榫哂袉我恍缘臋?quán)利要求，則審查員沒有發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書，申請人也沒有主動(dòng)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)，最終缺乏單一性的權(quán)利要求會(huì)被視為撤回，申請人不得針對這部分權(quán)利要求提出分案申請。

如果申請人未經(jīng)考慮直接提交了分案申請，則會(huì)收到知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的視為未提出通知書。下面的附圖中顯示了這一過程。

通常申請人由于沒有收到該通知書、又不具有非常專業(yè)的專利流程知識(shí)，很容易忽略這個(gè)問題，如果直接提交了分案申請，等到分案申請視為未提出通知書，就會(huì)后悔莫及、悔之晚矣，時(shí)間、金錢、分案權(quán)利都被白白浪費(fèi)了。

（2）應(yīng)對策略

在實(shí)踐過程中，專利代理師發(fā)現(xiàn)對于申請人在未收到未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書的情況下，主動(dòng)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書，是能夠被受理的。

因此，如果申請人仍然希望保留針對這部分權(quán)利要求的權(quán)利，則專利代理師建議最好主動(dòng)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)。

具體來說，對于存國際申請階段存在未檢索權(quán)利要求的專利申請，在進(jìn)入中國國家階段后，如果申請人作出了刪除或修改了不具有單一性的權(quán)利要求，或者申請人經(jīng)常對權(quán)利要求做較大修改、相應(yīng)市場前景變化較大，則可以主動(dòng)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)。

申請人主動(dòng)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)的時(shí)間，應(yīng)當(dāng)是在進(jìn)入國家階段后，直到收到授權(quán)通知或駁回決定前，即專利申請階段，最好是在進(jìn)入中國國家階段的實(shí)審階段中。如果申請人確定希望保留這部分權(quán)利要求，則可以盡早繳納。從而可以避免在該專利申請結(jié)案后，提交的分案申請不被受理，不知不覺中喪失了這部分權(quán)利要求的權(quán)利，最大地保護(hù)申請人的權(quán)益。

四、總結(jié)

綜上，對于在國際階段存在因單一性問題而未經(jīng)檢索的情況來說，申請人應(yīng)盡早對要保護(hù)的權(quán)利要求進(jìn)行充分布局，如果發(fā)明本身對于申請人來說很重要，并且為申請人要進(jìn)行主動(dòng)修改、后續(xù)可能要提交分案申請，則申請人可以考慮在國際階段繳納附加檢索費(fèi)、附加審查費(fèi)，進(jìn)入中國后及時(shí)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)，將可能的分案申請盡早納入考慮范圍內(nèi)。

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作者：譚營營  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關(guān)于未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)而喪失分案機(jī)會(huì)問題的探討（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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