商標(biāo)篇（二）│ 惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的司法認(rèn)定

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作者：劉義軍 北京知識產(chǎn)權(quán)法院 法官

原標(biāo)題：惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的司法認(rèn)定——圣壹門公司訴易動(dòng)公司因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任及不正當(dāng)競爭糾紛案

惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的判斷要件包括：一是行為人有主觀惡意；二是行為人提起訴訟的行為具有違法性；三是行為人惡意提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟給相對方造成了損害后果；四是行為人惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與相對人的損害后果之間有因果聯(lián)系。

【案號及審判人員】

一審：北京市海淀區(qū)人民法院（2018）京0108民初18662號民事判決　審判長郭振華、審判員劉佳欣、審判員劉君婕

二審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73民終50號　審判長劉義軍、審判員周麗婷、審判員侯艷

【相關(guān)條款】

《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第二款，《中華人民共和國民法總則》第一百三十二條，《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第六條第一款，《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十一條，《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條、第一百七十條第一款第（一）項(xiàng)

裁判情況

北京圣壹門文化傳播有限公司（簡稱“圣壹門公司”）是動(dòng)畫電影《吃貨宇宙》的制作方和出品方，廣州易動(dòng)文化傳播有限公司（簡稱“易動(dòng)公司”）是電影《美食大冒險(xiǎn)》的制作方，兩部電影的元素和定位存在重疊，均計(jì)劃于2018年在國內(nèi)上映。圣壹門公司向北京市海淀區(qū)人民法院訴稱：2016年5月至9月，《吃貨宇宙》在戛納電影節(jié)、多倫多電影節(jié)上參展引發(fā)熱烈反響后，易動(dòng)公司為干擾、阻止圣壹門公司影片制作和上映，以虛假的事實(shí)惡意提起多起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，訴訟期間以向各種渠道投訴的方式詆毀圣壹門公司的商譽(yù)，給圣壹門公司帶來困擾和各種損失，損害了圣壹門公司在世界相關(guān)公眾中的形象，已構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。具體的事實(shí)理由包括：（1）惡意提起知識產(chǎn)權(quán)系列訴訟。（2）編造虛假信息，并以廣東省電影協(xié)會的名義向澳大利亞電影電視局和香港影業(yè)協(xié)會投訴，澳大利亞電影電視局將投訴文件轉(zhuǎn)給柏林電影節(jié)處理，嚴(yán)重?fù)p害了圣壹門公司在國際電影市場上的形象和聲譽(yù)，構(gòu)成商業(yè)詆毀不正當(dāng)競爭。（3）采取了種種有違影視行業(yè)商業(yè)道德的行為，違背了誠實(shí)信用原則，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。（4）使用和圣壹門公司十分近似的英文片名，容易造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，易動(dòng)公司在明知其請求缺乏正當(dāng)理由的情況下，對圣壹門公司惡意提起系列侵權(quán)訴訟，致使圣壹門公司在訴訟中遭受律師費(fèi)等經(jīng)濟(jì)損失，并實(shí)施了涉案商業(yè)詆毀行為，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，故判令易動(dòng)公司停止對圣壹門公司商業(yè)詆毀的不正當(dāng)競爭行為，向圣壹門公司發(fā)送書面致歉聲明，消除因本案侵權(quán)行為對圣壹門公司造成的影響，并就其惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟導(dǎo)致圣壹門公司的律師費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)損失及圣壹門公司為本案支出的合理費(fèi)用等一并承擔(dān)賠償責(zé)任。易動(dòng)公司不服，提起上訴。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院在二審訴訟中，在深入分析惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞易動(dòng)公司實(shí)施的涉案行為是否構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟、易動(dòng)公司實(shí)施的涉案行為是否構(gòu)成商業(yè)詆毀，易動(dòng)公司實(shí)施的涉案行為是否構(gòu)成侵權(quán)、應(yīng)當(dāng)如何承擔(dān)民事責(zé)任等方面，進(jìn)行了深入分析，最終判決駁回上訴，維持原判。

法官說法

所謂惡意訴訟，通常是指當(dāng)事人以獲取非法或不正當(dāng)利益為目的而故意提起一個(gè)在事實(shí)上和法律上無根據(jù)的訴訟，并致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”是最高人民法院于2011年2月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修改后〈民事案件案由規(guī)定〉的通知》中新增加的一項(xiàng)三級案由，隸屬于第五部分“知識產(chǎn)權(quán)與競爭糾紛”項(xiàng)下的二級案由“十四、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛”。因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛（以下簡稱知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟）雖然目前沒有直接指向的具體法律條文，但從其歸類于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛二級案由之下來看，其所反映的民事法律關(guān)系應(yīng)為侵權(quán)之債，即因一方惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為，損害了另一方的合法利益，另一方因此有權(quán)對對方提起訴訟，主張侵權(quán)損害賠償責(zé)任?？梢?，知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟屬于一種侵權(quán)行為，除本案涉及的著作權(quán)法相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)適用《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國民法總則》和《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》等民事實(shí)體法律中關(guān)于侵權(quán)行為的一般規(guī)定。

《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第二款規(guī)定：“公民、法人由于過錯(cuò)侵害國家的、集體的財(cái)產(chǎn)，侵害他人財(cái)產(chǎn)、人身的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?！薄吨腥A人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第六條第一款規(guī)定：“行為人因過錯(cuò)侵害他人民事權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?！薄吨腥A人民共和國民法總則》第一百三十二條規(guī)定：“民事主體不得濫用民事權(quán)利損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益?！薄吨腥A人民共和國民事訴訟法》第十三條規(guī)定：“民事訴訟應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利?！?/p>

本案中，圣壹門公司訴稱的知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟包括易動(dòng)公司及其全資子公司蔚藍(lán)的海公司針對類似事實(shí)先后提起的多起系列案件。結(jié)合我國前述民事實(shí)體法律中關(guān)于侵權(quán)行為的一般規(guī)定，認(rèn)定易動(dòng)公司實(shí)施的涉案行為是否構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，應(yīng)當(dāng)考慮如下要件：一是行為人有主觀惡意；二是行為人提起訴訟的行為具有違法性，即行為人提起了在事實(shí)上和法律上沒有依據(jù)的訴訟；三是行為人惡意提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟給相對方造成了損害后果；四是行為人惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與相對人的損害后果之間有因果聯(lián)系。

具體而言，在此類案件的認(rèn)定中，首先應(yīng)當(dāng)審查的是行為人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的主觀要件，即是否具有主觀惡意的認(rèn)定。雖然民事侵權(quán)行為的可歸責(zé)意思狀態(tài)通常包括故意和過失，但知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟在其意思狀態(tài)表現(xiàn)上具有特殊性，這不僅表現(xiàn)在行為人對于其提起的訴訟缺乏事實(shí)和法律依據(jù)是明知的，還表現(xiàn)為其意圖通過訴訟手段干預(yù)商業(yè)競爭者，從而造成對方產(chǎn)生利益損失，即行為人提起訴訟具有侵害對方合法權(quán)益的不正當(dāng)訴訟目的，其惡意不僅表現(xiàn)為主觀故意，且這種主觀故意是確定、明顯的，故不應(yīng)當(dāng)包括各種過失行為；否則將不利于保障當(dāng)事人合法行使訴權(quán)，不利于保護(hù)和激勵(lì)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人維護(hù)其知識產(chǎn)權(quán)。據(jù)此，本案首先應(yīng)當(dāng)判斷易動(dòng)公司及其全資子公司蔚藍(lán)的海公司提起系列知識產(chǎn)權(quán)訴訟時(shí)主觀上是否具有惡意。根據(jù)本案查明的事實(shí)，雖然易動(dòng)公司第一次起訴后又撤訴，但該起訴及撤訴行為應(yīng)屬于易動(dòng)公司正常行使訴權(quán)的行為，并不能看出其提起訴訟具有惡意。從易動(dòng)公司第二次在海淀法院起訴和后續(xù)的一審、二審判決看，易動(dòng)公司的動(dòng)漫卡通形象作品與圣壹門公司的動(dòng)漫卡通形象作品具有“明顯的區(qū)別”，故事情節(jié)等的區(qū)別也較為“明顯”，最終法院判決駁回易動(dòng)公司的訴訟請求。當(dāng)然，僅憑第二次訴訟生效判決中的前述認(rèn)定尚不足以認(rèn)定易動(dòng)公司提起本次訴訟存在惡意，畢竟行為人可能并不具有判斷涉案行為是否構(gòu)成侵害著作權(quán)及不正當(dāng)競爭行為的法律素養(yǎng)和專業(yè)能力，只要其主觀上認(rèn)為他人實(shí)施的涉案行為構(gòu)成侵權(quán)，其便有權(quán)提起訴訟。但法院通過結(jié)合第三次訴訟的過程及本案其他相關(guān)事實(shí)展開論證分析，最終認(rèn)定易動(dòng)公司及其全資子公司蔚藍(lán)的海公司提起系列訴訟的訴訟目的已經(jīng)超出合法正當(dāng)維權(quán)的范疇，表現(xiàn)出了較為明顯的主觀惡意。

其次，因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛作為另一起知識產(chǎn)權(quán)訴訟所引發(fā)的糾紛，如果該訴訟并未對相對方造成損害后果，后一糾紛可能就沒有存在的必要。這種損害后果不僅包括因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟給相對方造成的直接財(cái)產(chǎn)損害，還應(yīng)當(dāng)包括給相對方造成的間接財(cái)產(chǎn)損害和對其商業(yè)信譽(yù)等造成的損害。本案中，圣壹門公司為應(yīng)對易動(dòng)公司等提起的系列侵權(quán)訴訟所支付的律師費(fèi)，屬于其為進(jìn)行訴訟而支出的合理費(fèi)用，該費(fèi)用支出因易動(dòng)公司等提起的系列訴訟而直接引起，屬于因易動(dòng)公司等發(fā)起的系列訴訟行為致使圣壹門公司遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

再次，關(guān)于侵權(quán)行為與損害后果之間具有因果關(guān)系，即損害后果如社會聲譽(yù)的降低、財(cái)產(chǎn)的損失等均是由對方當(dāng)事人濫用訴訟權(quán)利的行為所導(dǎo)致。本案中，圣壹門公司為維護(hù)自身合法權(quán)益聘請律師應(yīng)對訴訟符合常理，其所支付的律師費(fèi)與易動(dòng)公司惡意提起的侵權(quán)訴訟具有當(dāng)然的因果關(guān)系。雖然易動(dòng)公司起訴的系列訴訟并非全部由易動(dòng)公司直接提起，但蔚藍(lán)的海公司系易動(dòng)公司的全資子公司，其在知曉易動(dòng)公司提起相關(guān)訴訟后又提起后續(xù)訴訟的行為，易動(dòng)公司必然知曉，蔚藍(lán)的海公司提起訴訟的行為并非為維護(hù)其合法權(quán)益，而是與易動(dòng)公司在先提起的訴訟共同構(gòu)成不合理地?fù)p害圣壹門公司市場地位和商譽(yù)的起訴行為，因此蔚藍(lán)的海公司的行為應(yīng)當(dāng)與易動(dòng)公司的行為一并視為易動(dòng)公司為制約、損害圣壹門公司利益的不當(dāng)行為，圣壹門公司有權(quán)要求易動(dòng)公司對其一并承擔(dān)責(zé)任。

綜上，在案證據(jù)足以證明易動(dòng)公司在明知其請求缺乏正當(dāng)理由的情況下，針對圣壹門公司惡意提起一系列侵權(quán)訴訟，致使圣壹門公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，易動(dòng)公司提起的系列訴訟損害了圣壹門公司的合法利益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

此外，法院還認(rèn)定易動(dòng)公司實(shí)施了系列商業(yè)詆毀行為，致使圣壹門公司的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)遭受損害，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。因此，易動(dòng)公司不僅應(yīng)當(dāng)就其惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟導(dǎo)致圣壹門公司支出律師費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任，還應(yīng)當(dāng)對其實(shí)施不正當(dāng)競爭行為承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

專家評析

惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟是知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利濫用行為的一種情形，也是屬于訴權(quán)濫用的行為。權(quán)利濫用行為雖然具有行使權(quán)利的表象，卻違反權(quán)利行使的目的，因而需要規(guī)制。在加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的背景下，受利益驅(qū)使而惡意提起訴訟的行為也不斷增多，如何有效甄別正當(dāng)?shù)脑V權(quán)行使行為與惡意訴訟行為，便成了法院面臨的一項(xiàng)艱巨任務(wù)。無論對惡意訴訟成立采取的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)過寬或者過嚴(yán)，都將損害知識產(chǎn)權(quán)制度的目的，破壞市場競爭秩序，危害司法公正。

該案審理法院正確地將惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的性質(zhì)界定為侵權(quán)之訴，并提出了“主觀惡意”“違法性”“損害后果”“因果關(guān)系”四要件判定標(biāo)準(zhǔn)，指明了審理此類案件應(yīng)當(dāng)適用的法律。在對主觀惡意的分析中，法院綜合考慮了該案被告權(quán)利基礎(chǔ)證明的難易程度、被告發(fā)起訴訟的具體情況及訴訟目的、原告被告之間的競爭關(guān)系、原告作品構(gòu)成侵權(quán)的概率以及被告針對原告作品的其他投訴情況，認(rèn)定該案被告的起訴行為具有惡意，分析全面而深入。該案提出的判定標(biāo)準(zhǔn)及判定要素對于未來同類案件的審判具有很強(qiáng)的參考價(jià)值，有助于劃清合法權(quán)利行使行為與惡意訴訟行為的界限，防止權(quán)利濫用，進(jìn)而維護(hù)正常的市場競爭秩序。

（評析專家：易繼明，北京大學(xué) 教授）

文摘自《北京知識產(chǎn)權(quán)法院典型案例評析（2014—2019）》

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作者：北京知識產(chǎn)權(quán)法院組織編寫 王金山主編

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉義軍 北京知識產(chǎn)權(quán)法院 法官

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)篇（二）│ 惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的司法認(rèn)定（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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