專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

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作者：吳圳添劉淑娟福建世禮律師事務(wù)所

原標(biāo)題：使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

本文從使用環(huán)境特征在侵權(quán)案件中的三條規(guī)則出發(fā)，構(gòu)造使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)程序中的三條規(guī)則，并由此推導(dǎo)出一條結(jié)論：當(dāng)引證現(xiàn)有技術(shù)（如在先產(chǎn)品）公開了在后專利文件中的產(chǎn)品時(shí)，無論在后專利文件的產(chǎn)品權(quán)利要求限定了何種使用環(huán)境特征，該產(chǎn)品權(quán)利要求都無法獲得授權(quán)。

一、找得到的規(guī)則

1.1 使用環(huán)境特征的由來

使用環(huán)境特征首次出現(xiàn)在最高人民法院（2012）民提字第1號(hào)民事判決書，該判決書寫道：使用環(huán)境特征是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明所使用的背景或者條件的技術(shù)特征【第一次定義】。

1.2使用環(huán)境特征在侵權(quán)案件中的規(guī)則

在〔2013〕301號(hào)《北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南》中，將最高人民法院（2012）民提字第1號(hào)民事判決書的內(nèi)容提煉出來，規(guī)定為第22條和第23條如下：

22、寫入權(quán)利要求的使用環(huán)境特征屬于必要技術(shù)特征，對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍具有限定作用【第一次定性】。使用環(huán)境特征是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明所使用的背景或者條件的技術(shù)特征【第一次定義】。

23、被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提【規(guī)則一】。

到了2017年，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南(2017)》將上述兩條合并為第24條，并進(jìn)一步拓展了內(nèi)容如下：

24、寫入權(quán)利要求的使用環(huán)境特征對(duì)專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用【第二次定性】。被訴侵權(quán)技術(shù)方案能夠適用于權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提【規(guī)則一】。但是，專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍【規(guī)則二】。

被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍【規(guī)則三】。

使用環(huán)境特征不同于主題名稱，是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明或?qū)嵱眯滦退褂玫谋尘盎蛘邨l件且與該技術(shù)方案存在連接或配合關(guān)系的技術(shù)特征【第二次定義】。

2020年，【規(guī)則三】被寫入司法解釋——最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)(2020修正)法釋〔2020〕19號(hào)的第九條。以上三條規(guī)則的相關(guān)案例，可參考《最高法院及地方法院使用環(huán)境特征案件裁判要點(diǎn)》[1]。

二、找不到的規(guī)則

2.1 目前在授權(quán)確權(quán)程序中沒有使用環(huán)境特征的適用規(guī)則

到目前為止，《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》均沒有使用環(huán)境特征的內(nèi)容。

第110223號(hào)復(fù)審決定、第87170號(hào)復(fù)審決定和第34153號(hào)無效決定等涉及使用環(huán)境特征的案例中，主要適用的是審查指南（2006版）第二部分第二章第3.1.1節(jié)的內(nèi)容，即主要將使用環(huán)境特征理解為用途限定。

2.2 構(gòu)造使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)程序中的規(guī)則

使用環(huán)境特征關(guān)系到專利權(quán)保護(hù)范圍的確定，目前卻只有侵權(quán)案件中的適用規(guī)則，而沒有授權(quán)確權(quán)程序中的適用規(guī)則。

因此，我們嘗試?yán)靡延械娜龡l規(guī)則，構(gòu)造其在授權(quán)確權(quán)程序中的適用規(guī)則。

構(gòu)造新規(guī)則時(shí)，我們盡量少的改變?cè)?guī)則的表述，主要是將三條規(guī)則中的“被訴侵權(quán)技術(shù)方案”均替換為“引證現(xiàn)有技術(shù)”。另外，【規(guī)則二】和【規(guī)則三】中的“未落入”均改為“破壞”（原因參考后續(xù)分析二和分析三）。

具體構(gòu)造內(nèi)容如下。

用【規(guī)則一】構(gòu)造【規(guī)則A】：

【規(guī)則一】：被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。

【規(guī)則A】：引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以引證現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。

分析一：

【規(guī)則一】沒有提及法律結(jié)果，但易知潛在法律結(jié)果是：被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍。

【規(guī)則A】也相應(yīng)沒有提及法律結(jié)果，但同樣易知潛在法律結(jié)果是：引證現(xiàn)有技術(shù)落入在后專利文件保護(hù)范圍；并且，可以進(jìn)一步表述為：由于引證現(xiàn)有技術(shù)落入專利文件保護(hù)范圍，因此在后專利文件不具備新穎性，即：引證現(xiàn)有技術(shù)破壞在后專利文件保護(hù)范圍。

用【規(guī)則二】構(gòu)造【規(guī)則B】：

【規(guī)則二】：專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

【規(guī)則B】：專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于其他使用環(huán)境的，則引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利文件的保護(hù)范圍。

分析二：

【規(guī)則B】中，為什么引證現(xiàn)有技術(shù)破壞在后專利文件的保護(hù)范圍呢？

因?yàn)?strong>【規(guī)則B】中，“引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于其他使用環(huán)境”是客觀事實(shí)，在后專利文件“明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征”存在事實(shí)錯(cuò)誤，因此可解釋為違背自然規(guī)律而不具備實(shí)用性，也可解釋為專利文件存在事實(shí)錯(cuò)誤無法構(gòu)成技術(shù)方案；退一步講，哪怕認(rèn)為在后專利文件是部分正確的，正確的部分也不具備新穎性。

用【規(guī)則三】構(gòu)造【規(guī)則C】：

【規(guī)則三】：被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

【規(guī)則C】：引證現(xiàn)有技術(shù)不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍。

分析三：

【規(guī)則C】中，為什么引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利文件的保護(hù)范圍呢？

因?yàn)?strong>【規(guī)則C】中，“引證現(xiàn)有技術(shù)不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境”是客觀事實(shí)，在后專利文件卻記載產(chǎn)品可以適用于“權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境”存在事實(shí)錯(cuò)誤，因此可解釋為違背自然規(guī)律而不具備實(shí)用性，也可解釋為專利文件存在事實(shí)錯(cuò)誤無法構(gòu)成技術(shù)方案。

需要說明的是：使用環(huán)境特征多涉及產(chǎn)品權(quán)利要求，本文討論的也是產(chǎn)品權(quán)利要求；【規(guī)則一】、【規(guī)則二】和【規(guī)則三】基于的前提是“產(chǎn)品相同，只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”，因此【規(guī)則A】、【規(guī)則B】和【規(guī)則C】也是基于同樣的前提。

【規(guī)則A】、【規(guī)則B】和【規(guī)則C】法律結(jié)果均是“引證現(xiàn)有技術(shù)破壞在后專利文件的保護(hù)范圍”，由此可以推導(dǎo)出一個(gè)結(jié)論：

當(dāng)引證現(xiàn)有技術(shù)（如在先產(chǎn)品）公開了在后專利文件中的產(chǎn)品時(shí)，無論在后專利文件的產(chǎn)品權(quán)利要求限定了何種使用環(huán)境特征，該產(chǎn)品權(quán)利要求都無法獲得授權(quán)。

注釋：

[1]：《最高法院及地方法院使用環(huán)境特征案件裁判要點(diǎn)》鏈接：

https://mp.weixin.qq.com/s/bUx-gngevZweDXCZohoQFw

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳圳添劉淑娟福建世禮律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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