美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述

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作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納） 美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人

          吳茵飛  美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述

2021年5月18日，美國(guó)專利商標(biāo)局 (“USPTO”) 發(fā)布了關(guān)于制定《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）實(shí)施規(guī)則的通知，通知建議美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施的新程序，還建議指定律師一致有效直至律師主動(dòng)撤銷或退出和法院關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)的命令兩個(gè)問(wèn)題正式制定基本的規(guī)則。

2021年5月18日，美國(guó)專利商標(biāo)局 (“USPTO”) 發(fā)布了關(guān)于制定《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）實(shí)施規(guī)則的通知[1]，邀請(qǐng)公眾在2021年7月19日之前在www.regulations.gov網(wǎng)站對(duì)擬定的新規(guī)則發(fā)表意見(jiàn)。

通知建議美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施的新程序如下：

? 啟動(dòng)兩 (2) 項(xiàng)新的自主審查撤銷未使用的商標(biāo)注冊(cè)程序，對(duì)于新程序的發(fā)起時(shí)間點(diǎn)、發(fā)起人資格、取消程序所需提供的內(nèi)容和上繳費(fèi)用做出具體規(guī)定。

? 增加一個(gè)要求美國(guó)商標(biāo)審理和上訴委員會(huì)（“TTAB”）取消商標(biāo)注冊(cè)可以依據(jù)的新理由。

? 擴(kuò)大抗議信的允許抗議范圍。

? 縮短審查意見(jiàn)通知書(shū)的回復(fù)期限。

通知還建議針對(duì)以下問(wèn)題正式制定基本的規(guī)則：

? 指定律師一致有效直至律師主動(dòng)撤銷或退出。

? 法院關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)的命令。

新的主動(dòng)審查程序

美國(guó)專利商標(biāo)局提出增加兩種新的主動(dòng)審查程序，即無(wú)效和復(fù)審程序，以便第三方或局長(zhǎng)撤銷未滿足實(shí)際商業(yè)使用要求的全部或部分注冊(cè)商標(biāo)。因此，為了落實(shí)TMA的規(guī)定，美國(guó)專利商標(biāo)局提出修改《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第41篇第2部分和第7部分的規(guī)則，并劃定新的主動(dòng)審查無(wú)效和復(fù)審程序的費(fèi)用。此外，新規(guī)則還將明確表示新的無(wú)效和復(fù)審程序在適當(dāng)?shù)那闆r下可以暫?；蚝喜?，并確保相關(guān)規(guī)則與美國(guó)專利商標(biāo)局和TTAB現(xiàn)有的暫停程序的做法保持一致。

在無(wú)效程序中，美國(guó)專利商標(biāo)局必須確定記錄在案的證據(jù)是否能夠支持注冊(cè)商標(biāo)的部分或全部商品和/或服務(wù)并未在美國(guó)投入商業(yè)使用這一結(jié)論。

在復(fù)審程序中，美國(guó)專利商標(biāo)局必須確定記錄在案的證據(jù)是否支持截至聲稱已經(jīng)商業(yè)使用的申請(qǐng)或修正案的提交日期，或在提交使用聲明的截止日期（視情況而定），依據(jù)法案第1條注冊(cè)商標(biāo)的部分或全部商品和/或服務(wù)并未在美國(guó)投入商業(yè)使用這一結(jié)論。

雖然無(wú)效和復(fù)審程序的權(quán)限在TMA的相關(guān)小節(jié)單獨(dú)規(guī)定，但美國(guó)專利商標(biāo)局確認(rèn)，啟動(dòng)這些程序的手續(xù)、所需證據(jù)的性質(zhì)以及評(píng)估證據(jù)和與注冊(cè)人通信的流程基本保持不變。因此，如果這些程序中發(fā)現(xiàn)涉案商品或服務(wù)未按照要求在美國(guó)投入了商業(yè)使用，并且美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)的決定未被上訴法院推翻，則商標(biāo)注冊(cè)將全部或部分撤消。美國(guó)專利商標(biāo)局在通知中進(jìn)一步表示，如果涉及到了同一商標(biāo)的多個(gè)注冊(cè)，則這些程序?qū)⑦M(jìn)行適當(dāng)?shù)暮喜ⅰ?/p>

我們?cè)谙挛目偨Y(jié)了申請(qǐng)啟動(dòng)這些程序需要滿足的各項(xiàng)要求，包括申請(qǐng)時(shí)間、資格、內(nèi)容和費(fèi)用要求：

◆申請(qǐng)無(wú)效和/或復(fù)審程序的時(shí)間：

自注冊(cè)之日起第3年至第10年可以提出，但以下情況除外：

• 在2023年12月27日之前提起的無(wú)效，不受商標(biāo)注冊(cè)是否達(dá)到10年的期限，只要美國(guó)注冊(cè)已滿3年。

• 在2023年12月27日之前提起的重審，不受商標(biāo)需注冊(cè)已滿3年的規(guī)定，只要在注冊(cè)日期起5年內(nèi)提出重審即可。

◆申請(qǐng)無(wú)效和/或復(fù)審程序的資格：

• TMA和美國(guó)專利商標(biāo)局預(yù)計(jì)不要求申請(qǐng)人提供真實(shí)利益相關(guān)方的信息。

• 目前，美國(guó)專利商標(biāo)局正在就局長(zhǎng)是否以及何時(shí)要求申請(qǐng)人確認(rèn)其代為提交申請(qǐng)的真實(shí)利益相關(guān)方的名稱征求意見(jiàn)。

◆無(wú)效和/或復(fù)審程序申請(qǐng)的內(nèi)容：

• 申請(qǐng)人必須通過(guò)美國(guó)專利商標(biāo)局的商標(biāo)電子申請(qǐng)系統(tǒng)（TEAS）提交完整的申請(qǐng)通知書(shū)。

• 如果申請(qǐng)人非美國(guó)常駐，則必須通過(guò)美國(guó)律師提交申請(qǐng)書(shū)。

• 申請(qǐng)人必須在申請(qǐng)通知書(shū)中具體說(shuō)明將涉案的注冊(cè)號(hào)、其申請(qǐng)的依據(jù)以及開(kāi)展的合理調(diào)查的要素。

• 申請(qǐng)人必須提供清晰易讀的所有書(shū)面證據(jù)副本，以初步證明商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的案件成立以及相關(guān)證據(jù)的逐項(xiàng)索引。

• 申請(qǐng)人必須支付無(wú)效或復(fù)審程序申請(qǐng)費(fèi)，每類商品/服務(wù)600美元。

如果申請(qǐng)人的申請(qǐng)書(shū)中未包含上述任何一項(xiàng)，美國(guó)專利商標(biāo)局將允許申請(qǐng)人在30天內(nèi)完善申請(qǐng)通知書(shū)。

為取消注冊(cè)提供了新的未使用理由

TMA允許當(dāng)事人在TTAB中聲稱以商標(biāo)從未在美國(guó)投入商業(yè)使用作為取消注冊(cè)的理由。自注冊(cè)之日起3年之后，申請(qǐng)人隨時(shí)可用這一理由要求取消注冊(cè)。

擴(kuò)大抗議信的審查范圍

TMA為美國(guó)專利商標(biāo)局現(xiàn)有的抗議信程序提供了明確的法定權(quán)力，允許第三方向美國(guó)專利商標(biāo)局與商標(biāo)可注冊(cè)性相關(guān)的記錄，供其審議并收入記錄。

但美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)將有權(quán)決定是否將抗議信證據(jù)列入申請(qǐng)記錄，該決定構(gòu)成不可審查的最終決定，但不影響任何當(dāng)事人在任何其它法律程序中提出任何問(wèn)題和依賴任何證據(jù)的權(quán)利。

目前，美國(guó)專利商標(biāo)局不打算改變每份抗議信收費(fèi)50美元這一費(fèi)用要求。

3個(gè)月的審查意見(jiàn)通知書(shū)回復(fù)期限

TMA還授權(quán)美國(guó)專利商標(biāo)局設(shè)置為期60天到6個(gè)月的靈活回復(fù)期限，申請(qǐng)人可選擇將截止日期延長(zhǎng)至審查意見(jiàn)通知書(shū)發(fā)布之日后最長(zhǎng)6個(gè)月。

因此，美國(guó)專利商標(biāo)局建議將審查意見(jiàn)通知書(shū)申請(qǐng)的回復(fù)期限設(shè)定為3個(gè)月。申請(qǐng)人可在3個(gè)月的截止日期后申請(qǐng)延長(zhǎng)3個(gè)月一次，但通過(guò)TEAS提交的延期申請(qǐng)須支付125美元，通過(guò)許可的書(shū)面申請(qǐng)?zhí)峤坏难悠谏暾?qǐng)須支付225美元。

然而，美國(guó)專利商標(biāo)局正在就上述程序的兩種替代方案征求意見(jiàn)。其中一個(gè)替代方案是建立兩階段檢查機(jī)制，每個(gè)階段單獨(dú)的回復(fù)期限均有所縮短，但可延長(zhǎng)。另外一種替代方案是將審查意見(jiàn)通知書(shū)的初始回復(fù)期限設(shè)定為兩個(gè)月，但允許申請(qǐng)人在審查意見(jiàn)通知書(shū)發(fā)出后的第三、第四、第五或第六個(gè)月通過(guò)提交延期申請(qǐng)書(shū)的方式作出回復(fù)，同時(shí)一并支付費(fèi)用并提交回復(fù)文件。

同一律師認(rèn)可

美國(guó)專利商標(biāo)局進(jìn)一步提出修改關(guān)于律師認(rèn)可和通信的規(guī)則，規(guī)定指定的律師作為申請(qǐng)人或注冊(cè)人的代表的認(rèn)可持續(xù)有效，除非該律師被撤銷或律師主動(dòng)申請(qǐng)退出代表。因此，當(dāng)中國(guó)客戶的商標(biāo)發(fā)生所有權(quán)變更、申請(qǐng)放棄、注冊(cè)后續(xù)展文件提交，注冊(cè)到期或被取消時(shí)，之前指定的同一律師將被自動(dòng)認(rèn)可代理繼續(xù)有效。此項(xiàng)更改旨在推動(dòng)落實(shí)網(wǎng)站提交訪問(wèn)控制機(jī)制，提高美國(guó)專利商標(biāo)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)的安全性和完整性，并跟蹤和打擊發(fā)送給商標(biāo)申請(qǐng)人和注冊(cè)人的誤導(dǎo)性通信。

因此，要想根據(jù)擬議規(guī)則終止美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)律師代理的指定，商標(biāo)所有人和律師將需要主動(dòng)提交適當(dāng)?shù)某窊Q代理律師文件。

法院命令

最后，美國(guó)專利商標(biāo)局提議增加一項(xiàng)新規(guī)則，使美國(guó)專利商標(biāo)局關(guān)于撤消或影響商標(biāo)注冊(cè)的法院命令訴訟的漫長(zhǎng)程序正式化。目前的相關(guān)做法是按照《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》第 1610 條執(zhí)行，其中美國(guó)專利商標(biāo)局要求提交經(jīng)認(rèn)證的法院命令副本，并且在案件作出最終裁決之前通常不會(huì)執(zhí)行此類命令。這一規(guī)定將一成不變落實(shí)到新規(guī)則中。

注釋：

[1]https://public-inspection.federalregister.gov/2021-10116.pdf

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作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納） 美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人

          吳茵飛  美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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