以案說法——“假冒專利”的三重法律責(zé)任

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張飛虎 潘聰 北京高文律師事務(wù)所

原標(biāo)題：以案說法——“假冒專利”的三重法律責(zé)任

專利糾紛常見的是專利侵權(quán)行為，專利侵權(quán)只承擔(dān)民事責(zé)任。假冒專利有冒充專利和假冒他人專利之分，假冒他人專利除與冒充專利都要承擔(dān)行政責(zé)任外，還存在民事責(zé)任以及刑事責(zé)任的可能。假冒專利自入刑以來，構(gòu)成此罪的判例很少，社會(huì)危害性有限，應(yīng)采謙抑審慎的原則定罪量刑。

專利糾紛常見的是專利侵權(quán)行為，專利侵權(quán)只承擔(dān)民事責(zé)任。而“假冒專利”會(huì)涉及民事、行政乃至刑事三方面責(zé)任。

一、假冒專利的認(rèn)定、區(qū)分與類別

1.假冒專利的認(rèn)定

《專利法實(shí)施細(xì)則》第八十四條規(guī)定了假冒專利行為的幾種情形，包括：“（一）在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)，專利權(quán)被宣告無效后或者終止后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)，或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號(hào)[1]；（二）銷售第（一）項(xiàng)所述產(chǎn)品；（三）在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)，將專利申請稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號(hào)，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)[2]；（四）偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件；（五）其他使公眾混淆，將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)的行為。”   

2.假冒專利與專利侵權(quán)的區(qū)分

對(duì)于專利侵權(quán)行為而言，《專利法》第十一條規(guī)定了“未經(jīng)專利權(quán)人許可，實(shí)施其專利”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。與《專利法實(shí)施細(xì)則》第84條規(guī)定的假冒專利行為相比，兩者的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同，對(duì)兩者的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)各自法條獨(dú)立進(jìn)行。專利權(quán)的侵權(quán)行為侵犯的是專利權(quán)人對(duì)技術(shù)或設(shè)計(jì)方案的壟斷權(quán)（只涉及專利權(quán)人利益），而假冒行為侵犯的是專利權(quán)人的專利標(biāo)注權(quán)（名譽(yù)名稱）和消費(fèi)者的社會(huì)公眾利益(社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序)。假冒專利行為與侵犯專利權(quán)行為并無必然聯(lián)系，假冒專利行為成立不以侵犯專利權(quán)為必要條件，單純侵犯專利權(quán)的行為也不能被認(rèn)定為假冒專利行為或構(gòu)成假冒專利罪。

3.假冒專利的類別劃分

在產(chǎn)品或者產(chǎn)品的包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)是最常見、主要的構(gòu)成假冒專利行為的方式，主要包括兩種不同的情況：一是產(chǎn)品本身并沒有被授予專利權(quán)或者是在“專利權(quán)被宣告無效后或者終止后”即不具有任何有效的專利權(quán)的情況下，行為人在該產(chǎn)品或者該產(chǎn)品包裝上進(jìn)行專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注（無中生有），二是標(biāo)注的專利號(hào)雖然合法有效，但標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)的行為人并不是專利權(quán)人或被許可人（以假亂真），前者為冒充專利，后者為假冒他人專利。

1984年《專利法》將假冒他人專利參照侵權(quán)處理，1992年《專利法》才規(guī)定了冒充專利（第60條“將非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品的或者將非專利方法冒充專利方法的，由專利管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止冒充行為，公開更正，并處以罰款。”）。同時(shí)，假冒他人專利不再參照侵權(quán)處理，第63條規(guī)定：“假冒他人專利的，依照本法第60條的規(guī)定處理；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接責(zé)任人員比照刑法第127條的規(guī)定追究刑事責(zé)任?！保ㄐ谭ㄔ?27條即現(xiàn)第213條假冒注冊商標(biāo)罪）。之后，《刑法》修訂而依此設(shè)立假冒他人專利罪。2008年《專利法》不再區(qū)分假冒他人專利與冒充專利，統(tǒng)一規(guī)定為假冒專利，而刑法規(guī)定一直沿用假冒他人專利的規(guī)定。

假冒專利也可以依據(jù)情節(jié)嚴(yán)重做出分類。情節(jié)輕微的假冒專利行為包括：一是專利權(quán)終止后繼續(xù)聲稱具備專利權(quán)；二是將專利申請?zhí)枌懽鲗＠?hào)；三是專利權(quán)人是企業(yè)員工；四是專利類型標(biāo)注錯(cuò)誤；五是因工作人員疏忽導(dǎo)致錯(cuò)誤。情節(jié)嚴(yán)重的假冒專利行為包括：一是沒有專利聲稱有專利；二是將別人的專利宣稱為自己的專利；三是偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件。

二、假冒專利的行政責(zé)任、刑事責(zé)任和民事責(zé)任

假冒專利存在行政責(zé)任、刑事責(zé)任和民事責(zé)任，《專利法》第六十八條規(guī)定：“假冒專利的，除依法承擔(dān)民事責(zé)任外，由負(fù)責(zé)專利執(zhí)法的部門責(zé)令改正并予公告，沒收違法所得，可以處違法所得五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得在五萬元以下的，可以處二十五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?/p>

1.行政責(zé)任

行政執(zhí)法是處理假冒專利最普遍的形式，在本輪中央機(jī)構(gòu)改革之前的2017年，知識(shí)產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)處理假冒專利案件達(dá)到3.9萬件，同比增長37.2%。[3]

案例：江蘇省鹽城市大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局查處建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售假冒專利醫(yī)療器械案（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布2020年度專利行政保護(hù)十大典型案例之九）

案情與結(jié)果：2020年5月，江蘇省鹽城市大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局對(duì)鹽城市大豐人民醫(yī)院和鹽城市大豐區(qū)第二人民醫(yī)院進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售至上述兩處醫(yī)療機(jī)構(gòu)的留置針產(chǎn)品涉嫌假冒專利。上述產(chǎn)品的生產(chǎn)單位為蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司，產(chǎn)品名稱為“一次性使用靜脈留置針”。建湖金茂醫(yī)藥有限公司為蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司的銷售商。建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售至鹽城市大豐人民醫(yī)院的留置針型號(hào)為ZFⅡ-B型，包裝上印有ZL200620076287.7、ZL200720037665.5、ZL200720038724.0等專利號(hào)；銷售至鹽城市大豐區(qū)第二人民醫(yī)院的留置針產(chǎn)品型號(hào)為Ⅱ-A型，包裝上均印有ZL200720038724.0的專利號(hào)。上述產(chǎn)品的銷售金額合計(jì)21.7360萬元。

經(jīng)大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查核實(shí)，蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司確曾擁有上述3件專利權(quán)，由于專利權(quán)期限屆滿，該3件專利權(quán)在建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售上述涉案產(chǎn)品時(shí)均已終止。該公司在上述3件專利權(quán)終止后，繼續(xù)將專利號(hào)印制在產(chǎn)品包裝上銷售給建湖金茂醫(yī)藥有限公司。大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)定，建湖金茂醫(yī)藥有限公司的上述行為違反了《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第八十四條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，屬于假冒專利行為。該局根據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十三條作出行政處罰決定，責(zé)令建湖金茂醫(yī)藥有限公司改正違法行為并予公告，沒收違法所得21.74萬元。同時(shí)將案件線索移交生產(chǎn)地處理。

2.刑事責(zé)任

《刑法》第二百一十六條規(guī)定：“假冒他人專利，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！弊罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條解釋了刑法第二百一十六條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，包括：（一）非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬元以上的；（三）假冒兩項(xiàng)以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。從1992年假冒他人專利入刑以來，構(gòu)成此罪的判例很少，與商標(biāo)、著作權(quán)等其他類型知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪相比，占微乎其微。

張某、朱某假冒專利罪案（(2015)通中知刑初字第0001號(hào)，江蘇高院2015年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)十大典型案件）

案情與結(jié)果：被告人張某、朱某系夫妻，張某原為案涉專利權(quán)人陸某經(jīng)營的南通恒維化工廠業(yè)務(wù)人員，離職后注冊成立海安縣江源機(jī)電公司，生產(chǎn)、銷售鍋爐清灰劑。自2008年始，為增加銷售量，張某制作了產(chǎn)品宣傳冊，還委托當(dāng)?shù)匾痪W(wǎng)絡(luò)公司制作公司網(wǎng)頁。宣傳冊封面及網(wǎng)頁中載有的發(fā)明專利號(hào)，與陸某于1997年4月7日申請的尚處有效期間的爐窯添加劑發(fā)明專利號(hào)完全相同。張某在銷售鍋爐清灰劑過程中，朱某協(xié)助其銷售，以發(fā)放宣傳冊及通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶宣傳推介產(chǎn)品。2012年1月至2013年6月期間，張、朱二人共銷售鍋爐清灰劑65噸，銷售金額共計(jì)491750元。

法院認(rèn)為，被告人張某、朱某未經(jīng)專利權(quán)人許可，擅自在其生產(chǎn)的鍋爐清灰劑產(chǎn)品的宣傳冊和公司網(wǎng)頁上使用專利權(quán)人的發(fā)明專利號(hào)，將產(chǎn)品冒充為專利產(chǎn)品，易使社會(huì)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，侵害了專利權(quán)人的合法權(quán)益，且危害國家對(duì)專利的管理制度，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成假冒專利罪。綜合兩被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，判處被告人張某犯假冒專利罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金25萬元；被告人朱某犯假冒專利罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金5萬元。

3.民事責(zé)任

最初《專利法》將假冒他人專利參照專利侵權(quán)處理，但實(shí)際上兩者侵犯的法益明顯不同。1992年修訂實(shí)施的《專利法》規(guī)定假冒他人專利不再參照侵權(quán)處理，而是依照冒充專利的規(guī)定（第60條）給與行政處罰，對(duì)嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。同時(shí)，假冒他人專利的行為侵犯了專利權(quán)人的專利標(biāo)注權(quán)構(gòu)成侵權(quán)行為，依法當(dāng)然應(yīng)該承擔(dān)民事責(zé)任。但司法解釋并未對(duì)責(zé)任的承擔(dān)方式以及賠償數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定，所以在實(shí)踐中專利權(quán)人主張此類侵權(quán)救濟(jì)的案例也很少。

案例：潘友德訴盛正君、潘忠東假冒專利侵權(quán)糾紛案（(2004)青民三初字第232號(hào)）

案情與結(jié)果：原告潘友德系“高強(qiáng)度船舶上下水兩用氣囊”實(shí)用新型專利的專利權(quán)人，專利號(hào)為ZL96 2 27002.4。被告盛正君于2003年6月23日與原告經(jīng)營的青島市市北區(qū)黃海氣囊廠簽訂了“營銷業(yè)務(wù)合同”，被告盛正君與客戶簽訂“加工定作合同”中有關(guān)涉案專利的表述均為“按國家授權(quán)《高強(qiáng)度船舶兩用氣囊》專利技術(shù)工藝制作，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”。后被告盛正君離開青島市市北區(qū)黃海氣囊廠，代表被告潘忠東經(jīng)營的即墨市友河氣囊廠，與新客戶簽訂的“氣囊定作購銷合同”仍有“按國家授權(quán)《高強(qiáng)度船舶兩用氣囊》專利技術(shù)工藝制作，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”的表述。法院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第八十四條第二項(xiàng)的規(guī)定，未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號(hào)，使人將所涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人的專利技術(shù)，屬于假冒他人專利的行為。本案中，被告盛正君直接持原告專利證書復(fù)印件作為宣傳材料，與他人簽訂氣囊銷售合同，銷售與原告專利技術(shù)同類的產(chǎn)品，必然導(dǎo)致合同相對(duì)方，將其銷售產(chǎn)品涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是原告的專利技術(shù)，其行為已構(gòu)成假冒他人專利行為。被告潘忠東作為即墨友河氣囊廠的業(yè)主、涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)者，在被告盛正君與他人簽訂的氣囊銷售合同上加蓋公章，銷售了涉案產(chǎn)品，構(gòu)成共同假冒他人專利行為，此種行為屬于民事侵權(quán)行為，應(yīng)承擔(dān)停止假冒原告專利行為、賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及賠禮道歉的民事責(zé)任。判決被告盛正君、被告潘忠東共同賠償原告經(jīng)濟(jì)損失10萬元，并以書面形式向原告賠禮道歉。

4.三類責(zé)任的適用類型

假冒專利分為假冒他人專利和冒充專利兩類。假冒專利罪的適用范圍僅限于假冒他人專利的行為，這是和專利法律制度變化的歷史有關(guān)聯(lián)的。對(duì)民事責(zé)任而言，冒充專利沒有民事侵權(quán)的相對(duì)人，也就談不上民事責(zé)任，也只有假冒他人專利的行為存在民事責(zé)任。

三、假冒專利罪存在的必要性和完善

從1992年假冒專利入刑以來，構(gòu)成此罪的判例很少，可檢索到的僅有21件，與商標(biāo)、著作權(quán)等其他類型知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯案相比，占比微乎其微[4]。分析這21件檢索到的案例，成立刑事犯罪的不過寥寥數(shù)件，假冒專利罪存在的必要性成為一個(gè)法律和社會(huì)議題。

一方觀點(diǎn)認(rèn)為，這是由于定罪的適用范圍太窄造成的。假冒專利罪的適用范圍僅限于專利法中所規(guī)定的假冒他人專利的行為，而冒充專利行為和專利侵權(quán)行為則完全被排除在刑罰處罰之外。從國家專利制度和消費(fèi)者合法權(quán)益的角度看，冒充專利行為的社會(huì)危害性并不遜于假冒他人專利行為的社會(huì)危害性。此外，由于假冒專利罪侵犯的客體之一是專利權(quán)人的商譽(yù)，而不是專利權(quán)專利制度的核心內(nèi)容，并且在專利領(lǐng)域大量存在的違法行為是專利侵權(quán)行為，因此，僅規(guī)定假冒專利罪不利于維護(hù)專利制度的權(quán)威性和充分保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。故有必要通過修改刑法，將冒充專利行為和專利侵權(quán)行為納入刑法的調(diào)整范圍。

另一方觀點(diǎn)認(rèn)為，假冒專利就不應(yīng)該由刑法來調(diào)整。納入刑法而有刑罰涉及人的自由、財(cái)產(chǎn)、甚至是生命，因此刑罰的發(fā)動(dòng)應(yīng)當(dāng)具有必要性并且要謹(jǐn)慎使用。入罪和刑罰的輕重應(yīng)當(dāng)與行為的法益侵害程度相當(dāng)，法益侵害輕到一定程度就不該發(fā)動(dòng)刑罰了。我國刑法理論通說認(rèn)為犯罪具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性、刑事違法性和應(yīng)受刑罰處罰性，只有嚴(yán)重的法益侵害性（社會(huì)危害性）的行為才被刑法所規(guī)制，假冒專利不會(huì)對(duì)他人或社會(huì)造成嚴(yán)重的危害性，按照違法行為進(jìn)行行政處罰完全可以達(dá)到預(yù)防和懲罰的目的，沒有必要規(guī)定刑事責(zé)任。

筆者認(rèn)同后一觀點(diǎn)。專利制度立法的目的一方面在于保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造，另一方面也要鼓勵(lì)、推廣發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。就專利侵權(quán)而言，如果民事保護(hù)足以遏制侵權(quán)，就沒必要采用刑事手段。新修訂《專利法》規(guī)定了對(duì)故意侵犯專利權(quán)的懲罰性賠償，很大程度上提升了民事保護(hù)的力度，再采取刑事手段完全沒有必要。就假冒專利而言，社會(huì)和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，無論是假冒他人專利還是冒充專利，在現(xiàn)實(shí)中更多是一種虛假宣傳的行為，與不正當(dāng)競爭法和廣告法規(guī)制的違法行為具有競合關(guān)系，依現(xiàn)行行政管理和處罰完全可以得到抑制。故而，別說將假冒他人專利的定罪范圍擴(kuò)展至假冒專利不切實(shí)際，即便假冒他人專利也該采謙抑審慎的原則定罪量刑。

注釋：

[1]此條在新實(shí)施細(xì)則征求意見稿修改為：在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)，專利權(quán)被宣告無效后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí),或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號(hào)；

[2]此條在新實(shí)施細(xì)則征求意見稿修改為：在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)，將專利申請稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號(hào)，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)；

[3]國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2017年主要工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201801/19/t20180119_27809707.shtml

[4]據(jù)統(tǒng)計(jì)（檢索日期為2021年8月16日，數(shù)據(jù)來源為北大法寶），自該類罪名設(shè)立以來，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪共計(jì)有42264條記錄。按照案件類型劃分，商標(biāo)類刑事案件占比八成左右，著作權(quán)類刑事案件占比一成多，而商業(yè)秘密類犯罪較少，專利類犯罪最少，僅有21件。《中國侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪的法律依據(jù)和案件統(tǒng)計(jì)概覽》，來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）作者：潘聰 張飛虎 

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張飛虎 潘聰 北京高文律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案說法——“假冒專利”的三重法律責(zé)任（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

青年有為！尋找2021年“40位40歲以下企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)精英”活動(dòng)正式啟動(dòng)

報(bào)名！2021年「廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理人才培訓(xùn)班」來啦！

報(bào)名！8天過實(shí)務(wù)-專代實(shí)務(wù)考試面授集訓(xùn)營【華南站】正式招生

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/