以案說法-試論專利法禁止反悔原則的發(fā)展

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作者：劉林東 覃巖巖 北京高沃律師事務所

原標題：以案說法-試論專利法禁止反悔原則的發(fā)展

“禁止反悔原則”的確立、適用和發(fā)展逐漸明晰，始終貫徹著誠實信用原則的內核，達到了既符合保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的，也符合避免因受到過度限制，導致被訴侵權人極易通過技術特征的修改、替換來規(guī)避侵權導致權利人與社會公眾的利益失衡。

一、禁止反悔原則的確立

1.對等同原則的限制

等同侵權原則的適用將專利權保護范圍擴大到了相同侵權（權利要求字面限定的范圍）之外，使專利權人的利益得到了更為充分的保護，對于平衡專利權人和社會公眾之間的利益具有重要意義。等同侵權原則的適用需考慮專利申請日至專利侵權行為發(fā)生時技術的發(fā)展水平，防止侵權人對專利技術方案中某些技術特征與專利申請日后新出現(xiàn)的技術進行簡單替換而規(guī)避侵權的情況。[1]

然而，在充分保護專利權的同時，隨著等同原則的廣泛適用，在一定程度上減弱了權利要求的公示作用。為了從另一角度平衡專利權人和社會公眾利益，必須對等同原則的適用加以適當限制。禁止反悔原則就是對等同侵權的主要限制方式之一?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號，以下簡稱“《審理侵犯專利權糾紛司法解釋一》”）第六條[2]確立了“禁止反悔”原則。禁止反悔原則的確立，主要是為了避免專利權人在專利授權或確權（無效）程序中，為了獲得授權或維持專利權有效，對專利保護范圍進行了限縮，但是在專利侵權程序中，卻否認進行了限縮而主張更大的保護范圍，從而發(fā)生“兩頭得利”的情形。

典型案例一：重慶望江摩托車制造有限公司與河南省樹民動力機械制造有限公司侵害實用新型專利權糾紛案[3]

在本案中，最高人民法院在認定被訴侵權產品中的“右側龍骨和左側龍骨的前端和后端的連接方式”與權利要求1限定的技術特征“右側龍骨和左側龍骨兩端均與橫梁和前保險梁相連接”是否構成等同時，對禁止反悔原則的適用作出如下認定： 

根據(jù)禁止反悔原則，由于樹民動力公司在無效行政程序中已經明確放棄了“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術方案，其權利要求1中關于四根龍骨連接方式的技術方案應該認定為“四根龍骨的前端直接連接在同一根前保險梁上，四根龍骨的后端直接連接在同一根橫梁上”。因此，其在本案侵權訴訟中又將“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術方案納入到專利權保護范圍不應得到支持。

2.禁止反悔原則具有獨立于等同原則的意義

長期以來，禁止反悔原則一般在限制等同原則時適用，在相同侵權判定時不考慮適用。在這種理解前提下，必須先有原告要求適用等同侵權的主張，才有禁止反悔原則的適用問題。部分學者從禁止反悔原則發(fā)展歷史進行考察，明確提出禁止反悔原則的宗旨應當是確保專利權人在專利授權或者維持程序中對權利要求的解釋應當一致。因此，禁止反悔本身應當具有獨立于等同原則的另一種權利要求解釋原則。

我們認為，禁止反悔原則在解釋權利要求時也可以具有其獨立于等同原則的意義，作為一項獨立的權利要求解釋規(guī)則。專利制度設置禁止反悔原則，是在專利侵權訴訟中根據(jù)專利申請人在授權階段的真實意思表示（如審查檔案等內部證據(jù)），對專利權的保護范圍進行解釋。專利權利人在專利授權或者無效宣告程序中，只要曾經作出了影響專利保護范圍的修改或意見陳述，在侵權判定中，都可以適用禁止反悔原則，不必以等同原則被提出之后，才考慮禁止反悔原則的適用。[4]在一系列司法解釋和案例中，上述規(guī)則最終得以確立和發(fā)展。

首先，最高院確立了專利申請文件和審查文檔作為內部證據(jù)，對權利要求解釋的作用。上述《審理侵犯專利權糾紛司法解釋一》第三條第一款規(guī)定：人民法院對于權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書中對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定。

其次，最高院進一步明確、細化了用于解釋權利要求的內部證據(jù)的范圍?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號，以下簡稱“《審理侵犯專利權糾紛司法解釋二》”）第六條規(guī)定：人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。專利審查檔案包括專利審查、復審無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利、行政部門及其專利復審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。 

典型案例二：百度在線網(wǎng)絡技術（北京）有限公司（簡稱百度在線公司）、百度時代網(wǎng)絡技術（北京）有限公司（簡稱百度時代公司）與北京搜狗科技發(fā)展有限公司（簡稱搜狗科技公司）、北京搜狗信息服務有限公司（簡稱搜狗信息公司）侵害發(fā)明專利權民事糾紛案[5]

在本案中，法院在解釋涉案專利權利要求保護范圍時，對涉案專利說明書記載及原告百度在線公司在授權階段的解釋予以考慮。雖然“直觀形象”一詞的含義具有較強的主觀性，但根據(jù)涉案專利所記載的背景技術、涉案專利的發(fā)明目的以及達到的效果等方面的內容，結合百度在線公司在授權過程中若干次意見陳述，尤其是其針對國家知識產權局發(fā)出的第三次審查意見通知中陳述的“本申請權利要求1的方案……動態(tài)地、準確地對用戶進行操作引導”等內容，可以確定百度在線公司已經把無法直觀形象地示出觸控響應的路徑的技術方案尤其是非動畫顯示的方案排除出涉案專利的保護范圍。 

二、對禁止反悔原則的限制

禁止反悔原則可以對等同侵權形成限制，但是過度適用禁止反悔原則顯然也會使得等同侵權制度無法發(fā)揮真正作用，有損專利保護的價值。專利申請人、專利權人對專利權保護范圍作出的修改、陳述所產生的實際限定，應當遵循相應法律規(guī)則，不能不加區(qū)分地將凡是作出過修改、陳述的內容均納入到等同的除外情形。

因此，后續(xù)司法解釋和判例對禁止反悔原則的適用也進行了限制。上述《審理侵犯專利權糾紛司法解釋二》第十三條規(guī)定了禁止反悔的例外情況：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄?！庇纱丝梢?，只有在專利授權或無效程序中被接受的修改或意見陳述，因其有助于專利授權或維持有效，才會產生禁止反悔的效果。

典型案例三：永康市宏躍動力機械有限公司與BCS股份公司、北京立聯(lián)宏業(yè)機械有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[6]

在本案中，法院闡明，專利申請人在專利授權程序中，主動或應審查員的要求，對權利要求作出限縮性修改或陳述，如果未被審查員采納，且未因此獲得專利權，就不應導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔原則。當專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權利要求的技術特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術特征予以合并時，如果增加的技術特征已經清楚記載在原說明書和權利要求書中，符合《專利法》第三十三條規(guī)定的情形，在專利獲得授權后，專利權人在侵權訴訟中主張技術特征等同的，人民法院應當審查其所作出的修改和陳述與授權后的該技術特征之間是否有實質聯(lián)系，是否存在對該技術特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權利要求增加了技術特征，就認定專利申請人作出了修改，將該增加的技術特征相等同的特征全部予以放棄。

典型案例四：浙江福瑞德化工有限公司與天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案件[7]

本案中，法院認定，雖然權利人在實質審查過程中修改權利要求1時增加了“料位開關”，涉案專利權最終被維持有效。但在無效程序中，并無證據(jù)證明權利人通過上述修改以及意見陳述，放棄了對通過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術方案主張等同侵權。因此，對于福瑞德公司有關本案應適用禁止反悔原則，不能再認定“料位開關”與技術方案A中的壓力檢測構成等同的主張，不予支持。 

首先，法院具體釋明，在發(fā)明專利授權確權程序中，專利申請人有權依法提交意見陳述或修改權利要求。專利申請人在修改權利要求時增加新的技術特征，并主張修改后的技術方案是非顯而易見的，是專利審查實踐中的常見情形。雖然在權利要求中增加技術特征會進一步限定專利權的保護范圍，導致權利要求的保護范圍發(fā)生變化，但在沒有其他證據(jù)證明權利人通過修改或者意見陳述“放棄”特定技術方案的情況下，不能僅僅由于在權利要求中增加技術特征，導致權利要求的保護范圍進一步限縮，就認定權利人完全“放棄”了與該技術特征等同的其他所有技術特征，不能再就增加的技術特征主張適用等同原則。如此，會導致以增加技術特征的方式修改的權利要求的保護范圍受到過度限制，被訴侵權人極易通過技術特征的修改、替換來規(guī)避侵權，導致權利人與社會公眾的利益失衡。這樣既與禁止反悔原則的目的不符，也與專利法保護專利權人的合法權益、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法目的不相適應。

其次，法院還對關于禁止反悔原則的舉證責任問題進行了詳細闡釋。根據(jù)上述《審理侵犯專利權糾紛司法解釋二》的規(guī)定，在權利人作出了限縮性修改或者陳述的情況下，在認定是否適用禁止反悔原則時，應當查明權利人是否通過“限縮性修改或者陳述”導致“放棄”了特定的技術方案，而不僅僅是考慮“限縮性修改或者陳述”是否對專利權的效力產生實質性影響。因此，被訴侵權人主張適用禁止反悔原則的，應舉證證明權利人“限縮性修改或者陳述”的具體情形，以及權利人因此放棄了“被訴侵權技術方案”。而權利人主張“未導致技術方案的放棄”，不適用禁止反悔原則的，則應由權利人就“限縮性修改或者陳述被明確否定”承擔舉證責任。本案中，再審法院對二審法院以“福瑞德公司不能證明聯(lián)力公司在無效宣告行政程序中的相關陳述對涉案專利權的有效性已經產生了實質性的影響”為由，認為“在本案中不適用禁止反悔原則”，對其適用法律不當?shù)那闆r進行了糾正。

三、禁止反悔原則的擴展

1.禁止反悔原則從專利侵權階段向專利確權階段的擴展應用

《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》（法釋〔2020〕8號）第三條規(guī)定“人民法院在專利確權行政案件中界定權利要求的用語時，可以參考已被專利侵權民事案件生效裁判采納的專利權人的相關陳述?！逼湟?guī)定了在侵權階段的放棄性陳述同樣會影響專利確權階段，即規(guī)定了禁止反悔原則從專利侵權階段向專利確權階段的應用。

2.禁止反悔原則是否適用于被訴侵權方[8]

在專利權人作為原告方提起專利侵權之訴后，被訴侵權方通常會針對涉案專利提起無效宣告請求。在并行的專利侵權訴訟程序和專利確權程序中，經常會遇到這樣的情形：在侵權訴訟程序中，專利權人為使侵權成立，通常會對權利要求保護范圍進行擴張解釋，而被訴侵權方則通常會對權利要求進行限縮解釋來進行不侵權抗辯；而在確權程序中，雙方的觀點通常又會互相調換位置，專利權人極力通過解釋來縮小權利要求的保護范圍以保住專利權，而被訴侵權方（無效宣告請求人）則為了能無效專利權而又極力解釋擴大專利保護范圍。如前所述，禁止反悔原則規(guī)制的正是專利權人的這種行為。那么，被訴侵權方的這種行為是否也適用禁止反悔原則呢？

據(jù)此，部分實務界學者認為，被訴侵權方在專利確權程序中對涉及專利保護范圍解釋的主張在侵權程序中不構成反悔；只有在被訴侵權方的該主張明確被法院或國家知識產權局認可的情況下，在侵權程序中確定專利權的保護范圍時才應當予以考慮；需要注意的是，被訴侵權方的該主張被明確認可是否必然導致特征相同侵權成立，還需要進行具體分析和比對。

我們認為，在司法實務中，作為專利權人一方其對權利要求保護范圍的陳述或者修改權利要求的情形下，適用禁止反悔原則是必要和合理的；作為被訴侵權一方，其在專利確權程序中的意見明確被法院或國家知識產權局認可的情況下，以及在專利侵權程序中其對被訴侵權產品的技術特征進行解釋的情況下，適用禁止反悔原則才是必要和合理的。

結語

通過以上的討論和案例分析，我們看到，“禁止反悔原則”的確立、適用和發(fā)展逐漸明晰，始終貫徹著誠實信用原則的內核，達到了既符合保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的，也符合避免因受到過度限制，導致被訴侵權人極易通過技術特征的修改、替換來規(guī)避侵權導致權利人與社會公眾的利益失衡。

注釋：

[1](2019)最高法知民終48號民事判決書

[2]該司法解釋第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?/p>

[3]（2020）最高法知民終384號判決書

[4]相同侵權判定可適用禁止反悔原則，作者：魏金漢，來源：人民法院報，最后訪問時間為2021年3月27日，鏈接網(wǎng)址：https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/937901.shtml

[5]（2016）京73民初1077號判決書

[6]（2019）最高法知民終530號判決書

[7]（2018）最高法民再387號民事判決書

[8]貿促專商 | 禁止反悔原則是否適用于被訴侵權方，作者：魏辛欣，來源：知產力，最后訪問時間為2021年3月27日，鏈接網(wǎng)址：http://www.zhichanli.com/article/9705.html

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 覃巖巖 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案說法-試論專利法禁止反悔原則的發(fā)展（點擊標題查看原文）

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