缺乏顯著性商標(biāo)的注冊、保護與思考

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作者：李鴻儒 中國好麗友

原標(biāo)題：缺乏顯著性商標(biāo)的注冊、保護與思考

顯著性是商標(biāo)的基本特征。標(biāo)志必須具備顯著性，才能夠獲得核準注冊，維持商標(biāo)注冊的狀態(tài)，受到商標(biāo)法的保護，禁止他人使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。

概述

國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理標(biāo)準(征求意見稿)》中對商標(biāo)顯著性解釋為，是商標(biāo)標(biāo)志獲得商標(biāo)注冊的前提條件，是指商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備的足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來源的特征，具體來講，是指商標(biāo)能夠使得消費者識別、記憶，進而發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能與作用。商標(biāo)的顯著性既可以是固有顯著性，也可以通過使用取得。

《中華人民共和國商標(biāo)法》第十一條規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。

由此可見，顯著性是商標(biāo)的基本特征。標(biāo)志必須具備顯著性，才能夠獲得核準注冊，維持商標(biāo)注冊的狀態(tài)，受到商標(biāo)法的保護，禁止他人使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。

缺乏顯著性商標(biāo)的注冊

顯著性是商標(biāo)核準注冊的前提條件。根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條的規(guī)定，缺乏固有顯著性的商標(biāo)無法獲得商標(biāo)注冊，除非商標(biāo)通過大量的使用取得顯著特征。但是使用取得顯著特征這種方式對標(biāo)志使用所需達到的知名程度的要求非常高，一般情況下標(biāo)志使用需要達到馳名商標(biāo)的程度。如果企業(yè)在實際經(jīng)營中對商標(biāo)無法達到知名度的使用標(biāo)準，則往往難以通過注冊程序獲得商標(biāo)專用權(quán)。

這種情況下，企業(yè)還可以通過增加設(shè)計特征（顯著要素）的方式提升商標(biāo)的整體顯著性，比如對于缺乏顯著性的標(biāo)志與其他具有顯著特征的文字、圖形等相結(jié)合或者提升缺乏顯著性標(biāo)志本身的設(shè)計感等方式。需要注意的是，增加設(shè)計特征僅為一種可供選擇的方式，增加設(shè)計特征后能否符合商標(biāo)法顯著性的標(biāo)準獲得核準注冊，還需要經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查檢驗。

缺乏顯著性商標(biāo)的保護

原本缺乏固有顯著性的商標(biāo)即使通過使用或增加設(shè)計特征的方式增強顯著性，獲得了核準注冊，商標(biāo)權(quán)保護范圍仍往往存在天然的缺陷（為了方便指代和理解，以“固有顯著性較弱的注冊商標(biāo)”特指前述克服固有顯著性缺陷獲得核準注冊的商標(biāo)）。

首先，對于使用獲得顯著性的商標(biāo)，一般情況下使用獲得的顯著性不應(yīng)強于具有固有顯著性的商標(biāo)，對使用獲得顯著性商標(biāo)的保護力度不應(yīng)強于具備固有顯著性的商標(biāo)，當(dāng)然那些具有極高知名度的超級商標(biāo)不在此列。對于通過增加設(shè)計特征而獲得整體顯著性的商標(biāo)，其保護范圍不應(yīng)當(dāng)包括非顯著特征部分，即僅限于商標(biāo)的顯著特征部分和商標(biāo)的整體表達。整體顯著性作為一種過渡措施，可以幫助企業(yè)獲得商標(biāo)專用權(quán)，同時為企業(yè)積累商標(biāo)使用證據(jù)、建立和強化相關(guān)公眾對商標(biāo)與商品或服務(wù)間對應(yīng)關(guān)系的認知預(yù)留出時間，以彌補商標(biāo)自身缺陷。

其次，固有顯著性較弱的注冊商標(biāo)的保護范圍受到合理使用抗辯的限制。對于原本屬于公有領(lǐng)域的、用來直接描述產(chǎn)品特點的詞匯，即便經(jīng)“加工”核準注冊為商標(biāo)，也不能阻止他人通過描述性使用等方式對非顯著特征部分進行合理使用。當(dāng)然，這種合理使用不能超過必要的限度，原則上不應(yīng)當(dāng)使用與注冊商標(biāo)相同或近似的表達，如果所謂的“合理使用”造成了消費者的混淆、誤認，則必然落入注冊商標(biāo)禁用權(quán)的范圍，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

缺乏顯著性商標(biāo)的思考

對缺乏顯著性商標(biāo)的探討，也引發(fā)了筆者關(guān)于另一個問題的思考：原本缺乏固有顯著性的商標(biāo)獲得核準注冊后，對于與其主體內(nèi)容相同但設(shè)計不同的其他缺乏顯著性商標(biāo)的在后申請，是否可以核準注冊呢？我們需要根據(jù)商標(biāo)具體的類型和情況具體分析。

對于使用獲得顯著性的注冊商標(biāo)，雖然顯著性相對較弱，但作為注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠阻擋在后相同或近似商標(biāo)的申請注冊，只是在商標(biāo)近似的認定中對標(biāo)志近似度的要求相對較高。

對于與具有顯著特征部分相結(jié)合獲得整體顯著性的注冊商標(biāo)，理應(yīng)能夠阻擋與其顯著特征部分近似及與整體商標(biāo)近似的商標(biāo)申請。對于其非顯著特征部分，在維權(quán)時存在限制，但對于在后商標(biāo)申請亦可能發(fā)揮阻擋作用。

例如在贛州米伽素美容有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政訴訟案件中我們可以看到：引證商標(biāo)一第5383731號“”商標(biāo)、引證商標(biāo)二第5383748號“”商標(biāo)核定使用在醫(yī)藥咨詢服務(wù)、美容院服務(wù)等服務(wù)上。商標(biāo)中的“pure beauty”部分，僅直接表示了指定服務(wù)上的內(nèi)容、目的等特點，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。但因與顯著特征部分“watsons”相結(jié)合，商標(biāo)整體具備顯著性而獲得核準注冊。雖然引證商標(biāo)一、二的“pure beauty”部分不具有顯著性，但依然能夠?qū)υ诤蟮牡?1226248號“”訴爭商標(biāo)申請發(fā)揮阻擋作用。究其原因，一方面“”使用在指定服務(wù)上本身缺乏顯著性，訴爭商標(biāo)已經(jīng)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項的規(guī)定。另一方面在商標(biāo)近似的判斷中引證商標(biāo)一、二與訴爭商標(biāo)的“pure beauty”字母構(gòu)成相同，且引證商標(biāo)一、二的“pure beauty”突出顯示，訴爭商標(biāo)的“pure beauty”與“素顏美”相對獨立。最終一審判決中法院認定訴爭商標(biāo)的申請注冊違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項、第三十條、第三十一條的規(guī)定，駁回原告訴訟請求。

對于提升設(shè)計感獲得顯著性的注冊商標(biāo)，顯著性較弱，且顯著特征主要體現(xiàn)在設(shè)計上。那么對于在后申請，是應(yīng)當(dāng)從公平的角度出發(fā)，同樣允許其他設(shè)計形式的商標(biāo)獲得注冊，不同設(shè)計形式的商標(biāo)在行政程序中劃分權(quán)利邊界。還是應(yīng)當(dāng)無論商標(biāo)出身（顯著性強弱）如何，均遵循申請在先原則和商標(biāo)審查審理標(biāo)準呢？比如說對于與注冊商標(biāo)“”字母相同但字體設(shè)計不同的在后商標(biāo)申請，同樣可以成功注冊嗎？

商標(biāo)權(quán)不僅保護權(quán)利人的利益，還需要平衡社會公眾的利益，因此會在某些特定情形下對注冊商標(biāo)的權(quán)利范圍進行合理限縮。由于商標(biāo)的主要作用是識別商品或服務(wù)的來源，對于提升設(shè)計感獲得顯著性的注冊商標(biāo)，一般情況下消費者很難實現(xiàn)區(qū)分。特別是實際產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域，又沒有其他企業(yè)或品牌商標(biāo)幫助提升識別度的情況下，非常容易造成消費者的混淆。因此從公共利益的角度出發(fā)，商標(biāo)一旦核準注冊就應(yīng)當(dāng)能夠發(fā)揮對在后相同或近似商標(biāo)申請的阻擋作用。具體案件中應(yīng)當(dāng)考慮設(shè)計形式的獨特性和可區(qū)別性，以商標(biāo)審查審理標(biāo)準的規(guī)定作為認定的標(biāo)準和依據(jù)。 

后記

對于商標(biāo)缺乏固有顯著性的問題，企業(yè)往往會更關(guān)注商標(biāo)權(quán)的取得。然而在企業(yè)長期穩(wěn)定的運營和發(fā)展中，商標(biāo)核準注冊后的維權(quán)空間同樣非常重要。因此在品牌命名和商標(biāo)申請之初，企業(yè)就應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)的權(quán)利缺陷和可接受程度，制定相應(yīng)的品牌發(fā)展計劃，積累商標(biāo)使用證據(jù)，以及當(dāng)缺陷難以接受時品牌的延續(xù)方案等。

（謹以本文，希望可以獲得業(yè)界對缺乏顯著性商標(biāo)更多的關(guān)注和討論，幫助企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的管理和品牌建設(shè)。）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李鴻儒 中國好麗友

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：缺乏顯著性商標(biāo)的注冊、保護與思考（點擊標(biāo)題查看原文）

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