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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林* 廣東哲誠律師事務(wù)所

原標題：注冊商標連續(xù)三年不使用撤銷制度研究

自1982年新中國第一部《商標法》制定以來，我國注冊商標撤三制度經(jīng)過多次修訂及司法解釋、行政法規(guī)的補充、完善，已構(gòu)建了相對完善的制度體系。筆者在基礎(chǔ)原理、司法判例和實務(wù)研究的基礎(chǔ)上，對該制度的理論體系和存在法律問題進行研究和補充，為注冊商標撤三制度提出合理化建議，為該制度的進一步發(fā)展提供借鑒和參考。本文為第二篇。

上一篇主要對“注冊商標撤三制度”做了詳細概述，本篇則是對“注冊商標撤三的構(gòu)成要件”進行研究。

第二章 注冊商標撤三的構(gòu)成要件研究

民法上，任何主體的權(quán)利的獲得與消滅都有一定的根據(jù)（法律事實），而這種根據(jù)是否得當就成為衡量主體能否有效取得權(quán)利的標準。[1]我國商標法沒有明確連續(xù)三年不使用的注冊商標的法律性質(zhì)。比較而言，一些國家的“立法對連續(xù)不使用滿法定期間的注冊商標的態(tài)度是一致的，即法律不再保護，撤銷程序不過是對這種法律狀態(tài)的確認?！?strong>[2]注冊商標撤三制度的設(shè)計是為了確認商標不再受法律保護的狀態(tài)，而滿足確認的條件是基于商標權(quán)人存在不使用的法律事實。

注冊商標撤三的構(gòu)成要件，根據(jù)《商標法》第四十九條第二款應(yīng)為“連續(xù)三年”、“不使用”、“無正當理由”三要件。但實務(wù)中也提出過“五要件”的判例，如在“泰山晚報”案中，認定注冊商標撤三的構(gòu)成要件包括：商標使用行為是否在指定的三年期間內(nèi)；使用標識與注冊商標是否構(gòu)成相同或基本；使用的商品或服務(wù)是否落入商標權(quán)核定的范圍；使用行為是否為真實、善意的使用，而非象征性使用；注冊商標不使用是否有正當事由。[3]為了便于體系化理解，筆者結(jié)合司法實踐將注冊商標撤三的構(gòu)成要件分為使用意愿、使用行為、使用客體、使用時間、不使用的正當事由等五個要件。  

一、使用意愿

使用意愿，是指商標權(quán)人在注冊商標撤三中提交的使用證據(jù)足以證明商標權(quán)人具有使用注冊商標的主觀意愿。眾所周知，注冊商標作為無形資產(chǎn)，具有非物質(zhì)性的基本特點，區(qū)別于傳統(tǒng)有形財產(chǎn)，可以同時由若干個主體占有，被其共同使用。根據(jù)使用行為在注冊商標撤三指定期限內(nèi)是否存在自主使用或許可使用的主觀意愿，可以將其分為主動使用和被動使用。

（一）主動使用

《商標法實施條例》第六十六條第二款規(guī)定，注冊商標的使用包括商標權(quán)人自主使用和許可他人的使用。而許可他人的使用方式又可以分為獨占使用許可、排他使用許可和普通使用許可。[4]無論是商標權(quán)人自行使用還是許可他人的使用，本質(zhì)上是在商標權(quán)人主動意志或授意下，使相關(guān)公眾認為該注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)來源于商標權(quán)人，發(fā)揮注冊商標的識別功能。因此，這兩種使用的情形均應(yīng)視為對注冊商標的主動使用，符合注冊商標撤三中注冊商標使用的主觀意愿。

1.商標許可效力的認定。

關(guān)于注冊商標許可效力的認定，根據(jù)《商標法》規(guī)定，商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人。[5]據(jù)此，許可合同備案采取的是登記對抗效力，不是許可合同生效要件。根據(jù)《民法典》第五百零二條規(guī)定，依法成立的合同,自成立時生效,但是法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。[6]一般情況下，當事人提交商標許可合同，且合同雙方當事人意思表示真實的情況下，除非有其他證據(jù)予以推翻，否則可以認定許可關(guān)系的存在。如在第738354號“康王”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為，鑒于云南滇虹公司已提交了商標許可使用合同的原件，故在沒有相反證據(jù)的情況下，對該合同的真實性予以確認，從而認定許可使用關(guān)系成立。[7]

2.商標再許可的效力。

在第738354號“康王”商標撤銷復(fù)審案件中，法院認為，被許可人沒有再許可的特別授權(quán)，再被許可人不能基于被許可人簽訂的再許可合同而取得商標使用權(quán)，因此再被許可人的使用行為不能視為被許可人的使用行為，進而認定使用行為無效。[8]據(jù)此反推，如果商標權(quán)人在簽訂商標許可合同時，明確約定被許可人有權(quán)再許可他人使用，則再被許可人的使用符合了商標權(quán)人使用的主觀意愿，其再被許可人使用注冊商標應(yīng)當視為許可人授意下的使用，滿足商標使用意愿的要件。

（二）被動使用

在注冊商標撤三中，注冊商標的被動使用是指商標權(quán)人在指定期限內(nèi)沒有自主或許可他使用注冊商標的事實時，將第三人使用注冊商標的證據(jù)作為注冊商標撤三審查的證據(jù)，并以某種補救性的事由證明該第三人使用注冊商標符合商標權(quán)人的使用意愿。商標實務(wù)中，注冊商標的被動使用可以分為不違背商標權(quán)人意志的使用和無權(quán)使用。

1.不違背商標權(quán)人意志的認定。

判定他人對注冊商標的使用是否構(gòu)成不違背商標權(quán)人意志的使用是司法實務(wù)中的疑難問題?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定（以下簡稱“

我國沒有規(guī)定注冊商標的默示許可制度。部分國家及地區(qū)對商標默示許可制度有明確規(guī)定，如《德國商標和其他標志保護法》規(guī)定：商標和商業(yè)標志所有人在明知的情況下，默許商標、商業(yè)標志或其他在后權(quán)利連續(xù)5年使用，除非在后使用人是出于惡意外該商標所有人無效禁止這些權(quán)利的行使， [10]我國臺灣地區(qū)“商標法”也有類似規(guī)定：被授權(quán)人為前項第一款之行為，商標權(quán)人明知或可得而知而不為反對之表示者亦同。[11]據(jù)此，注冊商標的默示許可，是指注冊商標權(quán)人明知或應(yīng)知第三人使用其注冊商標卻不作反對的意思表示，此時，法律上視為第三人同意或默許該第三人使用其注冊商標。結(jié)合默示許可制度，可以將“不違背商標權(quán)人意志的使用”分為默示推定、關(guān)聯(lián)關(guān)系使用、事后追認。

第一，默示推定。

在注冊商標撤三中，對于注冊商標許可使用的默認推定一般發(fā)生在被許可人使用證據(jù)形成的期間內(nèi)沒有許可合同關(guān)系，但在使用證據(jù)期間之前或之后存在書面、口頭或事實許可合同關(guān)系。

其一，關(guān)于證據(jù)使用期間之前存在許可合同關(guān)系，但合同到期后，沒有續(xù)簽，導(dǎo)致該期間使用證據(jù)缺乏許可關(guān)系的銜接問題。根據(jù)《民法典》第四百九十條規(guī)定，在合同簽訂前,當事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù),對方接受時,該合同成立。[12]最高人民法院司法解釋也規(guī)定，從一方從事的民事行為能夠推定雙方有訂立合同意愿的，可以認定當事人以“其他形式”訂立了合同。[13]據(jù)此，對于使用證據(jù)使用期間之前簽訂了商標許可合同，在許可合同到期后，商標權(quán)人以接受許可費、監(jiān)督注冊商標商品質(zhì)量等作為的方式進行默示，可以根據(jù)事實合同的法律效力推定被許可人的使用獲得的商標權(quán)人的允許。

其二，關(guān)于使用證據(jù)使用期間之后達成書面或口頭許可合同，是否構(gòu)成默示許可的問題。在第3202957號“NYCIL”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為，注冊商標許可使用的時間晚于銷售合同的簽訂時間，即被許可人使用商標時還沒有取得使用許可。商標權(quán)人主張以口頭的方式許可商標，但在沒有其他證據(jù)予以佐證的情況下，不能認定被許可人使用的是復(fù)審商標。[14]據(jù)此，在許可合同簽訂時間晚于使用證據(jù)形成期間的情況下，商標權(quán)人與被許可人本可以在簽訂許可合同時對合同簽訂前的使用行為進行確認，但商標權(quán)人疏于行使該權(quán)利，導(dǎo)致許可合同指定的期限沒有覆蓋注冊商標使用證據(jù)的期間，對該種使用情形的許可關(guān)系不予認可。

第二，關(guān)聯(lián)關(guān)系的使用。

在注冊商標撤三中，如果商標權(quán)人與實際使用人之間存在某種關(guān)聯(lián)關(guān)系，例如存在控股關(guān)系、親屬關(guān)系，可以承認該實際使用人的使用是不違背商標權(quán)人意志的使用。如在第895161號“太陽+英文及圖”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為，榮譽證書和銷售發(fā)票的主體雖是金太陽公司，但由于金種子公司是金太陽公司的控股公司，二者具有密切關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以認定兩者就復(fù)審商標存在事實上的許可使用關(guān)系。[15]在第1658128號“Meier”商標撤銷復(fù)審案，法院認為，由于塔塔貿(mào)易公司的法定代表人同時也是深圳美爾公司的股東，兩公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，深圳美爾公司對復(fù)審商標的使用應(yīng)屬不違背商標權(quán)人意志的使用。[16] 筆者認為，在注冊商標撤三中，商標權(quán)人與實際使用人之間存在關(guān)聯(lián)/控股關(guān)系,或者商標權(quán)人與實際使用人的股東/法定代表人存在婚姻或繼承法上的親屬關(guān)聯(lián)關(guān)系，盡管商標權(quán)人未能提供雙方的許可合同，但該情形下，商標權(quán)人理應(yīng)知悉實際使用人的使用行為而采取默認的態(tài)度，進而將這種經(jīng)濟或法律上的關(guān)聯(lián)關(guān)系作為商標權(quán)人默許使用的合意。

第三，事后追認。

司法實務(wù)中，當商標權(quán)人窮盡默示推定、關(guān)聯(lián)關(guān)系等使用的舉證責任后，仍然無法證明其在注冊商標撤三指定使用期限內(nèi)進行有效商業(yè)使用時，還可以行使合同法上的追認權(quán)進行救濟，對他人事先未經(jīng)授權(quán)使用商標的行為進行追認，重新銜接許可關(guān)系，將其使用注冊商標的事實追認為商標權(quán)人許可使用的事實。部分觀點認為無權(quán)使用人在使用注冊商標的過程與商標權(quán)人沒有任何意思聯(lián)絡(luò)，商標權(quán)人對其使用也毫不知情，未能反映商標權(quán)人使用的真實意圖。允許事后追認，會導(dǎo)致商標權(quán)人怠于使用注冊商標，出現(xiàn)撤銷程序后，妄圖搭第三人使用注冊商標的便車，違反了誠實信用原則。

筆者認為，應(yīng)當允許在注冊商標撤三中行使追認權(quán)。一方面，將注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)識別為商標權(quán)人所提供是一種法律上的擬制狀態(tài)，在特定的情況下，商標并非是產(chǎn)品的實際來源的標記。如歐洲法院認為：“一件商標并不是一定需要傳達關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)提供者的身份的確切信息?！?strong>[17]《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條將足以使相關(guān)公眾認為使用馳名商標和被訴商標的經(jīng)營者之間具有許可使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系等特定聯(lián)系的，屬于商標法規(guī)定的“容易導(dǎo)致混淆”。[18]同時，注冊商標在許可使用的環(huán)節(jié)，根據(jù)我國現(xiàn)有的法律規(guī)定，并沒有強制要求標注商標權(quán)人的信息。特別是商標局在2007年2月之前沒有限制自然人申請注冊的商標必須提供個體工商戶營業(yè)執(zhí)照， [19]大量的商標注冊在個人名下，因此許可使用時，僅標注廠家信息和被許可人的企業(yè)信息已經(jīng)成為商業(yè)慣例。據(jù)此，允許商標權(quán)人行使追認權(quán)，雖然注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)的來源可能沒有直接指向商標權(quán)人，但可能指向存在許可關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營者，沒有破壞注冊商標原有的識別產(chǎn)源功能，符合我國注冊商標撤三制度的立法目的。

另一方面，注冊商標專用權(quán)屬于私法上的無形財產(chǎn)權(quán)，應(yīng)當遵循意思自治的基本原則。根據(jù)意思自治原則，對于私權(quán)的侵害，允許權(quán)利人與侵權(quán)人進行協(xié)商的方式解決糾紛。在行政查處和侵權(quán)訴訟實務(wù)中，行政機關(guān)和法院也允許商標權(quán)人基于權(quán)利處分的原則準許其撤回訴爭請求。因此，在第三人無權(quán)使用的場合，允許商標權(quán)人行使追認權(quán)符合意思自治的原則，且沒有違反法律的禁止性規(guī)定。

2.無權(quán)使用。

對注冊商標的被動使用，我國司法解釋和實踐中允許商標權(quán)人與第三人通過“不違背商標權(quán)人意志”的方式證明兩者之間具有許可使用的事實或蓋然性。但如果第三人的使用他人注冊商標的行為，始終未獲得商標權(quán)人關(guān)于許可使用的合意或意志，該使用行為則應(yīng)當視為無權(quán)使用行為。這種無權(quán)使用，包括商標權(quán)人表示不予認可或媒體進行新聞性或事實性報道的行為。

商標權(quán)人對第三人使用行為表示不予認可，比較典型的情形為商標權(quán)人已經(jīng)就第三人的行為提起侵權(quán)訴訟，或發(fā)過律師函、聲明等類似主張第三人使用構(gòu)成侵權(quán)或不被商標權(quán)人認可的意思表示。如在第1500202號“莎芬娜SEPHORA”商標撤銷復(fù)審行政訴訟中,法院認為，商標權(quán)人自認無權(quán)使用人的使用證據(jù)為商標侵權(quán)證據(jù)，不能作為復(fù)審商標合法使用的證據(jù)。[20]因此對于商標權(quán)人事先明確排除的證據(jù)，不能作為注冊商標撤三中證明該注冊商標真實有效使用的證據(jù)。

關(guān)于媒體進行新聞性或事實性報道的認定，也值得探討。商標實務(wù)中，互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號、新浪微博等傳統(tǒng)或新興媒體基于新聞性或事實性報道需要，會在報道文章中合理描述注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)的情況，甚至?xí)胖孟嚓P(guān)的產(chǎn)品照片，以便讀者理解和閱讀。在商標司法實踐中，不予支持該行為構(gòu)成是對注冊商標的有效使用。筆者認為，這種被動使用的新聞性或事實性報道可能是正面、也可能是負面的，其報道本身是還原和記錄社會活動發(fā)生的事情，并非商標權(quán)人對注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)進行積極、主動的商業(yè)宣傳，不符合“促進商標真實使用”的立法目的。而且，商標權(quán)人與媒體之間自始至終沒有達成商標使用的合意，也不符合商標許可使用的構(gòu)成要件。因此，新聞性或事實性報道的行為不應(yīng)當認為是商標權(quán)人對注冊商標的有效使用。

二、使用行為

在注冊商標撤三中，不僅要求商標權(quán)人有實際使用的主觀意愿，還要有實際使用行為的客觀表現(xiàn)。對于使用行為的界定，我國商標法及商標審理標準列舉了使用形式的要件。對于使用行為的實質(zhì)要件，最高人民法院在第738354號“康王”商標再審案明確指出，注冊商標的使用是指在商業(yè)活動中對商標進行公開、真實、合法的使用。[21]從司法實踐看，對于注冊商標使用行為的實質(zhì)要件是商標權(quán)人將注冊上真實的、持續(xù)的、投入到市場流通領(lǐng)域進行公開、合法的使用行為。所以公開和真實使用的內(nèi)涵包括了將商品或服務(wù)投入到市場流通領(lǐng)域，體現(xiàn)了商業(yè)活動的特征，因此筆者認為注冊商標的使用行為的要件應(yīng)當滿足公開使用、真實使用、合法使用。

（一）公開使用

公開使用是指將商標權(quán)人將標記注冊商標的商品或服務(wù)投放市場并參與到流通領(lǐng)域，或者已經(jīng)為市場流通作了前期的必要準備，相關(guān)公眾能夠或可能接觸到該商品或服務(wù)，從而使得注冊商標產(chǎn)生了識別不同經(jīng)營者的功能。對于公開使用的表現(xiàn)，在《商標審理標準》有詳盡的列舉，可以歸結(jié)為在商品或服務(wù)關(guān)聯(lián)的交易文書、發(fā)票等交易憑證使用注冊商標，在公開出版物、廣告、電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒介上使用注冊商標，在博覽會、展覽會、發(fā)布會的相關(guān)載體或界面上使用注冊商標。這些使用場合具有明顯商業(yè)交易或宣傳的意圖，相關(guān)公眾能夠通過公開的途徑感知到注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)的存在。對于公開使用爭議的觀點集中分為兩種情形，第一種為出口行為，第二種為內(nèi)部使用。

1.出口行為。

在司法實踐中，對于公開使用爭議比較大的是關(guān)于公開的范圍超出該注冊商標所在國家或地區(qū)的范圍的使用是否構(gòu)成注冊商標撤三中使用，如出口為目的的國貨外銷、定牌加工、來料加工等使用行為。筆者認為，根據(jù)商標法原理，商標法意義上的相關(guān)公眾并不是僅指消費者，還包括生產(chǎn)者、銷售者以及出口貿(mào)易的相關(guān)經(jīng)營者，出口商在出口過程中必然會選擇不同的貿(mào)易公司辦理出口的報關(guān)手續(xù)，使得注冊商標產(chǎn)品在出口貿(mào)易公司之間形成的口耳相傳的商標識別指向。我國《商標法》第五十七條第一款第（一）項對于生產(chǎn)制造的注冊商標產(chǎn)品的行為認定為商標侵權(quán)行為。再依《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》規(guī)定，海關(guān)有權(quán)自主或依申請針對進出口涉嫌侵犯我國已經(jīng)海關(guān)備案的商標權(quán)進行扣押并作出處理?；谏虡饲謾?quán)與注冊商標撤三關(guān)于商標使用標準的一致性考量，應(yīng)當認可吸收生產(chǎn)行為后的出口行為認定為注冊商標的公開使用。此外，根據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定》的相關(guān)規(guī)定，注冊商標實行“中心打擊原則”，[22]如果出口國的商標系作為基礎(chǔ)注冊，一旦在本國被予以撤銷，就會導(dǎo)致該商標其他成員國的國際注冊均無法獲得保護。對此，北京市高級人民法院《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第19.16也規(guī)定：注冊商標產(chǎn)品僅是直接出口，不進入中國境內(nèi)進行市場流通的，其出口的使用證據(jù)可以作為商標維持注冊的依據(jù)。盡管該指南為內(nèi)部指導(dǎo)性文件，但也具有參考價值。據(jù)此，應(yīng)當支持出口行為視為對注冊商標的有效使用。

2.內(nèi)部使用。

與公開使用相對應(yīng)的是內(nèi)部使用或私密使用，這種非公開使用的方式由于發(fā)生在不為相關(guān)市場經(jīng)營者或消費者接觸到的地方，所以無法將注冊商標與產(chǎn)品或服務(wù)的來源進行關(guān)聯(lián)，不符合注冊商標使用的公開性。如僅在辦公場所內(nèi)將注冊商標使用在企業(yè)門頭、張貼海報或在內(nèi)部使用的文具上，在設(shè)置添加或訪問權(quán)限的個人微信、QQ空間上宣傳使用注冊商標產(chǎn)品或服務(wù)，屬于純粹公司或私人圈子內(nèi)的使用，原則上不屬于公開使用。例如，在第1935204號“HAGGAI及圖”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為：標有復(fù)審商標的商品手提袋、吊牌、織帶商標嘜、吊粒制作費發(fā)票僅能證明上述物品被制作的事實，而定作合同、票據(jù)、明細賬單僅能證明注冊商標產(chǎn)品生產(chǎn)加工的事實，前述證據(jù)均不能證明有關(guān)產(chǎn)品實際進入了商業(yè)流通領(lǐng)域。[23] 

（二）真實使用

證據(jù)法上的真實性是指證據(jù)在產(chǎn)生的過程中符合客觀真實的要件，沒有經(jīng)過人為的篡改或偽造，并且證據(jù)的內(nèi)容能夠反映提供證據(jù)一方擬證明的事實。對于真實使用的定義我國法律沒有規(guī)定，在歐洲法院“MINIMAX”商標案的裁決中則認為，當商標的使用與其最根本的功能相吻合，即確保能夠辨別出商標所注冊的商品或服務(wù)的原產(chǎn)地身份，以實現(xiàn)創(chuàng)造或者保存上述商品或服務(wù)的流通渠道的目的，此時構(gòu)成對該商標的真實使用。當判斷對某商標的使用是否真實時，必須考慮與確定對商標的商業(yè)性利用是否真實有關(guān)的所有事實和情況。[24]從歐洲法院的裁判要旨可知，對于真實使用強調(diào)只有真正市場投入的方式使用才能得到保護，并進一步提出以消費者有沒有機會基于商標權(quán)人的使用可以購買到該商品或服務(wù)作為市場測試的方式。

與真實使用相對應(yīng)的是不真實使用，其使用的目的僅僅是為實現(xiàn)維持商標的有效性，缺乏真實善意的使用目的。司法實踐中對于真實使用主要采取反推的方式進行認定，即針對特定不真實使用的情形進行審查，包括：（1）單純商標許可使用或轉(zhuǎn)讓行為；(2)僅有公示注冊商標信息或發(fā)布相關(guān)權(quán)屬聲明的行為；(3)為維持訴爭商標注冊進行象征性使用；（4）意圖使用；（5）虛假使用。

其中，對于單純許可使用或轉(zhuǎn)讓注冊商標、僅有公示注冊商標信息、發(fā)布相關(guān)權(quán)屬聲明以及虛假使用的行為，由于商標權(quán)人沒有將注冊商品產(chǎn)品或服務(wù)真實地進入到市場流通領(lǐng)域，不具備真實使用的目的，商標未實際起到來源識別的作用，一般會被認定為不真實使用。而象征性使用，雖然有使用注冊商標的意思表示，但其本質(zhì)上具有規(guī)避撤銷而進行臨時性使用，不屬于對注冊商標的真實使用。此外，在《商標授權(quán)確權(quán)行政案件規(guī)定》第二十六條第三款首次規(guī)定了意圖使用的認定條件：其一，商標權(quán)人有實際使用意愿并且能提供其為實際使用商標作了必要的準備；其二，商標權(quán)人沒有使用是基于其他客觀原因，對于客觀原因的證明義務(wù)理應(yīng)考慮行業(yè)特點、生產(chǎn)周期、成本等因素。對于意圖使用的司法認定應(yīng)當滿足上述兩個條件，缺一不可，對其意圖使用要件成立后，可視為商標權(quán)人具有不使用的正當理由，從而免除其進行實際商業(yè)使用的舉證義務(wù)。

（三）合法使用

注冊商標的使用是一種事實行為，對于該事實是否能納入注冊商標撤三中作為評價其有效商業(yè)使用的事實，應(yīng)當從該使用行為本身的合法性進行審查。根據(jù)《民法典》第一百五十三條：“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是，該強制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外。”[25]同時最高人民法院司法解釋也規(guī)定，人民法院應(yīng)區(qū)分合同違反的是效力性強制規(guī)定和管理性強制性規(guī)定，如果違反前者認定合同無效，如果違反后者則應(yīng)當視情況認定其效力。[26]最高人民法院在第738354號“康王”商標再審案進一步認為：判斷商標使用行為合法與否的法律依據(jù)，并不限于商標法及其配套法規(guī)。[27]因此，在注冊商標撤三中，探討注冊商標使用行為是否合法時,應(yīng)當區(qū)分商標使用行為違反的是效力性強制性規(guī)定還是管理性強制性規(guī)定。

第一，對于違反效力性的強制性規(guī)定。首先應(yīng)當從《商標法》及配套的司法解釋、行政法規(guī)進行審查，任何人違反《商標法》第五十七條第（一）至（七）任一項的規(guī)定所實施的商標侵權(quán)使用行為，或違反《刑法》第二百一十四條規(guī)定銷售假冒注冊商標的商品的犯罪行為，雖然在核定的產(chǎn)品或服務(wù)上大量且持續(xù)地使用了注冊商標，但因該使用行為未獲得商標權(quán)人的許可或同意，法律明確將其規(guī)定為商標侵權(quán)或犯罪行為，不能產(chǎn)生注冊商標合法使用的法律效果。如果商標權(quán)人將侵權(quán)使用或犯罪使用的證據(jù)作為注冊商標有效使用的證據(jù)不應(yīng)當?shù)玫街С?。此外，注冊商標非法轉(zhuǎn)讓的受讓人的使用不認可為注冊商標撤三中的合法使用。在第767897號“費雷FEILEI及圖”商標撤銷復(fù)審案，法院即認為,上海費雷服飾有限公司作為涉案商標的非法受讓人，其使用涉案商標的證據(jù)不能作為涉案商標有效使用的依據(jù)。[28]

第二，對于違反管理性的強制性規(guī)定。在合同法范疇中，管理性強制性規(guī)定是指行政機關(guān)可以就特定類型的民事行為對民事主體采取行行政許可、備案或給予政處罰措施的規(guī)定。司法實踐中，違反管理性規(guī)定，可能引發(fā)行政責任，但不會當然地影響民事行為的效力。最高人民法院認為，爭議商標有關(guān)的其他經(jīng)營活動中是否違反進口、銷售等方面的法律規(guī)定，并非商標法規(guī)范和調(diào)整的問題，不應(yīng)作為否定注冊商標使用的依據(jù)。[29]據(jù)此，在注冊商標撤三中，對于注冊商標使用若違反管理性的強制性規(guī)定與合同法領(lǐng)域的審理標準趨于統(tǒng)一，原則上不影響商標使用行為的合法性。

三、使用的客體

注冊商標管理的客體是商標專用權(quán)和商標使用活動。商標使用客體則是指商標使用的商標標識和商品/服務(wù)?！渡虡朔ā返谖迨鶙l規(guī)定，商標權(quán)人應(yīng)當完全按照核準注冊的商標樣式規(guī)范地使用在核定的商品或服務(wù)上。但商標權(quán)人基于特定的商業(yè)目的或疏于審查，實際使用的標識或商品會出現(xiàn)與注冊商標或核定使用商品存在偏差。因此，在司法實踐中，商標使用客體的爭議主要集中在真實使用的商標和核準的商標之間、實際使用在的商品/服務(wù)與核定的商品/服務(wù)之間存在偏差時該如何認定。下面分別加以討論。

（一）使用的標識

隨著市場經(jīng)濟的不斷變化，相關(guān)公眾對于標識的審美和認知能力也不斷變化，因此商標權(quán)人需要適度地調(diào)整商標的標識，每次調(diào)整都進行申請注冊顯然過于苛刻。對此，《歐共體商標條例》第十五條規(guī)定，共同商標使用時對商標作某些變動，但不改變其顯著特征的，應(yīng)視為共同商標的使用。[30]《巴黎公約》第五條C（2）也有類似規(guī)定。對此，我國也將未改變注冊商標顯著特征的使用寫入《商標授權(quán)確權(quán)行政案件規(guī)定》第二十六條第二款。[31]在司法實踐中，對于未改變顯著特征的使用，可以劃分三種情形。

第一，改變商標的書寫方法或商標構(gòu)成要素、含義指向相同的變換。書寫方法的變換包括字體間的替換、繁簡體的替換、橫寫與豎寫的變換、字號大小的轉(zhuǎn)換。商標構(gòu)成要素間的變換包括不同商標構(gòu)成要素之間位置（上下、左右、里外等位置關(guān)系）、排列的改變。這種情況基本參照商標基本相同的認定標準進行認定。此外，相同含義的不同外文的識別，還受到中國境內(nèi)一般消費者對該外文的理解和知悉程度的限制。如在第12213151號“MENAT FOREVER MENAT及圖”商標訴訟案中,法院指出：“menat”雖有“護身符”的含義，但該詞并非常見、常用的英文詞匯，申請商標指定使用的商品為服裝類普通商品，其消費群體為普通消費者，其含義難以被普通消費者所了解。[32]因此，對于外文和中文含義雖然存在相同或相近的情況，但在商業(yè)使用過程中，能否被認定為改變顯著部分，還應(yīng)當考慮相關(guān)公眾對該詞匯的理解程度是否形成一一的對應(yīng)關(guān)系。

第二，修改注冊商標的構(gòu)成要素，但整體上沒有改變顯著部分。修改構(gòu)成要素主要包括：（1）中外文商標，僅使用中文或外文，但指代的內(nèi)容一一對應(yīng)；(2)增加或刪去注冊商標的非顯著部分。司法實踐中，對于非顯著部分的增減，一般情形下是顯著性較弱的描述性詞匯。如“伊利+牛奶”、“新浪+網(wǎng)”、“寶馬+汽車”等，類似前述描述性詞匯的增減或刪減，由于沒有改變注冊商標的顯著部分，仍視為對注冊商標的使用。如在第879883號“愛兒 BABIES”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為，中文部分“愛兒”是復(fù)審商標的顯著特征。永安愛兒公司實際使用的愛兒標識可以認定為未改變顯著特征的有效使用。[33]

（二）使用的商品/服務(wù)

在注冊商標撤三中，注冊商標的使用是依附在商品或服務(wù)的媒介上實現(xiàn)的，我國采用的是基于尼斯分類第十一版的《類似商品與服務(wù)區(qū)分表》，注冊商標應(yīng)當嚴格使用在核定使用的商品或服務(wù)上。《商標法》第二十三條也規(guī)定，在與核定商品構(gòu)成類似或不同的商品上使用注冊商標，應(yīng)當另行申請，否則無法獲得注冊商標專用權(quán)。[34]其立法本意是注冊商標必須與特定的商品或服務(wù)形成對應(yīng)關(guān)系，才能發(fā)揮注冊商標的識別作用。司法實踐中，對于核定使用或服務(wù)使用判定，主要的爭議集中在實際使用的產(chǎn)品與核定使用的商品名稱不一致時，能否視為對核定使用商品使用。對此，可以分為兩種情形。

1.實際使用與核定使用的商品相同，但名稱不同。

判定商品相同需要根據(jù)商品的自然屬性并考慮功能用途，確定實際使用的名稱是否對核定使用商品的使用。比較常見的是上位概念與下位概念的關(guān)系、整體與部分的關(guān)系。如在第5625578號圖形商標侵權(quán)糾紛案中，法院認為：汽車屬于電動汽車、新能源汽車的上位概念，被告對下位概念的電動汽車商品的使用視為對注冊商標的合理使用。[35]在第115407號“楓葉fengye及圖”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為：根據(jù)相關(guān)消費者的公知常識，西裝包含上衣與褲子，商標權(quán)人在“西褲”商品上的使用可以視為對“西裝”的使用。[36]根據(jù)上述兩個判例可知，在司法實踐中對下位概念商品或組成部分商品的使用可以認定為對上位概念商品或整體商品的使用。

2.實際使用與核定使用的商品類似。

《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第19.9規(guī)定：“訴爭商標在核定商品上構(gòu)成使用的，可以維持與該商品類似的其他核定商品上的注冊?！奔凑J為商標權(quán)人在注冊商標核定使用的商品上進行有效的商業(yè)使用，可以對與該商品構(gòu)成類似的商品予以維持。但對于注冊商標實際使用的商品并沒有依法注冊，但該使用商品與注冊商標核定使用商品構(gòu)成類似時如何判定司法實踐中仍然存在爭議。

一種觀點認為，支持商標權(quán)人在類似商品上使用可以作為其核定使用商品上維持商標注冊的依據(jù)，可以節(jié)約資源，具有更大的社會經(jīng)濟效益。另一種觀點則認為，根據(jù)商標的獨立性原則，應(yīng)當另行申請注冊。只要在針對某個類似商品進行使用，就免于了其對其他類似商品進行商業(yè)使用的義務(wù)，對其他未實際使用的商品或服務(wù)一并獲得維持的機會，最終架空了商標撤三制度的立法目的。筆者支持第二種觀點，對于類似商品上的使用且該類似商品并非注冊商標核定使用商品時不應(yīng)當視為對注冊商標的有效商業(yè)使用。

四、使用的時間

（一）時間段的界定

對于注冊商標撤三的時間段要求，各國規(guī)定不一致?！栋屠韫s》只規(guī)定合理期限，TRIPS協(xié)議進一步明確至少三年，歐共體和美國規(guī)定為5年，日本和我國臺灣地區(qū)是最低限度的三年，我國也是采用三年的時間段為審查使用的時間標準。但具體是三年的起算時間沒有法律規(guī)定，有觀點認為可以有撤銷申指定任意三年。另一種觀點認為以撤銷的申請日為起算點，商標撤三制度在實踐中商標局和商評委是采納后一種觀點操作，即商標權(quán)人在收到撤三答辯通知后的2個月內(nèi)須提交自撤銷申請之日起向前推三年時間內(nèi)的有實際使用的證據(jù)。

（二）指定時間段之后的使用

如果商標權(quán)人在撤銷申請日之起向前推三年均未能提供實際使用的證據(jù)，但在后續(xù)的撤三復(fù)審及行政訴訟程序中，撤銷申請日之后形成的使用證據(jù)，是否應(yīng)予考慮。對此司法實踐中存在爭議。一種觀點認為不應(yīng)考慮，因為撤三申請日之后方才進行使用，具有明顯應(yīng)付性使用，如果允許長期“沉睡”的注冊商標在提起注冊商標撤三均可通過在后使用來維持注冊，撤三制度就將形同虛設(shè)，無法起到激活商標資源，發(fā)揮商標識別功能的立法目的。另一種觀點則認為，應(yīng)當予以考慮，因為注冊商標連續(xù)三年不使用而被撤銷，但在后續(xù)的撤銷復(fù)審及司法訴訟程序中已經(jīng)恢復(fù)使用，行政撤銷的事實基礎(chǔ)已經(jīng)消除，以情勢變更原則恢復(fù)其注冊商標，符合公平原則。[37]在第1530748號“袁橋老八五”商標撤銷復(fù)審案，法院也持相同觀點：如果對商標權(quán)人二審中提交了新證據(jù)不予采信，可能致使復(fù)審商標被撤銷且不能恢復(fù)，據(jù)此采納了商標權(quán)人新提交的證據(jù)，進而認定其對復(fù)審商標進行了真實的商業(yè)使用。[38]其背后的法理也是基于公平原則的考量。

五、不使用的正當理由

我國《商標法實施條例》第六十七規(guī)定了四種不使用注冊商標的正當理由，分別為不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算、其他不可歸責于商標權(quán)人的正當事由。[39]根據(jù)該規(guī)定，不使用的正當理由可以劃分為兩個維度：第一個維度是，商標權(quán)人若能舉證在指定使用的時間段內(nèi)存在不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀事由，導(dǎo)致注冊商標未能實際投入使用或停止使用，即可認定為有不使用的正當理由。第二個維度是，商標權(quán)人有其他不可歸責于商標權(quán)人的其他正當事由，屬于兜底性條款。對于第一維度的認定，主要的討論集中在發(fā)生法定的正當事由時，是否還存在商標權(quán)人自身的原因?qū)е驴陀^上可以使用而疏于使用的情形。如在第1795722號“PRESTIGE”商標撤銷復(fù)審案中，法院認為，雖然《禁止外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》禁止外商從事的圖書、報紙、期刊的出版服務(wù)，但商標權(quán)人仍然可以銷售其他具有合法出版資質(zhì)的機構(gòu)出版的“印刷出版物”類商品。[40]據(jù)此，在司法實踐中，即便商標權(quán)人舉證其存在不使用的法定事由，但如果經(jīng)審查認為該情形屬于商標權(quán)人自身的原因?qū)е聸]有使用的，不能認定為正當理由。關(guān)于第二維度的兜底性事由，在司法實踐中持較為嚴格的態(tài)度，司法實踐中，對于企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、他人反復(fù)提起注冊商標撤三、商標存在轉(zhuǎn)讓、商標權(quán)人存在工傷等事由，由于這類事由在客觀上并不構(gòu)成商標權(quán)人無法使用商標的阻礙，其不使用或停止使用注冊商標的結(jié)果是商標權(quán)人自身原因所致，所以不能認定第二維度的其他正當事由。

注釋：

*謝有林，男，廣東梅州，合伙人律師/專利代理師，系中國政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)法碩士，職稱：助理研究員，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法、民商法。其經(jīng)辦的眾多知識產(chǎn)權(quán)訴訟案例被評為國家級、省、市級行業(yè)協(xié)會的典型保護案例。

[1]江平主編：《民法學(xué)》，中國政法大學(xué)出版社2011年4月第2版，第117頁。

[2]參見張玉敏：“注冊商標三年不使用撤銷制度體系化解讀”，載《中國法學(xué)（文摘）》2015年第1期。

[3]北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第5214號行政判決書。

[4]參見《商標法實施條例》第六十六條第二款。

[5]參見《商標法》第四十三條第三款。

[6]參見《民法典》第五百零二條。

[7]北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第1052號行政判決書。

[8]北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第1052號行政判決書。

[9]參見《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六第一款。

[10]《十二國商標法》翻譯組譯：《十二國商標法》，清華大學(xué)出版社2013年版，第86頁。

[11]參見臺灣地區(qū)“商標法”第六十三條第二款。

[12]參見《民法典》第四百九十條。

[13]參見《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)》第二條。

[14]北京市第一中級人民法院 (2012)一中知行初字第2251號行政判決書。

[15]北京市高級人民法院（2009）高行終字第1415號行政判決書。

[16]北京市高級人民法院（2014）高行終字第3695號行政判決書。

[17]See Case T-194/01, Unilever v. OHIM（ Ovoid tablet），[2003]E. C. R. II-383第43段。

[18]參見《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條。

[19]商標局2007年2月發(fā)布了《自然人辦理商標注冊申請注意事項規(guī)定》，要求必須是個體工商戶、個人合伙、農(nóng)村承包經(jīng)營戶等依法獲準從事經(jīng)營活動的自然人才可申請注冊商標。

[20]北京市高級人民法院（2014）高行終字第1272號行政判決書。

[21]最高人民法院 （2007）行監(jiān)字第184-1號駁回再審申請通知書。

[22]參見《商標國際注冊馬德里協(xié)定》第六條第一款第（三）項。

[23]北京市高級人民法院（2010）高行終字第455號行政判決書。

[24]Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV，Case C-40/01.2003年3月11日，第43段。

[25]參見《民法典》第一百五十三條。

[26]參見《最高人民法院關(guān)于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十五條。

[27]最高人民法院 （2007）行監(jiān)字第184-1號駁回再審申請通知書。

[28]北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第1467號行政判決書。

[29]最高人民法院 (2010)知行字第55號 行政裁定書。

[30]黃暉：《法國知識產(chǎn)權(quán)法典》，商務(wù)印書館1999年版，第141頁。

[31]參見《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六第二款

[32]北京市高級人民法院（2016）京行終字第3125號行政判決書。

[33]北京市高級人民法院（2010）高行終字第770號行政判決書。

[34]參見《商標法》第二十三條。

[35]重慶市第一中級人民法院 (2020)渝01民終700號民事裁定書。

[36]北京市高級人民法院（2018）京行終5250號行政判決書。

[37]孔祥?。骸渡虡朔ㄟm用的基本問題》，中國法制出版社2012年12月第1版，第233頁。

[38]北京市高級人民法院（2010）高行終字第409號行政判決書。

[39]參見《商標法實施條例》第六十七條。

[40]北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第5514號行政判決書。

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[19]. See Case T-194/01, Unilever v. OHIM（ Ovoid tablet），[2003]E. C. R. II-383.

[20]. Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV，Case C-40/01.2003.

[21]. Zazu Designs v.L’ Oreal,S.A.,979 F.2d 499（7th Cir.1992）.

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撤三制度研究（一）｜注冊商標撤三制度概述

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林 廣東哲誠律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：撤三制度研究（二）｜注冊商標撤三的構(gòu)成要件研究（點擊標題查看原文）

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