2022 年美國 FRAND / RAND 許可發(fā)展熱點：政策聲明、專利池和 IEEE 變更

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“IEEE于2022年9月30日宣布了其與標準相關的專利政策的最新更新，該政策已于2023年1月1日生效。新政策放棄了其2015年修正案中最具爭議的兩個方面……這無疑是一個改進......但專利所有者將如何回應尚無定論?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司

盡管2022年在美國發(fā)生的涉及公平、合理和非歧視 (FRAND/RAND) 許可的重大發(fā)展方面不如2021年突出，但過去一年也并沒有令人失望，并突顯出政府對標準相關專利領域持續(xù)增長的興趣。2022年，我們在去年所討論的事項和問題上取得了最大進展的方面包括：政府政策發(fā)展、 Continental 訴 Avanci 案、IEEE標準相關的專利政策，以及Ericsson訴Apple和Apple訴Ericsson（參見此處[1]和此處[2]）

政府政策發(fā)展

去年，美國政府在標準相關專利方面的政策發(fā)生了一些變化，其中每一個似乎都表明美國正在擺脫美國司法部 (DOJ) 反壟斷司前助理檢察長，Makan Delrahim所支持的不過分干涉的/“新麥迪遜”方法。

首先是美國專利商標局 (USPTO)、美國國家標準與技術研究院 (NIST) 以及美國司法部（DOJ）于2021年12月6日發(fā)布的《關于受自愿 F/RAND承諾約束的標準必要專利的許可談判和補救措施的政策聲明草案》[3]（2021年政策聲明草案） ，公眾意見征求截止日期為2022年2月4日。在受到產權倡導團體、國會現任議員和前政府官員等的批評浪潮之后，2021年政策聲明草案未獲通過。相反，美國司法部于2022年6月8日宣布，撤回了2019年12月19日的特朗普時代關于自愿受F/RAND承諾約束的標準必要專利補救措施的政策聲明（2019年政策聲明[4]）。除其他問題外，2021年政策聲明草案因在美國專利商標局 (USPTO) 和美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的領導地位得到確認之前發(fā)布而受到批評[5]。

另一個類似的發(fā)展是聯邦貿易委員會 (FTC)主席Lina M. Khan和FTC委員Rebecca Kelly Slaughter與2022年5月17日向美國國際貿易委員會(USITC)就某些UMTS和LTE蜂窩通信模塊以及包含相同模塊的產品的調查提交了一份公共利益聲明[6]，其中表達了“承諾以公平、合理和非歧視 (FRAND) 條款許可SEP的SEP持有人正在尋求禁令以禁止產品進入市場，目的是獲得對現有或潛在被許可人的影響力”這一觀點受到越來越多的關注。公共利益聲明進一步表示，“如果原告尋求許可并可以通過不同的美國法院的補救措施來解決問題，那么阻止美國的標準化產品銷售的禁令將損害而非補償消費者和其他市場參與者的利益”。飛利浦基于FRAND許可相關承諾而有權獲得禁令的問題并未解決，這是因為飛利浦無法證明其任何專利受到侵犯，并且其專利因默示棄權而無法行使權力。與此相關的是，美國聯邦巡回上訴法院維持了美國特拉華地區(qū)地方法院的裁決，駁回了Thales阻止飛利浦向USITC尋求禁令的提議。根據該意見，“投機性損害的證據，例如客戶僅表示擔心未來潛在的ITC禁令可能會影響 Thales 未來交付產品的能力，不足以表明存在無法彌補的損害的可能性。”

最近，FTC于2022年11月10日發(fā)布了一份關于《聯邦貿易委員會法》第5條的政策聲明[7]，標題為“FTC 恢復嚴格執(zhí)行禁止不公平競爭方法的法律”。宣布政策聲明的相關新聞稿[8]如下：

國會賦予FTC獨特的權力來鑒定和監(jiān)管這些行為，這超出了其他反壟斷法規(guī)所涵蓋的范圍。但近年來，該機構并不總是始終如一地履行這一職責。FTC之前的政策將其監(jiān)督限制在范圍較窄的情況下，這使得該機構更難挑戰(zhàn)市場上的所有反競爭行為。今天的聲明取消了這一限制，并宣布該機構打算對使用不公平策略獲得優(yōu)勢而不是根據優(yōu)點競爭的公司行使其全部法定權力。

FTC計劃如何行使這些權力還有待觀察。但值得注意的是，美國聯邦貿易委員會將“破壞標準制定過程的欺詐和不公平做法......”和“傾向于創(chuàng)造或維持市場支配力的歧視性拒絕交易”列為“歷史上不公平競爭方法的案例”。關于歧視性拒絕交易，政策聲明沒有提及FTC 訴Qualcomm[9]，但確實引用了Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.[10], 472 US 585, 608-10 (1985)，這一點在其中很突出。值得注意的是，FTC訴Qualcomm案是在奧巴馬政府的最后幾天由分裂的FTC發(fā)起的，并在特朗普政府時期遭到其姊妹機構司法部以及能源部和國防部的反對[11]。

Avanci 專利池

2022年發(fā)生的另一個與拒絕交易問題相關的重大發(fā)展可能會引起反壟斷審查是美國第五巡回上訴法院就Continental訴 Avanci等一案做出裁決。但該裁決并非沒有爭議。長話短說，第五巡回法院撤銷了其最初的裁決[12]，認定Continental不符合第III條的規(guī)定，其不是許可承諾的預期第三方受益人，也沒有遭受任何損害，而是維持下級法院的裁決[13]如下：

在審查了地方法院的詳細裁決，并考慮了當事人雙方和法庭顧問提交的口頭辯論和案情摘要后，我們確認地方法院的判決，即Continental未能根據《謝爾曼法》（Sherman Act）第1條和第2條提出索賠。請參見Cont’l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712 (N.D. Tex. 2020)。

此案還包括一份由司法部在特朗普政府執(zhí)政期間提交的利益聲明[14]。

最近，“28位前政府執(zhí)法官員、教授和公共利益倡導者”在一封2022年10月17日寄給司法部的助理檢察長喬納森·坎特的信中[15]，敦促司法部“重新考慮2020年7月反壟斷部門發(fā)布的Avanci商業(yè)評述函[16]”。該商業(yè)評述函涉及 Avanci 提出的5G許可平臺（而上述涉及Continental案件與 Avanci以及其他專利池參與者的有關2G、3G和4G的許可活動）。根據2022年10月的信函，“...... Avanci拒絕向供應商發(fā)放許可證違反了其成員的FRAND承諾，并造成了競爭損害?！鄙踔磷罱?，一群“前法官和政府官員、法律學者和經濟學家，他們是反壟斷和知識產權法方面的專家”，向 AAG Kanter發(fā)送了一封支持Avanci商業(yè)評述函的信[17]。業(yè)內評論員表示，司法部不太可能重新考慮商業(yè)評述函。

IEEE

罕見的一次（唯一一次？）商業(yè)評述函被重新審查是在特朗普政府日漸衰敗的期間，司法部就其與標準相關的專利政策提出的修訂建議，準備了一份至電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)的補充商業(yè)評述函[18]。該補充商業(yè)評述函是針對反壟斷部門發(fā)給IEEE的2015年商業(yè)評述函的回應[19]，該補充商業(yè)評述函指出“已被頻繁且錯誤地引用為對IEEE政策的認可，這不是我們的目的或意圖。”除了被司法部猜中，2015年的修訂版極不受專利權人的歡迎，并導致IEEE收到了許多“負面”保證書。補充商業(yè)評述函隨后于2021年4月從司法部商業(yè)評述函網站上刪除。

盡管重新提交了補充商業(yè)評述函，但IEEE仍于2022年9月30日宣布了其與標準相關的專利政策的最新更新[20]，該更新于2023年1月1日生效。最值得注意的是，IEEE 放棄了其2015年修正案中最具爭議的兩個方面，包括要求使用“實施必要專利權利要求的最小可銷售合規(guī)實施”來確定“合理費率”，并將尋求禁令救濟限制在實施者對RAND條款和條件“未能參與或遵守包括確認一級上訴復審的裁決結果”。關于后者，更新后的 IEEE 標準相關專利政策目前禁止“針對愿意誠信談判以獲得許可的實施者”尋求禁令，但有些令人困惑的是，指出“選擇對任何上述問題訴訟或仲裁……本身并不意味著這樣選擇的一方不愿本著誠信原則進行談判。”通過訴訟使實施者做出愿意/不愿意態(tài)度是不可避免的。盡管被譽為專利權人的勝利[21]，并且肯定是對IEEE2015年標準相關專利政策的改進，但專利權人將如何回應尚無定論。最值得注意的是，高通公司對最新的更新表示了擔憂。

愛立信訴蘋果和蘋果訴愛立信

愛立信和蘋果公司之間曠日持久的爭斗涉及到世界各地法院的許多訴訟。以美國為焦點，愛立信在得克薩斯州東區(qū)提起訴訟，要求其向ETSI聲明遵守 FRAND 相關義務。愛立信主張的管轄權是基于蘋果公司關于FRAND許可的聲明[22]，該聲明發(fā)布在蘋果的網站上。蘋果公司在得克薩斯州東區(qū)以訴訟作出回應，除其他指控外，還聲稱違反了愛立信與FRAND相關的承諾，并尋求對愛立信全球必要專利組合的FRAND許可費聲明以及關于三件愛立信專利的非必要性和非侵權聲明。愛立信在德克薩斯州西區(qū)提起了兩起專利侵權訴訟，并在美國國際貿易委員會提起了三起訴訟。蘋果公司向USITC提出申訴，尋求阻止愛立信網絡設備的進口，并提交了30多份多方復審申請。

就值得注意的FRAND許可相關進展而言，愛立信未能成功要求[23]法官 Rodney Gilstrap下達命令，要求蘋果公司確認“只要符合FRAND原則，蘋果公司已承諾接受并根據愛立信的要約條款執(zhí)行”，而由于愛立信在哥倫比亞獲得禁令，蘋果公司未能獲得要求愛立信“賠償蘋果公司遭受的任何罰款、費用、罰款和成本”的命令[24]。愛立信還提出一項動議[25]，要求蘋果公司披露就“從蘋果應用商店下載的收入信息”和“與 SEP 貶值或裁定許可相關的文件”等事項，該動議在雙方和解后因無實際意義而被駁回。在 USITC 方面，愛立信未能反駁蘋果的肯定性抗辯[26]，即相關專利根據不潔手的公平原則被禁止的，愛立信尋求禁令構成專利濫用。

回到得克薩斯州東區(qū)，也許最奇怪的是蘋果公司在愛立信提起的第一個案件中提出的保留其專利相關的索賠的動議，“等待解決‘專利組合范圍內的FRAND 賠償’”。在拒絕蘋果公司的請求[27]時，法院指出其對“蘋果公司在整個案件中采取的先熱后冷立場，以及共同未決的-376號訴訟”感到困惑，特別強調了蘋果公司主張的專利索賠將會由于[第一個提交的愛立信案件]的結果變得“無意義”與其之前強烈反對必須接受FRAND許可之間的不一致。最近，在愛立信訴蘋果案（關于審前動議和MIL的命令）[28]中，法官Rodney Gilstrap 駁回了愛立信針對蘋果公司要求對愛立信全球必要專利組合宣布 FRAND 專利使用費（目前是第一項訴訟中的反訴）的索賠提出的建議判決動議，這一點具有重大意義，因為ETSI的義務不涉及“許可使用費”，而是關于FRAND“條款和條件”。值得注意的是，對于愛立信的罷工動議，蘋果專家稱蘋果公司據稱同意接受“約束”，該命令規(guī)定如下：

法院不會束縛雙方如何確定各自行為的特征。無論陪審團如何判斷雙方先前的行為，法院都會告訴陪審團，它將在以后就這些專利為雙方設定一個公平、合理和非歧視的費率，并且陪審團不必關心什么是合適的費率。陪審團只需要關注雙方之前的行為以及該行為是否符合FRAND 和誠信。當事人可以自由描述他們認為的行為，但不得聲明任何一方“受”法院隨后設定的任何費率的約束。

更值得注意的是 Rodney Gilstrap 法官否認蘋果公司的Daubert#4：排除與反向劫持相關的理論意見的動議，以及法院就允許的術語自動發(fā)布了以下臨時動議：

未經法院事先許可，任何律A師或證人不得在陪審團面前使用“反向劫持”、“劫持”或“不情愿的被許可人”等術語。

不幸的是，對于我們這些試圖了解與FRAND許可相關的義務而言什么是必需的，什么不是必需的，法院的案卷并不是很有幫助，因為許多最有趣的文件都是保密的。此外，愛立信宣布于2022年12月9日與蘋果公司簽署了全球專利許可協(xié)議，這意味著我們不會從中再了解到任何東西。

注釋：

[1]https://ipwatchdog.com/2021/12/15/top-2021-frand-rand-licensing-developments-united-states-part/id=140854/
[2]https://ipwatchdog.com/2021/12/26/top-2021-frand-rand-licensing-developments-in-the-united-states-part-ii/id=140859/
[3]https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/download
[4]https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download
[5]https://ipwatchdog.com/2022/02/06/bipartisan-groups-administration-officials-senators-voice-opposition-new-joint-policy-statement-seps/id=145393/
[6]https://s3.documentcloud.org/documents/22023021/22-05-16-ftc-statement-supporting-thales-et-al-against-philips-itc-1240.pdf
[7]https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/P221202Section5PolicyStatement.pdf
[8]https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/11/ftc-restores-rigorous-enforcement-law-banning-unfair-methods-competition
[9]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/12/Ftc-v.-Qualcomm-Inc._-2020-U.S.-App.-LEXIS-25347-9th-Cir..pdf
[10]https://www.leagle.com/decision/19851057472us58511036
[11]https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1183936/download
[12]https://www.leagle.com/decision/infco20220301119
[13]https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/unpub/20/20-11032.0.pdf
[14]https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1253361/download
[15]https://static1.squarespace.com/static/60e5457fb89be21d705fa914/t/634d9bb669c56b29d6d58e7f/1666030518708/Letter+to+AAG+Kanter+regarding+Avanci+10.17.2022.pdf
[16]https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download
[17]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/11/Letter-to-AAG-Kanter-re-SEPs-and-Patent-Pools-10.30.22-1.pdf
[18]https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download
[19]https://www.justice.gov/atr/page/file/1386871/download
[20]https://standards.ieee.org/news/ieee-announces-decision-on-its-standards-related-patent-policy/
[21]https://ipwatchdog.com/2022/09/30/ieee-approves-pro-patent-holder-policy-updates/id=151824/
[22]https://www.apple.com/legal/intellectual-property/frand/#:~:text=SEP%20licensees%20should%20have%20the,non%2Dstandard%2Dessential%20patents.
[23]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericsson-v.-Apple-Order-re-Motion-to-Bind-Apple-to-FRAND-determination.pdf
[24]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericsson-v.-Apple-Order-re-Columbian-Injunctions.pdf
[25]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericsson-v.-Apple-Motion-to-Compel-Discovery-re-App-Store-and-SEP-Devaluation....pdf
[26]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/22-08-22-itc-1299-order-granting-in-part-ericsson-m2strike-defenses.pdf
[27]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/22-06-08-order-denying-apple-motion-to-stay-ed-tex-221cv460.pdf
[28]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericcson-v.-Apple-Order-on-Pretrial-Motions-and-MIL.pdf

（原標題：2022 年美國 FRAND / RAND 許可發(fā)展熱點：政策聲明、專利池和 IEEE 變更）

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：2022 年美國 FRAND / RAND 許可發(fā)展熱點：政策聲明、專利池和 IEEE 變更（點擊標題查看原文）

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