從通用名稱的可注冊性談《商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》

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“本文將借鑒國外相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀，并參考我國其他法律的規(guī)定對通用名稱的可注冊性的改變進(jìn)行探討?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：尚楊楊 袁媛 北京市柳沈律師事務(wù)所

前  言

2023年1月13日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》，激起了業(yè)內(nèi)人士的廣泛討論。這其中的最大亮點(diǎn)無疑于立足國情，回歸商標(biāo)本質(zhì)，對商標(biāo)使用的強(qiáng)化以及對惡意注冊的規(guī)制。對于這些變化，業(yè)內(nèi)人士已有較為充分的討論。本文著眼于通用名稱的可注冊性的改變進(jìn)行探討。

一、我國通用名稱的法律變遷歷史

在本次發(fā)布的修訂草案中，針對商標(biāo)顯著特征條款，排除了通用名稱、圖形、型號、技術(shù)術(shù)語經(jīng)過使用取得顯著特征的可能。

針對通用名稱的可注冊性，從我國歷來商標(biāo)法到今年新發(fā)布的草案，經(jīng)歷了由嚴(yán)到松再到嚴(yán)的態(tài)度。在我國1982年及1993年商標(biāo)法中，通用名稱被列為禁止使用標(biāo)志，2001年隨著我國加入WTO，為適應(yīng)TRIPs協(xié)定，在2001年商標(biāo)法中，將顯著特征條款從禁用標(biāo)志范圍中移出，單獨(dú)列為禁止注冊標(biāo)志，同時(shí)對包括通用名稱在內(nèi)的缺乏顯著特征的標(biāo)志采取了開放性和包容的態(tài)度，即允許經(jīng)過使用取得顯著特征并獲得注冊。在之后的2013年及2019年商標(biāo)法中均沿用了這一態(tài)度。而在本次的修訂草案中，排除了通用名稱通過使用獲得顯著性的可能。筆者較為認(rèn)同這一修改，下述將借鑒國外相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀，并參考我國其他法律的規(guī)定進(jìn)行探討。

二、國外主要國家關(guān)于通用名稱可注冊性的法律規(guī)定

目前國際上，針對通用名稱是否可以通過使用獲得“第二含義”，也分別持有不同的態(tài)度。

美國按照商標(biāo)的顯著性，將其分為強(qiáng)顯著性商標(biāo)和弱顯著性商標(biāo)。其中強(qiáng)顯著性商標(biāo)包含臆造性商標(biāo)（fanciful marks）、任意性商標(biāo)（arbitrary marks）和暗示性商標(biāo)（suggestive marks）。只有強(qiáng)顯著性商標(biāo)才能獲得聯(lián)邦注冊。弱顯著性商標(biāo)包含描述性商標(biāo)（descriptive marks）以及其他商標(biāo)（地名、姓氏）。弱顯著性商標(biāo)僅能在輔簿注冊。在輔簿注冊后，需通過連續(xù)長期的使用，獲得顯著性后才可轉(zhuǎn)為主薄注冊。而通用名稱（generic）既無法在主簿也無法在輔簿獲得注冊。

日本商標(biāo)法第3條第1項(xiàng)規(guī)定了以通常方法表示的通用名稱無法獲得注冊。同時(shí)該條第2項(xiàng)規(guī)定了除第1號及2號中規(guī)定的通用名稱及慣用商標(biāo)外，其他所列缺乏顯著性的，如果經(jīng)過使用消費(fèi)者能識別商品或服務(wù)來源的，可以獲得注冊。即，在日本以通常方式表示的通用名稱同樣無法通過使用獲得商標(biāo)注冊。

而歐盟商標(biāo)條例中第7條第一款規(guī)定“以下任一情形不應(yīng)注冊：（b）不具顯著性的商標(biāo)；（c） 僅由交易時(shí)表示商品種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價(jià)值、原產(chǎn)地或商品生產(chǎn)時(shí)間或提供服務(wù)的時(shí)間，或其他商品或服務(wù)特性之標(biāo)識或名稱組成的商標(biāo)；（d）僅由現(xiàn)行語言慣用的標(biāo)識或名稱，或該行業(yè)善意且既定慣例之標(biāo)識或名稱組成的商標(biāo)；”，同時(shí)，第三款規(guī)定“如商標(biāo)因透過使用于注冊商品或服務(wù)已取得識別性時(shí)，則第1（b），（c）和（d）項(xiàng)規(guī)定不應(yīng)適用?！?strong>即，歐盟沒有將通用名稱排除在使用獲得顯著性之外。

德國原商標(biāo)法第四條規(guī)定“（一）普通名稱不能作為商標(biāo)注冊；（二）以下各種標(biāo)記不能注冊：（1）缺乏識別力的標(biāo)記，或者完全由數(shù)目、字母組成的，或者只是由關(guān)于商品的種類、產(chǎn)期和產(chǎn)地、性質(zhì)、用途、價(jià)目、數(shù)量或重量的詞語組成的標(biāo)記；）……（三）上述第（二）款第（1）項(xiàng)所列的商標(biāo)，如果是在貿(mào)易中已經(jīng)成為區(qū)別申請人產(chǎn)品的標(biāo)志，可以予以注冊?！奔吹聡虡?biāo)法律同樣將通用名稱排除在使用獲得顯著性的范圍之外。但2019年施行的商標(biāo)法現(xiàn)代化法案中，針對商標(biāo)顯著性條款的規(guī)定，已與歐盟相關(guān)規(guī)定保持一致。即沒有將通用名稱排除在使用獲得顯著性之外。

三、我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀

現(xiàn)行商標(biāo)法中，涉及商標(biāo)通用名稱的法律規(guī)定如下：

第十一條　下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：

（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；

（三）其他缺乏顯著特征的。

前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。

第四十九條 注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。

第五十九條 注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

通用名稱，是表示某一商品或服務(wù)的種類的通常名稱或者約定俗成的稱謂，是用來區(qū)分此物及彼物，用來告訴消費(fèi)者購買的是什么東西，而非誰生產(chǎn)的東西。因此，一般來講，通用名稱無法起到標(biāo)示商品/服務(wù)來源的作用，無法作為商標(biāo)注冊。同時(shí)，正因?yàn)橥ㄓ妹Q是為行業(yè)內(nèi)所通用的，是共有的社會(huì)公共資源，不能由某一企業(yè)或自然人獨(dú)占。而注冊商標(biāo)享有專用權(quán)，即通用名稱的“通用”性與注冊商標(biāo)的“專用”性具有天生的對立性。對于通用名稱的處理，本質(zhì)上是如何權(quán)衡私權(quán)利與公共利益。

盡管我國現(xiàn)行商標(biāo)法第十一條第二款賦予了通用名稱獲得注冊的可能性，但實(shí)踐適用中卻帶來了不少困難。主要體現(xiàn)在：
主要體現(xiàn)在：

1、實(shí)務(wù)中鮮有被認(rèn)定為通用名稱后通過使用獲得商標(biāo)注冊的案例。這是因?yàn)樵谝呀?jīng)認(rèn)定為通用名稱的前提下，證明通過某一企業(yè)唯一的使用，突破公眾的通常認(rèn)知從而取得了第二含義的難度非常大。

2、在適用通用名稱使用獲得第二含義前，需先認(rèn)定是否構(gòu)成通用名稱。而對于是否構(gòu)成通用名稱，尤其是約定俗稱的通用名稱的認(rèn)定，實(shí)踐中存在爭議較大，不同法院存在認(rèn)定不一致的問題。

3、即使通用名稱獲得注冊，我國商標(biāo)法也同時(shí)規(guī)定了通用名稱的正當(dāng)使用。對于何種情況為正當(dāng)使用，在商標(biāo)侵權(quán)案件中也存在不小的難度。

目前在眾多的在先案例中，無論是國家知識產(chǎn)權(quán)局還是法院，其最終的認(rèn)定多停留在了是否構(gòu)成通用名稱這一層面。即通過認(rèn)定是否構(gòu)成通用名稱這一態(tài)度，來決定訴爭注冊商標(biāo)是否被無效宣告，或被訴侵權(quán)人是否構(gòu)成侵權(quán)行為。從而使得通用名稱獲得第二含義在實(shí)踐中往往無用武之地。

四、參考植物新品種、中醫(yī)藥領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)定

在一些特殊領(lǐng)域，如允許通用名稱商標(biāo)化，將因商標(biāo)獨(dú)占而產(chǎn)生、甚至強(qiáng)化市場壟斷的效果。這不僅會(huì)帶來公益與私權(quán)保護(hù)的失衡，還會(huì)阻礙相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)進(jìn)步及創(chuàng)新。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十條

“訴爭商標(biāo)屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（一）項(xiàng)所指的通用名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。

……”

在植物新品種及中醫(yī)藥領(lǐng)域，涉及通用名稱的主要規(guī)定如下：

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》“依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱?！?/strong> 在《中華人民共和國種子法》中第二十七條規(guī)定“授予植物新品種權(quán)的植物新品種名稱，應(yīng)當(dāng)與相同或者相近的植物屬或者種中已知品種的名稱相區(qū)別。該名稱經(jīng)授權(quán)后即為該植物新品種的通用名稱。”《中華人民共和國藥品管理法》第二十九條規(guī)定“列入國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的藥品名稱為藥品通用名稱。已經(jīng)作為藥品通用名稱的，該名稱不得作為藥品商標(biāo)使用?！庇纱丝芍参镄缕贩N通用名稱和藥品通用名稱均屬于法定通用名稱。其反映的是一類商品與另一類商品的根本區(qū)別，起到的是供消費(fèi)者區(qū)分此品和彼品的作用。從內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)上來講，兩領(lǐng)域制度中的通用名稱與商標(biāo)制度中的通用名稱相同，應(yīng)做同一理解。故而，根據(jù)我國商標(biāo)法第十一條第一款（一）項(xiàng)，上述兩領(lǐng)域中的通用名稱不應(yīng)作為商標(biāo)注冊。

進(jìn)一步，結(jié)合兩領(lǐng)域法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)通用名稱也不宜經(jīng)過使用轉(zhuǎn)化為注冊商標(biāo)。在藥品管理法中規(guī)定已經(jīng)作為藥品通用名稱的不得作為藥品商標(biāo)使用。即，藥品管理法中對藥品通用名稱作為商標(biāo)為絕對禁止。此與商標(biāo)法中允許經(jīng)過使用獲顯的通用名稱可以獲得注冊的規(guī)定有一定的沖突。

另，與普通商品的通用名稱不同，我國對植物新品種和中藥品種都授予了一定期限的排他獨(dú)占權(quán)，在獨(dú)占期限內(nèi)，基于壟斷地位，經(jīng)營者很有可能在事實(shí)上形成對該通用名稱的唯一使用，從而通用名稱起到了識別商品來源的作用。但我們需要意識到這種獨(dú)家經(jīng)營地位的形成，來源于植物新品種和中藥品種保護(hù)等的制度安排，且這種制度安排是有期限的，非永久性的。如果此時(shí)允許這些特殊領(lǐng)域的通用名稱注冊為商標(biāo)，基于注冊商標(biāo)“保護(hù)不限期”的特點(diǎn)，當(dāng)其他法律制度賦予的壟斷期限過后，“通用名稱”商標(biāo)將可能帶來一系列問題。在《藥品說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》中，明確規(guī)定藥品通用名稱應(yīng)當(dāng)顯著、突出使用。這種顯著突出使用是否會(huì)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)，各地法院及執(zhí)法機(jī)構(gòu)在適用上是否能保持一致。更甚者如“通用名稱”商標(biāo)被“有心人”利用，進(jìn)行惡意維權(quán)，將會(huì)使同業(yè)者陷入兩難境地，大大限制該通用名稱背后產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展。

法律制度的設(shè)計(jì)，本質(zhì)上是一種利益的選擇。各國商標(biāo)法之所以原則上拒絕通用名稱作為商標(biāo)注冊，其目的是為了防止特定主體以商標(biāo)權(quán)的方式獨(dú)占通用名稱，進(jìn)而帶來不公平競爭。我國現(xiàn)行商標(biāo)法之所以同時(shí)規(guī)定通用名稱經(jīng)使用取得顯著特征并便于識別的可以作為商標(biāo)注冊，是在保護(hù)公共利益的基礎(chǔ)上，尊重特定主體在通用名稱標(biāo)志使用中投入的商業(yè)付出以及該通用名稱與特定主體已建立起對應(yīng)關(guān)系的事實(shí)。但這種規(guī)定，目前在實(shí)務(wù)中適用非常局限，還容易發(fā)生適用不一致的問題。而且從經(jīng)濟(jì)的角度來看，如允許通用名稱注冊為商標(biāo)，于商標(biāo)權(quán)利人而言，相較于其他商標(biāo)，一方面其需要不斷投入大量的宣傳來建立通用名稱與其的聯(lián)系，另一方面，在商標(biāo)法規(guī)定了通用名稱正當(dāng)使用制度的情況下，其注冊商標(biāo)的排他權(quán)范圍又非常受限。于其他同業(yè)經(jīng)營者而言，為進(jìn)行合理避讓，可能增加其對產(chǎn)品描述的成本。

因此，綜合考慮其他特殊商品領(lǐng)域的法律規(guī)定，筆者認(rèn)為，本次修訂草案中刪除通用名稱使用獲顯的規(guī)定能更好地平衡公權(quán)益和私權(quán)利之間的關(guān)系，不失為一種更適應(yīng)現(xiàn)有環(huán)境的改良。當(dāng)然，此次修訂從通過到實(shí)行尚有較長的路程，對于修訂是否能夠順利通過及之后的具體適用情況，我們拭目以待。

參考文獻(xiàn)：

1、 劉玲：《商標(biāo)與商品通用名稱沖突問題研究》[D]，黑龍江大學(xué)，2021
2、宋曉亭、沈俊：《論中藥藥品名稱商標(biāo)注冊的法律規(guī)制》[J]，法律適用，2022（5）

（原標(biāo)題：通用名稱的可注冊性探討）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：尚楊楊 袁媛 北京市柳沈律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從通用名稱的可注冊性談《商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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