《IP洞察》：宋文祺｜字號權與商標權的沖突：字號注冊登記在先是否當然不構成侵權？——以案例為視角

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“字號登記在先就一定能當然享有在先權利嗎？”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

在商標侵權領域，通常繞不開與其他權利的沖突問題，字號權與商標權時有碰撞。

字號與商標權利沖突的相關規(guī)定

《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項規(guī)定：“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標法第五十七條第（七）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為?！?/strong>

《商標法》第五十八條規(guī)定：“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理?！?/strong>

《商標審查審理指南》下編第十四章【損害他人在先權利的審查審理】規(guī)定：

將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的字號相同或者基本相同的文字申請注冊為商標，容易導致中國相關公眾混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害的，應當認定為對他人在先字號權的損害，系爭商標應當不予核準注冊或者予以無效宣告。當事人以具有一定市場知名度并已與企業(yè)建立穩(wěn)定對應關系的企業(yè)名稱的簡稱為依據(jù)提出主張的，適用本指南。以事業(yè)單位及其他組織的名稱、個人合伙及個體工商戶的字號提出主張的，參照適用本指南。

適用條件為：①在系爭商標申請注冊日之前，他人已在先登記或使用其字號；②在系爭商標申請注冊日之前，該字號在中國相關公眾中已具有一定的知名度；③系爭商標的注冊與使用容易導致中國相關公眾誤以為該商標所標示的商品或者服務來自字號權人，或者與字號權人有某種特定聯(lián)系，致使在先字號權人的利益可能受到損害。原則上系爭商標與在先字號相同或基本相同時容易產(chǎn)生混淆，但在個案中應根據(jù)在先字號的獨創(chuàng)性、知名度對系爭商標與字號是否構成基本相同進行判斷。其次，對在先字號權的保護，原則上應當以與字號權人實際經(jīng)營的商品或者服務相同或者類似的商品或者服務為限，但在個案中應根據(jù)在先字號的獨創(chuàng)性、知名度，以及雙方商品或者服務的關聯(lián)程度，具體確定該在先字號的保護范圍。

我國2020年第二次修訂的《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》并未規(guī)定不得將與他人在先使用但未注冊/正在申請/已注冊商標相同或近似的文字登記為字號。法無禁止即可為，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和行業(yè)競爭的增加，企業(yè)通過合法、正當?shù)某绦蜃运松虡说男袨闃O為普遍。此種權利沖突可以根據(jù)時間順序分為兩類：

一是在先注冊的商標權與在后注冊登記的字號權之間的沖突；

二是在先注冊登記的字號權與在后注冊的商標權之間的沖突。

第二種情形中，在后商標權人若想主張在先商號侵權，是否可行？本文將通過透視的案例進行探討。

中糧集團有限公司與東莞市道滘明之豐日用百貨店、煙臺金裝華夏葡萄酒有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案（以下簡稱為中糧公司、華夏葡萄酒公司）

案情介紹：中糧公司于2017年4月13日向廣東省東莞市第一人民法院起訴，訴求之一為：請求判令華夏葡萄酒公司變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱不得包含中糧公司“華夏”等注冊商標。

一審法院認為，華夏葡萄酒公司成立于2005年，企業(yè)名稱為“煙臺金裝華夏葡萄酒有限公司”，“金裝華夏”系其名稱中的字號，而中糧公司第8154827號“”的注冊時間在2011年，顯然中糧公司的商標注冊時間在后，華夏葡萄酒公司字號登記在先，而中糧公司提供的證據(jù)又不能證明其第8154827號“”的申請注冊時間在華夏葡萄酒公司字號登記之前，或其“華夏”系列商標的知名度達到何種程度。

因此，對于中糧公司關于華夏葡萄酒公司使用的企業(yè)字號構成不正當競爭的主張，一審法院未予支持。中糧公司不服一審判決，復又提出上訴，二審維持原判。[1]

案例透視：本案華夏葡萄酒公司實際銷售了“金裝華夏干紅葡萄酒”產(chǎn)品，構成對涉案“”商標的侵權，但其字號無需變更。中糧公司亦就其侵權產(chǎn)品分銷端進行打擊，并獲得了經(jīng)濟損失的賠償。

鄭州市新視明科技工程有限公司與即墨市好視力眼鏡店侵害商標權糾紛案（以下簡稱為新視明公司、好視力眼鏡店）

案情介紹：新視明公司在2001年將眼貼商品冠名為“好視力”品牌作為未注冊商標使用。2007年1月12日，該“好視力”商標被吉林省通化市中級人民法院判決認定為未注冊馳名商標。新視明公司發(fā)現(xiàn)好視力眼鏡店將“好視力”文字作為門頭使用，遂向山東省青島市即墨區(qū)人民法院提起訴訟，請求判令好視力眼鏡店停止侵權、賠償損失等。

涉案馳名商標“”于2013年7月31日申請注冊，2014年12月28日核準注冊。

一審法院認為，好視力眼鏡店在企業(yè)字號、門頭字號中突出使用“好視力眼鏡”足以引人誤認為其服務與“”商標存在特定聯(lián)系，侵犯了新視明公司注冊商標專用權，損害其商譽，構成不正當競爭。但基于好視力眼鏡店的經(jīng)營范圍是“眼鏡銷售服務”，與新視明公司從事行業(yè)不同，雙方并不具有直接的或具體的競爭關系，且好視力眼鏡店的經(jīng)營區(qū)域及方式相對有限，同時新視明公司亦未舉證證明其商譽因被告在其門店門頭字號中突出使用“好視力眼鏡”字號而受到貶損。加之，考慮到案涉商標注冊在后，好視力眼鏡店字號登記在先，且在字號中不突出使用“好視力”注冊商標，不足以誤導相關公眾，因此判令好視力眼鏡店賠償，無需變更企業(yè)字號。[2]

案例透視：本案法院判決書中的表達看似有前后矛盾之處，實際主要考慮到在好視力眼鏡店字號登記之時，“好視力”未申請注冊為商標。而以下案例可以看出，如果在先登記字號的時間節(jié)點上，商標權利人已經(jīng)申請了商標，但未核準注冊，或者在先字號權人侵權惡意明顯，攀附了在后商標權利人的商譽，則司法實踐中傾向于同時支持賠償+變更字號的訴求。

上海華振物流有限公司等與天地華宇集團有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案（以下為簡稱）

案情介紹：2005年6月8日，華振物流公司的關聯(lián)公司TNT公司在第38類“運輸”等該服務上申請了“”商標，于2009年1月28日核準注冊。后轉(zhuǎn)讓給華振物流公司。

天地華宇各公司分別成立于2008年7月29日、2017年2月6日、2017年1月18日、2016年12月7日、2017年5月9日，經(jīng)營范圍包括道路普通貨物運輸?shù)取?br/>

天地華宇集團有限公司從2015年起陸續(xù)申請過5件指定在第39類上、含有“天地華宇”的商標，如“”、“”，均被駁回；天地華宇集團公司在2016年至2019年間，在不同類別上申請注冊了“天地華宇”及包含“天地華宇”字樣商標數(shù)十件，其中第27407398A號“”被核準注冊，使用在第2-5、7-8、37-38、40-41、43-45類機動車發(fā)動機潤滑油等商品和服務上；天地華宇集團公司于2019年7月29日對涉案第4707630號“”商標提出撤銷連續(xù)三年不使用申請，經(jīng)審理，該商標繼續(xù)有效，天地華宇集團公司提出撤銷復審后又撤回復審申請。

華振物流公司、蘇州萬隆華宇公司起訴五家天地華宇企業(yè)及其法定代表人，請求判令其停止使用與“圖片”相同或近似的包括其企業(yè)名稱在內(nèi)的商業(yè)標識。

一審法院綜合考慮保護在先權利、防止市場混淆，以及被訴行為是否違背誠實信用原則等因素進行評判?！疤斓厝A宇”標識在天地華宇集團公司成立之前雖不構成未注冊馳名商標，但在案證據(jù)可以證明該標識在物流行業(yè)已經(jīng)具有一定的知名度，構成具有一定影響的服務名稱；天地華宇集團公司成立時名為“無錫市天地華宇貨運有限公司”，該企業(yè)名稱將“天地華宇”作為字號，并使用“貨運”表明提供的服務類別，顯然具有攀附“天地華宇”服務名稱的知名度之意圖；“天地華宇集團有限公司”的企業(yè)名稱中除“天地華宇”字樣外，其余均非識別主體來源的要素，在“天地華宇”服務名稱具有一定影響力的情況下，天地華宇集團公司使用其企業(yè)名稱不足以防止市場混淆。因此，天地華宇集團公司使用“天地華宇”企業(yè)名稱構成不正當競爭行為。

天地華宇集團公司在其網(wǎng)站、微信公眾號、QQ中使用的“天地華宇”字樣與第4707630號“”注冊商標無實質(zhì)性差異，兩者構成相同商標；使用的“天地華宇物流”“天地華宇供應鏈”等標識與第4707630號“”、第14116005號“”、第14116006號“”商標均包括“天地華宇”字樣，兩者構成近似商標。再次，被告使用標識的類別與原告注冊商標核定的服務類別均包括運輸、快遞服務或遞件；被告天地華宇集團公司在其網(wǎng)站、微信公眾號、QQ中均介紹其提供物流服務，并進行了相應的廣告宣傳……上述情形足以說明天地華宇集團公司在運輸服務中使用了被訴侵權標識。被告辯稱其系多個“天地華宇”、“天地華宇供應鏈”商標的商標權人，但這些商標的核定類別均不包括運輸、快遞服務或遞件，故其使用被訴侵權標識并不屬于對相應注冊商標的使用。使用企業(yè)名稱中的字號，如果相應的使用行為構成商標法意義的商標使用，則需對他人注冊商標專用權進行合理避讓，否則即超越了源于字號的正當性限度，侵入了注冊商標專用權的權利范圍。本案中，天地華宇集團公司成立時間雖早于第4707630號“”商標核準注冊之日，但并無證據(jù)顯示在該商標注冊日之前，被告天地華宇集團公司的字號已經(jīng)具有一定的知名度。在4707630號“”商標核準注冊后，被告應予合理避讓，不再在運輸、快遞等服務上使用“天地華宇”字樣，以尊重原告注冊商標專用權。尤其在2009年以后，原告及其關聯(lián)公司在對外宣傳中廣泛使用“天地華宇”商標，該商標已經(jīng)具有較高的知名度，被告天地華宇集團公司使用“天地華宇”標識的行為顯然具有識別服務來源的意義，已經(jīng)超出了字號正當使用的范圍。因此，天地華宇集團公司使用被訴侵權標識超出其注冊商標核定使用范圍，以及企業(yè)字號的正當使用范圍，易使消費者對服務來源產(chǎn)生混淆，其行為構成商標侵權?？紤]到被訴行為持續(xù)期間較長等，法院判令被告賠償原告65萬元。[3]

案例透視：本案追根溯源，可能是由在先字號企業(yè)向原告發(fā)起撤三開始，撤三不成反而打草驚蛇引來糾紛，也希望借由本案給廣大“撤三申請人”提個醒，撤三動作需謹慎。

本案原告華振物流的“天地華宇”商標經(jīng)法院評判，在案證據(jù)不足以認定：在被告的最早企業(yè)字號登記之前已經(jīng)構成了未注冊馳名商標。而之所以最終認定了侵權，主要考慮了被告的主觀惡意、未對注冊商標進行合理避讓且超范圍使用商業(yè)標識。

案例啟示

在字號權與商標權沖突的問題上，通常以保護在先權利為原則。字號登記在先就一定能當然享有在先權利嗎？通過以上案例我們可以得出否定性答案。通常出現(xiàn)字號登記但仍然構成侵權的，總結為以下幾種類型：

1）字號登記時間雖然早于商標注冊時間，但晚于商標申請和最早使用時間。如四川仁眾投資管理有限公司與廣元市利州區(qū)小龍坎火鍋店侵害商標權糾紛案[4]，小龍坎品牌于2015年開始運營并申請商標，至被告2017年進行字號登記時暫未核準注冊，但已經(jīng)投入了大量的精力和成本進行小龍坎火鍋的宣傳推廣，具有了一定的知名度，此時在先登記的字號就無法進行在先使用抗辯；

2）字號登記時，商標已經(jīng)構成未注冊的馳名商標。如上述的好視力案，2007年“好視力”在眼貼上被認定為未注冊馳名商標，在先字號于2013年進行登記，則構成了不正當競爭；

3）字號登記后，權利人未規(guī)范使用甚至超范圍使用，落入到商標專用權的保護范圍。如弘成科技發(fā)展有限公司與常熟市弘成教育培訓中心侵害商標權糾紛案[5]，享有在先權利的商業(yè)標識應限定在最初的、具體的登記或使用的商品與服務的范圍上，而不得將具體的使用方式與范圍隨意延伸、拓展；

4）字號登記行為具有惡意，本就攀附了商標權利人的其他在先權益。如上述的天地華宇案，華振物流商標注冊時間較晚，但早于天地華宇集團字號登記日，其“天地華宇”商標已經(jīng)在物流運輸領域具有了一定的知名度，則在先登記字號無法合理抗辯，屬于典型的“搭便車”行為；

5）字號登記時沒有惡意，但隨著在后注冊商標知名度越來越高，甚至達到馳名時，字號權人不當?shù)乩蒙虡藱嗳说纳套u，實施了足以使人誤認為二者之間具有特殊關聯(lián)關系的行為。如前述的金裝華夏案中，華夏葡萄酒公司銷售了含有注冊商標“金裝華夏”字樣的酒類產(chǎn)品，侵犯了其注冊商標專用權。

結語

字號已經(jīng)登記，但未取得對應商標權的商家應當注意

規(guī)范使用字號，在他人已經(jīng)形成一定知名度的領域，在店面門頭、媒體宣傳等經(jīng)營過程中注意避讓對方，避免在他人商標核準商品或服務的范圍以內(nèi)突出使用商業(yè)標識，最大程度上避免混同、誤認，或者及時獲得授權許可。而一旦發(fā)現(xiàn)已經(jīng)涉及侵權，也應“及時止損”，積極改正和賠償。

發(fā)現(xiàn)遭遇侵權，應當如何維權

被侵權人也可以通過委托律師團隊進行侵權情況調(diào)查及證據(jù)固定、發(fā)律師函、行政投訴（工商變名）、訴訟等一系列措施積極維權，先禮后兵、敲山震虎，選擇侵權較為集中、行為較為惡劣的商戶進行重點打擊。

本文參考案例：
[1]廣東省東莞市第一人民法院（2017）粵1971民初9039號一審民事判決書；廣東省東莞市中級人民法院（2017）粵19民終10106號二審民事判決書；
[2]山東省青島市即墨區(qū)人民法院（2019）魯0282民初8245號一審民事判決書；
[3]上海知識產(chǎn)權法院（2019）滬73民初401號一審民事判決書；
[4]四川省廣元市中級人民法院（2018）川08民初194號審民事判決書；
[5]江蘇省常熟市人民法院（2019）蘇0581民初6627號一審民事判決書；

（原標題：字號權與商標權的沖突：字號注冊登記在先是否當然不構成侵權？——以案例為視角）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》：宋文祺｜字號權與商標權的沖突：字號注冊登記在先是否當然不構成侵權？——以案例為視角（點擊標題查看原文）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是全球領先的知識產(chǎn)權綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com”