商業(yè)秘密案件中根據(jù)圖紙?zhí)釤捗攸c(diǎn)內(nèi)容的必要性分析

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“在圖紙作為載體的商業(yè)秘密案件中，權(quán)利人先提交載體然后根據(jù)載體明確技術(shù)秘密的具體內(nèi)容，這一傳統(tǒng)的審理方式具有其合理性，而且適用于絕大多數(shù)的技術(shù)秘密侵權(quán)案件?！?/strong>

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作者：惠磊 泰和泰（北京）律師事務(wù)所

PART 01、引言

2023年02月27日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭在其官網(wǎng)上首次公開(kāi)了（2021）最高法知民終2526號(hào)民事裁定書(shū)（裁定做出日期為2022年12月26日）。2023年12月14日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭在其官網(wǎng)上再次公開(kāi)了該案的裁判要旨，其中提到“圖紙可以作為技術(shù)秘密的載體，依據(jù)圖紙可以確定其主張的技術(shù)秘密的內(nèi)容和范圍。權(quán)利人既可以主張圖紙記載的全部技術(shù)信息的集合屬于技術(shù)秘密，也可以主張圖紙記載的某個(gè)或某些技術(shù)信息屬于技術(shù)秘密。人民法院不能簡(jiǎn)單以原告未明確圖紙中的哪些具體信息屬于技術(shù)秘密為由而裁定駁回起訴”。

該裁定書(shū)和裁判要旨自公布以后，就引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛討論，似乎其已經(jīng)打破了商業(yè)秘密案件中將圖紙作為載體時(shí)的傳統(tǒng)審理方式，甚至出現(xiàn)一種以后可以僅提交圖紙而無(wú)需明確技術(shù)秘密具體內(nèi)容的聲音。筆者認(rèn)為，這是對(duì)最高法知民終2526號(hào)民事裁定書(shū)及其裁判要旨的錯(cuò)誤解讀。

PART 02、商業(yè)秘密案件的傳統(tǒng)審理方式

在商業(yè)秘密案件中，為了明確權(quán)利人主張的技術(shù)秘密具體內(nèi)容以劃清權(quán)利人主張的權(quán)利邊界，傳統(tǒng)的審理方式是權(quán)利人提交技術(shù)秘密的載體作為主張權(quán)利的基礎(chǔ)，然后在載體的基礎(chǔ)上明確其要求保護(hù)的技術(shù)秘密的具體內(nèi)容。如此規(guī)定的另一種考量則是便于被告對(duì)技術(shù)秘密不符合秘密性這一要件進(jìn)行舉證，同時(shí)也便于法院對(duì)被告的行為是否侵害原告技術(shù)秘密進(jìn)行比對(duì)。

在上述案例中，原告多次向一審法院提交圖紙作為其技術(shù)秘密的具體內(nèi)容。一審法院也多次向原告釋明圖紙僅是技術(shù)秘密的載體，要求原告對(duì)其主張的技術(shù)秘密進(jìn)行闡述。但原告認(rèn)為圖紙的比對(duì)比較直觀，并不必然需要概括圖紙上的技術(shù)信息。在多次釋明無(wú)果的情況下，一審法院遵循傳統(tǒng)的商業(yè)秘密案件審理思路，認(rèn)為圖紙僅是固定技術(shù)信息的載體，僅憑圖紙并不能確定技術(shù)秘密的具體內(nèi)容和范圍，無(wú)法就權(quán)利人主張的技術(shù)信息是否構(gòu)成技術(shù)秘密進(jìn)行審理，裁定駁回起訴。

PART 03、二審裁定的現(xiàn)有解讀

二審裁定的主要觀點(diǎn)為：原審裁定以權(quán)利人主張的技術(shù)秘密內(nèi)容無(wú)法確定，無(wú)法確定其訴求的保護(hù)范圍，無(wú)法就其主張的技術(shù)信息是否構(gòu)成技術(shù)秘密進(jìn)行審理為由，裁定駁回起訴，系適用法律錯(cuò)誤。

有觀點(diǎn)認(rèn)為：一審法院要求原告明確其主張的技術(shù)秘密具體內(nèi)容和范圍是完全正確的，這是查明案件事實(shí)所必須的，是原告的權(quán)利也是其義務(wù)，原告未履行必要的義務(wù)或者放棄其訴訟權(quán)利應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對(duì)其不利的后果。該觀點(diǎn)認(rèn)為在一審法庭辯論結(jié)束時(shí)原告未能明確所主張的技術(shù)秘密具體內(nèi)容和范圍的，屬于未履行必要的訴訟義務(wù)，法院可以據(jù)此判決駁回其訴訟請(qǐng)求。在此類案件中，原告提供圖紙作為其主張的技術(shù)秘密的載體，并明確了具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由，符合起訴條件，不屬于應(yīng)當(dāng)駁回起訴的情況。[1]該觀點(diǎn)從駁回起訴和駁回訴訟請(qǐng)求不同的角度來(lái)解讀最高人民法院的該份裁定意見(jiàn)，即認(rèn)為法院應(yīng)當(dāng)駁回訴訟請(qǐng)求，而不是駁回起訴。

然而，在2023年05月20日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭在其官網(wǎng)上公開(kāi)了（2022）最高法知民終719號(hào)案例（判決做出日期為2023年3月2日）。在該案中，一審法院認(rèn)為，權(quán)利人未能提供其所主張的整套圖紙中具有秘密性的技術(shù)方案或技術(shù)特征的具體內(nèi)容，未能說(shuō)明能夠構(gòu)成技術(shù)秘密的具體內(nèi)容、環(huán)節(jié)、步驟或?qū)嵤┓椒ǖ取Ｔ跈?quán)利人主張保護(hù)的整套圖紙中主要秘密點(diǎn)的具體內(nèi)容不明確、與公知信息技術(shù)區(qū)別點(diǎn)不明確的情形下，無(wú)法就權(quán)利人主張的相關(guān)技術(shù)信息是否構(gòu)成技術(shù)秘密進(jìn)行判斷和確認(rèn)，判決駁回權(quán)利人的訴訟請(qǐng)求。最高人民法院在二審判決書(shū)中也推翻了一審判決書(shū)中的上述觀點(diǎn)。

由此可見(jiàn)，在權(quán)利人僅提交圖紙而未提交其主張技術(shù)秘密的具體內(nèi)容時(shí)，無(wú)論是從程序上還是實(shí)體上，最高人民法院均未對(duì)其進(jìn)行否定性評(píng)價(jià)。即，在兩個(gè)案例中，最高人民法院推翻一審法院的觀點(diǎn)并非是因?yàn)榭紤]到駁回起訴和駁回訴訟請(qǐng)求的區(qū)別。但這是否意味著在技術(shù)秘密侵權(quán)案件中，權(quán)利人可以僅提交圖紙而不再提交技術(shù)秘密的具體內(nèi)容呢？筆者認(rèn)為并非如此。

PART 04、是否提交技術(shù)秘密的具體內(nèi)容——權(quán)利人的選擇

在上述兩份裁判文書(shū)中，最高人民法院均表達(dá)了如下觀點(diǎn)：權(quán)利人主張圖紙記載的技術(shù)信息構(gòu)成技術(shù)秘密的，其既可以主張圖紙記載的全部技術(shù)信息的集合屬于技術(shù)秘密，也可以主張圖紙記載的某個(gè)或某些技術(shù)信息屬于技術(shù)秘密。圖紙是技術(shù)秘密的載體，依據(jù)圖紙可以確定其主張的技術(shù)秘密的內(nèi)容和范圍。

例如，在（2021）最高法知民終2526號(hào)案中，權(quán)利人分別主張圖紙中記載的涉及硬件結(jié)構(gòu)的技術(shù)信息、涉案設(shè)備相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)信息為其技術(shù)秘密。在（2022）最高法知民終719號(hào)案中，權(quán)利人更是主張29張圖紙上記載的全部信息的集合為其技術(shù)秘密。當(dāng)然，作為技術(shù)秘密的權(quán)利人，其有主張哪些信息是其技術(shù)秘密的自由。從權(quán)利人角度考慮，其提起訴訟的目的自然是希望案件能夠迅速獲得勝訴。其中，有兩個(gè)關(guān)鍵詞，“勝訴”和“迅速”。

從“勝訴”的角度來(lái)說(shuō)，案件勝訴的前提包括其主張的技術(shù)秘密符合技術(shù)秘密的三個(gè)構(gòu)成要件，另外還需要證明被訴侵權(quán)行為采取了與其主張的技術(shù)秘密相同或?qū)嵸|(zhì)相同的技術(shù)方案。因此，權(quán)利人在確定其技術(shù)秘密的具體內(nèi)容時(shí)，并非可以任意為之，而是要仔細(xì)評(píng)估如此主張以后勝訴的可能性有多大。詳而言之，權(quán)利人主張的技術(shù)秘密范圍越大，被訴侵權(quán)行為落入其保護(hù)范圍的可能性越大；反之，權(quán)利人主張的技術(shù)秘密范圍越小，被訴侵權(quán)行為落入其保護(hù)范圍的可能性越小。由于圖紙承載的信息非常具體且明確，如果將圖紙作為技術(shù)秘密的具體內(nèi)容，顯然不如用文字概括的技術(shù)方案范圍更大，非常不利于案件的最終勝訴。

在一種特殊情形下，權(quán)利人的上述主張方式是值得鼓勵(lì)的，那就是有證據(jù)證明被訴侵權(quán)人持有與權(quán)利人相同或?qū)嵸|(zhì)相同的圖紙。此時(shí)，在滿足保密性和秘密性的前提下，只需要完成圖紙的比對(duì)，即可得到被訴侵權(quán)人是否實(shí)施侵權(quán)行為的結(jié)論。例如，在（2022）最高法知民終719號(hào)案中，雖然權(quán)利人主張29張圖紙上記載的全部信息的集合為其技術(shù)秘密，但該案的特殊情況在于，雙方提交的圖紙內(nèi)容高度雷同，且圖紙中錯(cuò)誤亦相同，已經(jīng)可以據(jù)此得出侵權(quán)的結(jié)論，故而最高人民法院在二審判決書(shū)中支持了權(quán)利人的訴訟請(qǐng)求。

從“迅速”的角度來(lái)說(shuō)，在權(quán)利人沒(méi)有足夠證據(jù)證明被訴侵權(quán)人持有與權(quán)利人相同或?qū)嵸|(zhì)相同的圖紙的前提下，如果權(quán)利人一直不明確其所主張技術(shù)秘密的具體內(nèi)容，而是堅(jiān)持以其提交的圖紙作為技術(shù)秘密的具體內(nèi)容，這將極大地拖延案件的審理進(jìn)程。實(shí)踐中，權(quán)利人提交的圖紙一般都比較復(fù)雜，圖紙上承載的技術(shù)信息非常之多?？梢韵胂?，在被訴侵權(quán)人的反復(fù)舉證下，權(quán)利人需要抽絲剝繭般地將圖紙中的公知技術(shù)剔除，最后保留其技術(shù)秘點(diǎn)，然后才能完成侵權(quán)與否的比對(duì)。這種審理方式的效率極為低下，顯然不滿足“迅速”的要求。

PART 05、結(jié)論

根據(jù)上述分析可知，在圖紙作為載體的商業(yè)秘密案件中，權(quán)利人先提交載體然后根據(jù)載體明確技術(shù)秘密的具體內(nèi)容，這一傳統(tǒng)的審理方式具有其合理性，而且適用于絕大多數(shù)的技術(shù)秘密侵權(quán)案件。但是，也不能完全排除權(quán)利人能夠舉證證明被訴侵權(quán)人持有與權(quán)利人相同或?qū)嵸|(zhì)相同的圖紙的可能。故而，在最高人民法院二審改判的上述兩件案件中，直接因?yàn)闄?quán)利人僅提交圖紙而沒(méi)有明確技術(shù)秘密的具體內(nèi)容而駁回起訴或駁回訴訟請(qǐng)求的一審裁判均未得到支持。但是，從有利于權(quán)利人維權(quán)的角度來(lái)說(shuō)，在權(quán)利人沒(méi)有充分舉證被訴侵權(quán)人持有與權(quán)利人實(shí)質(zhì)相同圖紙的前提下，按照法院的要求提交技術(shù)秘密的具體內(nèi)容是必要的，否則權(quán)利人最終迎來(lái)的可能會(huì)是審理周期的無(wú)限延長(zhǎng)和訴請(qǐng)無(wú)法獲得支持的不利結(jié)局。

注釋：

[1]《提煉秘密點(diǎn)雖非必須但務(wù)必做，否則嚴(yán)重不利于技術(shù)秘密維權(quán)——謹(jǐn)防誤讀最高院不得以技術(shù)秘密內(nèi)容不明確駁回起訴案》，載于https://www.jtn.com/CN/booksdetail.aspx?type=06001&keyid=00000000000000007163&PageUrl=majorbook&Lan=CN

惠磊作者專欄

1、關(guān)于“蜜胺”專利無(wú)效案中的創(chuàng)造性

2、無(wú)人機(jī)取證在專利和商業(yè)秘密侵權(quán)案件中的合法性探討

（原標(biāo)題：商業(yè)秘密案件中根據(jù)圖紙?zhí)釤捗攸c(diǎn)內(nèi)容的必要性分析）

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作者：惠磊 泰和泰（北京）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商業(yè)秘密案件中根據(jù)圖紙?zhí)釤捗攸c(diǎn)內(nèi)容的必要性分析（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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