合并審理的專利無效案中對修改時機審查的忽視正對專利制度形成挑戰(zhàn)

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“合并審理的多個無效宣告請求案中，若專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改不滿足某一無效宣告請求案的修改時機，則該修改不應作為該無效宣告請求案的審查基礎?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

對于一件授權(quán)的專利來說，經(jīng)常會出現(xiàn)多件無效宣告請求案同時處于待決狀態(tài)的情況。此時，為了提高審查效率和減少當事人負擔，國家知識產(chǎn)權(quán)局復審和無效審理部通常會對這些案件合并審理。如果專利權(quán)人對權(quán)利要求作出修改，在審查基礎的確定過程中，筆者發(fā)現(xiàn)對修改時機的審查欠缺，這為專利權(quán)人通過不當手段利用合并審理的程序達到超期修改權(quán)利要求的不法目的打開了通道，應當引起主管部門的足夠重視。

PART 01問題的提出

如果有已經(jīng)合并審理的先后兩件無效宣告請求案（在先的請求①和在后的請求②），專利權(quán)人在請求①的指定期限內(nèi)沒有修改權(quán)利要求，但在請求②的指定期限內(nèi)對權(quán)利要求進行了刪除以外的方式的修改，而該修改作出的時間已經(jīng)超出了請求①的相應期限。此時，請求①的審查基礎應該是下列選項的哪個？

A、原始權(quán)利要求

B、針對請求②修改后的權(quán)利要求

PART 02有關規(guī)定

2.1 關于無效程序中修改時機

我國對專利權(quán)人在無效宣告程序中對權(quán)利要求的修改的時機和方式都有嚴格的限制。關于修改時機，《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.3節(jié)規(guī)定：僅在下列三種情形的答復期限內(nèi)，專利權(quán)人可以以刪除以外的方式修改權(quán)利要求書：（1）針對無效宣告請求書。（2）針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據(jù)。（3）針對合議組引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)。

也就是說，專利權(quán)人如果想較為自由的修改權(quán)利要求，必須在指定期限內(nèi)完成修改（例如收到轉(zhuǎn)送的無效宣告請求書后的一個月內(nèi)），否則相應修改將不被接受。前述題目中，如果僅考慮請求①，那么專利權(quán)人的修改已經(jīng)超出了相應的期限，其審查基礎應當是授權(quán)文本里的原始權(quán)利要求。

2.2 關于案件的合并審理

《專利審查指南》第四部分第三章第4.5節(jié)對案件的合并審理作出了規(guī)定。具體地，

“為了提高審查效率和減少當事人負擔，復審和無效審理部可以對案件合并審理。合并審理的情形通常包括：

（1）針對一項專利權(quán)的多個無效宣告案件，盡可能合并口頭審理。
（2）針對不同專利權(quán)的無效宣告案件，部分或者全部當事人相同且案件事實相互關聯(lián)的，可以依據(jù)當事人書面請求或者自行決定合并口頭審理。
合并審理的各無效宣告案件的證據(jù)不得相互組合使用。”

從上述規(guī)定來看，合并審理僅限于口頭審理這樣的程序性工作的合并，并沒有涉及到諸如審查基礎等實質(zhì)性內(nèi)容是否也能合并的問題。同時，審查指南明確規(guī)定不同案件的證據(jù)不得相互組合使用，這也反應了對于合并審理中的不同無效宣告請求案件，審查指南強調(diào)了彼此之間的獨立性，對于可能對最終無效審查決定產(chǎn)生實質(zhì)影響的內(nèi)容的合并做了保留。無論如何，從《專利審查指南》中無法找到合并審理的多個無效宣告請求時，在不滿足修改時機的前提下，可以將一套針對一個無效宣告請求案件修改的權(quán)利要求作為另一個無效宣告請求案的審查基礎的依據(jù)。

那么現(xiàn)在實務中具體怎么處理的呢？我們看幾個案例。

PART 03案例

案例一-B型案例

第15502號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2007年6月29日提交的第一次無效宣告請求（請求一）及第二請求人提交的于2009年8月14日立案的第二次無效宣告請求（請求二），專利權(quán)人于2009年9月28日針對請求二修改了權(quán)利要求書。復審委對請求一和請求二合并審理，并于2010年6月3日向第一請求人轉(zhuǎn)發(fā)了專利權(quán)人2009年9月28日提交的權(quán)利要求書，要求第一請求人在指定期限內(nèi)對專利權(quán)人提交的修改后的權(quán)利要求書發(fā)表意見。

第一請求人對專利權(quán)人于2009年9月28日提交的權(quán)利要求書的修改方式和時機提出異議，認為本次無效宣告請求審查應以本專利授權(quán)公告的文本作為審查基礎。但合議組認為：專利權(quán)人針對第一無效宣告請求的最后一次修改存在超期問題，而專利權(quán)人針對第二無效宣告請求的修改方式和修改時機均符合審查指南的規(guī)定……。專利復審委員會已經(jīng)將專利權(quán)人針對第二無效宣告請求所作的修改文本轉(zhuǎn)發(fā)給第一請求人，同時要求第一請求人可以在指定的答復期限內(nèi)補充理由和證據(jù)。故，本無效宣告請求審查決定以專利權(quán)人于2009年9月28日提交的權(quán)利要求書為審查基礎。

值得關注的是，請求二只對修改前的權(quán)利要求1發(fā)起無效宣告請求，且在指定期限內(nèi)第二請求人沒有增加新的理由和證據(jù)，專利權(quán)人的修改導致請求二沒了審查基礎而直接結(jié)束審理。該案看起來更像是利用合并審理程序，通過無關緊要的請求二實現(xiàn)了超時限修改權(quán)利要求的目的。

案例二-B型案例

第35492號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2017年8月28日提交的第一次無效宣告請求（請求一）及第二請求人提交的于2017年12月4日立案的第二次無效宣告請求（請求二），專利權(quán)人于2018年1月9日針對請求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2018年1月18日針對請求一修改了權(quán)利要求書，其修改方式與專利權(quán)人在請求二中對權(quán)利要求進行的修改相同。復審委對請求一和請求二合并審理，并于2018年1月26日向第一請求人轉(zhuǎn)發(fā)了專利權(quán)人修改的權(quán)利要求書，要求第一請求人在指定期限內(nèi)陳述意見。

第一請求人于2018年2月26日對權(quán)利要求的修改時機等提出了質(zhì)疑，但合議組認為：

雖然專利權(quán)人在無效宣告請求一中對權(quán)利要求的修改時機超出了答復期限，但其修改方式與專利權(quán)人在無效宣告請求二中對權(quán)利要求進行的修改完全相同，為避免針對同一專利權(quán)作出完全不同的審查決定，基于在合并審理的案件中確定一致的審理基礎的需要，合議組將接受專利權(quán)人在無效宣告請求一中對權(quán)利要求書進行的修改，并將針對無效宣告請求一和無效宣告請求二，以專利權(quán)人于2018年01月09日和2018年01月18日提交的權(quán)利要求書作為審查基礎合并作出審查決定。

案例三-B型案例

第562453號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2021年12月27日提交的第一次無效宣告請求（請求一）及第二請求人提交的于2022年8月18日立案的第二次無效宣告請求（請求二）。專利權(quán)人于2022年9月30日針對請求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2022年4月29日針對請求一修改了權(quán)利要求書。復審委對請求一和請求二合并審理，專利權(quán)人先后提交多個修改文本，以專利權(quán)人最后一次（2022年9月30日）提交的符合指南規(guī)定的修改文本為準。

案例四-B型案例

第57392號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2021年8月30日提交的第一次無效宣告請求（請求一）及第二請求人提交的于2021年11月26日立案的第二次無效宣告請求（請求二）。專利權(quán)人于2022年1月10日針對請求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2021年10月29日針對請求一修改了權(quán)利要求書。復審委對請求一和請求二合并審理，以專利權(quán)人最后一次（2022年1月10日）提交的修改文本為準，第一請求人也沒有提出異議。

PART 04討論-何時才能看到A型案例

從前述幾個B型案例可以看出，目前復審委對不同無效宣告請求案件進行合并審理時，不僅限于口頭審理的合并，還包括審查基礎的合并。筆者認為：

第一，審查基礎的合并明顯缺乏法律依據(jù)。如前文所述，《專利審查指南》并未明確規(guī)定合并審理時可以綜合考慮審查基礎，僅僅是為了便利的需求可以合并口頭審理而已。

第二，審查基礎的合并將使得專利權(quán)人不當?shù)美?/strong>前面四個案例中，每個案例中在先的請求一都給了專利權(quán)人充分的答辯和修改的時間窗口，專利權(quán)人未作出最終被認定為審查基礎的權(quán)利要求修改，意味著其已經(jīng)明確知曉針對請求一的證據(jù)和理由不作出這樣修改的利弊并作出了選擇，專利權(quán)人理應承擔不修改權(quán)利要求可能的后果（即不修改的權(quán)利要求基于請求一的證據(jù)和理由有可能被宣告無效）。如果將基于在后的請求二作出的修改作為在先的請求一的審查基礎，則實質(zhì)上延長了專利權(quán)人的修改權(quán)利要求的窗口，避免了專利權(quán)人承擔前述后果，進而不當?shù)美?br/>

例如案例一中，由于視為結(jié)案的請求二的存在，最終決定僅針對請求一，更加凸顯了客觀上專利權(quán)人實現(xiàn)了針對請求一的超期修改權(quán)利要求的事實，不得不提請主管部門重視。

第三，審查基礎的合并將對現(xiàn)有的專利制度產(chǎn)生挑戰(zhàn)。專利權(quán)人若錯過修改權(quán)利要求期限，其可以通過以稻草人的身份發(fā)起新的無效宣告請求以利用復審委合并審理的程序達到修改權(quán)利要求的目的。這將嚴重挑戰(zhàn)目前建立的專利無效制度，使得關于專利權(quán)人在無效程序中對權(quán)利要求修改時機的相關規(guī)定形同虛設，專利無效制度和大眾利益受到嚴重挑戰(zhàn)，屆時必然對復審委的審查資源造成更大規(guī)模的不法侵占。

第四，審查基礎不合并不會造成矛盾的審查決定。前述幾個案例中，除了便利性的需求之外，復審委都以不得出彼此矛盾的審查決定作為合并審查基礎的理由之一。但實質(zhì)上，不合并審查基礎并不會產(chǎn)生彼此矛盾的審查決定的情況發(fā)生。事實上，前述幾個案例中，請求一和請求二屬于彼此獨立的無效宣告請求案件，特別是針對請求一中未做修改的案件，專利權(quán)人在請求二中的修改能否被接受，是建立在請求一的審查結(jié)論的基礎上的。這種情況下，只有經(jīng)過審查后確定原始權(quán)利要求相對于請求一的證據(jù)和理由是否依然有效才能確定針對請求二的權(quán)利要求修改是否還有修改基礎。如果修改基礎仍然有效，再詳述修改后的權(quán)利要求針對請求二中的證據(jù)和理由的無效結(jié)論即可。否則，可以不再審查請求二的事實和理由，或者應當由于缺乏修改基礎而拒絕專利權(quán)人針對請求二的修改【參考第23652號無效決定及(2017)京行終5622號行政裁定書，其將一個無效請求的結(jié)論直接應用于另一個無效請求中，“此種做法既未違反請求原則，又提高了審查效率，促進了審查一致性”】。

第五，審查基礎合并將削弱專利文件的公示價值，損害第一請求人的權(quán)益。前述幾個案例中，合議組都給予第一請求人一定期限針對修改后的權(quán)利要求作意見陳述，看似與專利權(quán)人針對請求一在指定期限內(nèi)直接作出相應修改相比第一請求人在可操作空間上沒有區(qū)別，但卻忽略了時間和不確定性對第一請求人權(quán)益造成的損害。

眾所周知，無效宣告請求通常都伴隨著專利侵權(quán)糾紛，每個無效宣告請求人都是結(jié)合自身產(chǎn)品、市場及相關訴訟情況針對相應專利發(fā)起極具針對性的挑戰(zhàn)。如果專利權(quán)人在相應的法定期限內(nèi)未對權(quán)利要求進行修改，那么請求人將會對其發(fā)起的無效宣告請求的結(jié)果、專利文件的保護范圍產(chǎn)生非常明確的預期，進而影響自身產(chǎn)品和市場的決策。因無關第三人的獨立程序，導致自身的無效宣告請求案件被實質(zhì)性影響，將對其已經(jīng)作出的決策產(chǎn)生嚴重影響。如果再疊加時間因素，那么這種影響將可能是致命的。

例如在案例一中，由于種種原因，請求一的無效請求日（2007年6月29日）和第一請求人收到專利權(quán)人修改權(quán)利要求的日期（2010年6月3日）之間間隔了近3年之久，這個時間已經(jīng)足夠一個像手機這樣的產(chǎn)品做三次重大升級，其影響將是難以估量的。

第六，期待A型案例早日出現(xiàn)。回到文章開頭的選擇題，相信您心里都有了自己的答案。雖未能發(fā)現(xiàn)有A型案例，但筆者認為不同的無效宣告請求本質(zhì)上都是相互獨立的案件，理應獨立審查，不能為了程序便利性而忽視實質(zhì)內(nèi)容的審查。在《專利審查指南》第四部分第三章9.2及9.3節(jié)涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件相關規(guī)定中，審查順序和審查基礎的內(nèi)容可供借鑒：如果在先作出的審查決定系在專利權(quán)人提交的修改文本基礎上維持專利權(quán)有效，針對在后受理的無效宣告請求，可以以上述修改文本為基礎繼續(xù)審查。針對同一專利權(quán)的多個涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求，按照提出無效宣告請求之日先后排序【參考第59257號決定（2022-10-13），其在稍早作出的第56057號決定（2022-05-18）的基礎上作出審查結(jié)論，且第56057號決定在作出的時候第59257號決定相關的無效宣告請求也處于待決狀態(tài)】。

期待主管部門能夠加強對合并審理的多個無效宣告請求案中的修改時機的審查，堵上專利權(quán)人通過不當手段利用復審委合并審理的程序達到超期修改權(quán)利要求的不法目的的漏洞，A型案例能夠早日出現(xiàn)。

馮尚杰作者專欄

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（原標題：合并審理的專利無效案中對修改時機審查的忽視正對專利制度形成挑戰(zhàn)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：合并審理的專利無效案中對修改時機審查的忽視正對專利制度形成挑戰(zhàn)（點擊標題查看原文）

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