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“理論專業(yè)的梳理探討，有助于在實(shí)踐中更好的把握業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和尺度?！?/strong>
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 好麗友中國區(qū)知產(chǎn)負(fù)責(zé)人
一、前言
記得剛?cè)胄刑幚戆b審核業(yè)務(wù)時(shí)，我遇到的第一個(gè)問題是對(duì)注冊商標(biāo)是否規(guī)范使用的判斷。對(duì)于公司已核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，出于商業(yè)因素的考量，設(shè)計(jì)部門可能會(huì)對(duì)商標(biāo)標(biāo)志進(jìn)行一些細(xì)微的調(diào)整。當(dāng)時(shí)沒有前輩教導(dǎo)的情況下，我采取了嚴(yán)格的審核標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)實(shí)際設(shè)計(jì)的商標(biāo)標(biāo)志和注冊商標(biāo)不一致時(shí)，建議設(shè)計(jì)部門要么調(diào)整設(shè)計(jì)與商標(biāo)標(biāo)樣保持一致，要么去掉商標(biāo)注冊標(biāo)記。執(zhí)行上，簡單安全有效。從業(yè)多年，回過頭重新審視商標(biāo)標(biāo)志規(guī)范使用的問題，有了更加深入細(xì)致的思考和認(rèn)識(shí)，與行業(yè)同仁共享我的梳理分析歷程。
二、《商標(biāo)法》角度的分析
《商標(biāo)法》第六章商標(biāo)使用的管理中的第四十八條規(guī)定：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。
第四十九條第一款規(guī)定：商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。
第五十二條規(guī)定：將未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)使用的，或者使用未注冊商標(biāo)違反本法第十條規(guī)定的，由地方工商行政管理部門予以制止，限期改正，并可以予以通報(bào)，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。
由法條可知，商標(biāo)的使用包括注冊商標(biāo)的使用和未注冊商標(biāo)的使用，商標(biāo)的不規(guī)范使用亦包括注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用和未注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用，其中未注冊商標(biāo)不規(guī)范使用需要達(dá)到冒充注冊商標(biāo)的程度。注冊商標(biāo)不規(guī)范使用和未注冊商標(biāo)不規(guī)范使用對(duì)應(yīng)不同的罰則。僅從字面上看，對(duì)于注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用有一次限期改正的機(jī)會(huì)，期滿不改正的由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。對(duì)于未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用，除了限期改正外，地方工商行政管理部門還可以予以通報(bào)和罰款。相對(duì)注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用，對(duì)未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)的欺騙行為的懲處更重。
既然涉及注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用，就需要我們先區(qū)分兩個(gè)的概念：注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)，特別是注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo)的邊界。注冊商標(biāo)，是經(jīng)商標(biāo)局依法核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)。未注冊商標(biāo)是未獲得核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，包括未向商標(biāo)局提交商標(biāo)申請(qǐng)、提交商標(biāo)申請(qǐng)未獲準(zhǔn)注冊、獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)被無效被撤銷未續(xù)展、注冊商標(biāo)超限度使用等情形。前述三種情形比較好理解，合法有效的注冊商標(biāo)的反面是未注冊商標(biāo)，無論是未申請(qǐng)、未注冊，還是注冊后失去“資格”。比較特別的是第四種情形，注冊商標(biāo)本身沒有問題，但由于在使用時(shí)超出了“注冊商標(biāo)”的限度，已經(jīng)無法視為是對(duì)注冊商標(biāo)的使用，而只能認(rèn)為是對(duì)未注冊商標(biāo)的使用。
那么，“注冊商標(biāo)”的限度是什么呢？《商標(biāo)法》第二章商標(biāo)注冊的申請(qǐng)中的第二十三條規(guī)定：注冊商標(biāo)需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊申請(qǐng)。也就是說，當(dāng)超出注冊商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)范圍時(shí)，對(duì)于實(shí)際使用的商品或服務(wù)來說，并不存在一個(gè)注冊商標(biāo)，實(shí)際使用的是一個(gè)全新的商標(biāo)、一個(gè)未注冊商標(biāo)?！?a href='http://jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)法》第二十四條規(guī)定：注冊商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請(qǐng)。也就是說，改變標(biāo)志會(huì)導(dǎo)致注冊商標(biāo)變成未注冊商標(biāo)，必要時(shí)需重新提交商標(biāo)注冊申請(qǐng)。再結(jié)合《商標(biāo)法》第七章注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，第五十六條規(guī)定：注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。從體系上可以理解為：當(dāng)注冊商標(biāo)實(shí)際使用時(shí)，超出核定使用的商品范圍，或者改變了商標(biāo)標(biāo)志的，踏出注冊商標(biāo)專用權(quán)邊界，我們可以認(rèn)為屬于對(duì)未注冊商標(biāo)的使用。
三、《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》角度的分析
《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》第十八條規(guī)定：《商標(biāo)法》第四十九條第一款所稱自行改變注冊商標(biāo)，是指商標(biāo)注冊人擅自對(duì)注冊商標(biāo)的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合、聲音等構(gòu)成要素作局部改動(dòng)或者變換相對(duì)位置，影響對(duì)該注冊商標(biāo)的認(rèn)知或者識(shí)別，仍標(biāo)明“注冊商標(biāo)”或者注冊標(biāo)記的。
第二十二條規(guī)定：《商標(biāo)法》第五十二條所稱的冒充注冊商標(biāo)，是指在使用未注冊商標(biāo)的商品、商品包裝、容器、服務(wù)場所以及交易文書上或者在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，標(biāo)明“注冊商標(biāo)”，或者在未注冊商標(biāo)上標(biāo)注注冊標(biāo)記，或者在未注冊商標(biāo)上標(biāo)注與注冊標(biāo)記近似的符號(hào)，誤導(dǎo)相關(guān)公眾的。
第二十三條規(guī)定：商標(biāo)注冊人或者使用人有下列行為之一的，均屬《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定的冒充注冊商標(biāo)：……（五）改變注冊商標(biāo)的顯著特征后仍標(biāo)明“注冊商標(biāo)”或者標(biāo)注注冊標(biāo)記的……
從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的更細(xì)致的規(guī)范性文件可見，無論是注冊商標(biāo)不規(guī)范使用，還是未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用，必不可少的構(gòu)成要件是商標(biāo)使用人向公眾表達(dá)了“注冊商標(biāo)”的“身份”，具體方式可以是標(biāo)明了“注冊商標(biāo)”或注冊標(biāo)記，也可以是其他注冊商標(biāo)使用的聲稱等，這是違反《商標(biāo)法》第四十九條第一款或第五十二條的前提條件。
商標(biāo)局將核準(zhǔn)注冊的決定在《商標(biāo)公告》上予以公告，產(chǎn)生相應(yīng)的法律效力。基于公眾信賴，在表明“注冊商標(biāo)身份”的情況下，注冊商標(biāo)標(biāo)志不能超限度不規(guī)范使用。未注冊商標(biāo)在不涉及商標(biāo)禁用的絕對(duì)條款，不侵犯他人在先權(quán)益等情況下，一般可以自行安排使用?！渡虡?biāo)法》第五十二條主要規(guī)制的是未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)的欺騙行為。
根據(jù)《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》可知，《商標(biāo)法》第四十九條自行改變注冊商標(biāo)，對(duì)商標(biāo)標(biāo)志的改變程度較輕微?！皹?gòu)成要素作局部改動(dòng)或者變換相對(duì)位置”，比如改變文字字體、局部微調(diào)等不影響注冊商標(biāo)獨(dú)特表現(xiàn)方式的細(xì)微改動(dòng)，但改動(dòng)需要達(dá)到影響對(duì)注冊商標(biāo)認(rèn)知或識(shí)別的程度，如果是設(shè)計(jì)瑕疵或者需要和標(biāo)樣仔細(xì)比對(duì)才能觀察到的不一致，不應(yīng)當(dāng)屬于自行改變注冊商標(biāo)的范疇?！?a href='http://jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)法》第五十二條冒充注冊商標(biāo)對(duì)應(yīng)的標(biāo)志改動(dòng)程度較大，需達(dá)到“改變注冊商標(biāo)的顯著特征”的程度，比如改變主體部分、拆分、組合、改變獨(dú)特表現(xiàn)方式等。
也就是說，表明注冊商標(biāo)“身份”的情況下，當(dāng)實(shí)際使用時(shí)對(duì)注冊商標(biāo)標(biāo)志的改變程度極其細(xì)微，不違反《商標(biāo)法》第四十九條或第五十二條的任何一個(gè)條款，不構(gòu)成商標(biāo)的不規(guī)范使用；當(dāng)實(shí)際使用時(shí)對(duì)注冊商標(biāo)標(biāo)志較細(xì)微，影響對(duì)該注冊商標(biāo)的認(rèn)知或者識(shí)別，構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十九條第一款規(guī)定的自行改變注冊商標(biāo)的注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用。當(dāng)實(shí)際使用時(shí)改變了注冊商標(biāo)的顯著特征，已經(jīng)不能認(rèn)為是對(duì)注冊商標(biāo)的使用，而構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定的未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用。
四、其他司法解釋角度的分析
《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》的第一條規(guī)定：……原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百二十四條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo)，與其注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。
也就是說，當(dāng)注冊商標(biāo)改變顯著特征、拆分、組合使用時(shí)，已經(jīng)不認(rèn)為是對(duì)注冊商標(biāo)的使用，不構(gòu)成注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，人民法院可以直接受理審查民事糾紛。比如(2019)粵0309民初14026號(hào)廣東小天才科技有限公司訴深圳市唐軒電子有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，一審法院將被訴侵權(quán)商標(biāo)分為兩類：第一類，按照被告“
”注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用，第二類，沒有按照被告“
”注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用。由于被告唐軒電子公司在兒童星小天才旗艦店的首頁標(biāo)注有“
”標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)分成兩行，上行為“兒童星”三個(gè)字，下行為“小天才”三個(gè)字，下行的“小天才”明顯大于上行的“兒童星”。被告唐軒電子公司在其經(jīng)營的唐軒數(shù)碼專營店中被訴侵權(quán)產(chǎn)品圖片的左上角標(biāo)注“
”標(biāo)識(shí)，其中“小天才”三個(gè)字突出放大使用。經(jīng)審查，被告唐軒電子公司在兒童星小天才旗艦店首頁和唐軒數(shù)碼專營店被訴侵權(quán)產(chǎn)品圖片上實(shí)際使用的兩個(gè)標(biāo)識(shí)屬于沒有按照“
”注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)規(guī)范性使用，被告唐軒電子公司使用上述兩個(gè)標(biāo)識(shí)的行為不能視為其使用“
”注冊商標(biāo)的行為，原告主張被告唐軒電子公司實(shí)際使用的上述兩個(gè)標(biāo)識(shí)與其第14599115號(hào)及第19429417A號(hào)“
”注冊商標(biāo)構(gòu)成近似、侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)，屬于人民法院的受案范圍，本院依法予以受理。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》的第二十六條規(guī)定：商標(biāo)權(quán)人自行使用、他人經(jīng)許可使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定為商標(biāo)法第四十九條第二款所稱的使用。實(shí)際使用的/商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)標(biāo)志有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用……。
也就是說，對(duì)于商標(biāo)連續(xù)三年未使用的撤銷案件，司法解釋明確規(guī)定注冊商標(biāo)未改變顯著特征的使用，可以視為是對(duì)注冊商標(biāo)的使用，用以維持商標(biāo)注冊。比如（2017）京73行初633號(hào)“億健YIJIAN”商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛案，由于訴爭商標(biāo)與實(shí)際使用商標(biāo)均由中文“億健”和英文“YIJIAN”組成，其區(qū)別僅在于兩部分排列不同，字體不同，但上述區(qū)別尚未達(dá)到顯著特征不同的程度，另考慮到頂康公司在第28類商品上并未注冊有其他商標(biāo)，故應(yīng)認(rèn)定訴爭商標(biāo)在核準(zhǔn)使用的“鍛煉身體器械”上進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。
前述兩個(gè)司法解釋對(duì)待注冊商標(biāo)使用的問題，采取了相同的標(biāo)準(zhǔn)，即以是否改變顯著特征作為是否視為注冊商標(biāo)使用的判斷基準(zhǔn)。但兩者的出發(fā)點(diǎn)和視角并不相同，一個(gè)從防止混淆的角度，判斷是否構(gòu)成注冊商標(biāo)的使用；一個(gè)從清理閑置商標(biāo)的角度，判斷是否構(gòu)成注冊商標(biāo)的使用。值得注意的是，商標(biāo)權(quán)撤銷案件需要比對(duì)訴爭商標(biāo)和實(shí)際使用商標(biāo)，在是否改變顯著特征的判斷上沒有明確的方向指引。而商標(biāo)侵權(quán)案件比對(duì)被告的被訴侵權(quán)商標(biāo)和被告的注冊商標(biāo)時(shí)，由于原告涉案商標(biāo)的存在，在被告注冊商標(biāo)顯著特征改變的判斷上，有一定的方向指引參考。
五、商標(biāo)的規(guī)范使用與不規(guī)范使用
如前所述，根據(jù)《商標(biāo)法》第二十三條、第二十四條、第五十六條的規(guī)定，實(shí)際使用商標(biāo)標(biāo)志與注冊商標(biāo)不一致時(shí)，可以認(rèn)為其是對(duì)未注冊商標(biāo)的使用，注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)在標(biāo)志上的界限為核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條、第五十二條的規(guī)定，注冊商標(biāo)未改變顯著特征情況下的使用，可以視為是對(duì)注冊商標(biāo)的使用，注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)在標(biāo)志上的界限似乎為是否改變顯著特征。
這里，我們需要厘清注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)、規(guī)范使用與不規(guī)范使用之間的關(guān)系。首先，“認(rèn)為”和“視為”概念上存在差別。注冊商標(biāo)改變程度未達(dá)改變顯著特征前，從未注冊商標(biāo)的角度，可以“認(rèn)為”是對(duì)未注冊商標(biāo)的使用，這沒問題。從對(duì)已經(jīng)注冊的商標(biāo)在使用上給予一定寬容空間的角度，未改變顯著特征時(shí)，可以“視為”是對(duì)注冊商標(biāo)的使用，但并不是說這樣的“視為”就意味著“規(guī)范”。
其次，《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定了商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)客體，第五十七條規(guī)定了商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍。當(dāng)對(duì)標(biāo)志的改變超出了保護(hù)客體的范圍，可以認(rèn)為是對(duì)未注冊商標(biāo)的使用，是對(duì)注冊商標(biāo)的不規(guī)范使用。但只有當(dāng)改變程度達(dá)到影響對(duì)注冊商標(biāo)的認(rèn)知或者識(shí)別，而又未改變顯著特征時(shí)，才屬于需要受到《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)制的不規(guī)范使用，在行政處罰上被要求限期改正。由于注冊商標(biāo)未達(dá)改變顯著特征的程度，從對(duì)注冊商標(biāo)使用容忍的角度，在連續(xù)三年不使用撤銷案件中，其可以視為對(duì)注冊商標(biāo)的使用；在商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟中，可以視為對(duì)被告注冊商標(biāo)的使用。
當(dāng)注冊商標(biāo)已經(jīng)改變了顯著特征，已經(jīng)是一個(gè)新的未注冊商標(biāo)，踏出了“可視為”注冊商標(biāo)的容忍界限。在行政處罰上，對(duì)冒充注冊商標(biāo)欺騙行為給予更嚴(yán)厲的處罰；在連續(xù)三年不使用撤銷案件中，不可作為注冊商標(biāo)的使用證據(jù)；在商標(biāo)侵權(quán)民事案件中，不能作為被告對(duì)其注冊商標(biāo)使用的抗辯。
對(duì)于《商標(biāo)法》第二十三條、第二十四條涉及的情形，結(jié)合《商標(biāo)法》第四條的規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊，這里包含了一個(gè)重要的前提：經(jīng)營“需要”，只有當(dāng)商標(biāo)使用人認(rèn)為改變的標(biāo)志需要作為注冊商標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請(qǐng)。
六、后記
理論專業(yè)的梳理探討，有助于在實(shí)踐中更好的把握業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和尺度。隨著商業(yè)社會(huì)的發(fā)展，渠道細(xì)分、專供、聯(lián)合推廣等成為了越來越普遍的業(yè)務(wù)模式，這對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)提出了更高的要求，作為企業(yè)知產(chǎn)從業(yè)的一員，筆者愿盡綿薄之力，與行業(yè)同仁一起研究探索。
李鴻儒作者專欄
1、專利禁止反悔原則適用淺析及企業(yè)實(shí)務(wù)啟示！
3、企業(yè)專利申請(qǐng)和質(zhì)量控制淺論
4、《IP洞察》：李鴻儒｜淺論商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)的區(qū)分與界定
（原標(biāo)題：商標(biāo)標(biāo)志不規(guī)范使用相關(guān)問題探討）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 好麗友中國區(qū)知產(chǎn)負(fù)責(zé)人
編輯：IPRdaily辛夷 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：商標(biāo)標(biāo)志不規(guī)范使用相關(guān)問題探討（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）
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