專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索

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“本文從宏觀到微觀，介紹了專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索實踐中的一些痛點。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所

專利侵權(quán)訴訟中，被告一方解決問題的關(guān)鍵，往往是能否通過專利無效宣告請求，無效原告方的專利，實現(xiàn)釜底抽薪。專利無效宣告請求中，能否成功的無效目標專利的關(guān)鍵，往往在于證據(jù)檢索。對于大多數(shù)專利無效宣告案件而言，檢索到證據(jù)的情況就是勝負手，如果檢索到好的證據(jù)，無效的把握就會很大。反之，則專利權(quán)人能夠維持專利權(quán)的有效。

PART.01
檢索目標的設(shè)定

“檢索”的中文釋意是：查檢尋找（圖書、資料等），我經(jīng)常把專利無效證據(jù)檢索比喻成找東西。普遍的觀點是，專利無效證據(jù)檢索的難點在于檢索范圍太大，包括中文專利、外文專利、中文文獻、外文文獻、書籍、使用公開證據(jù)等等，相當于大海撈針。這種觀點是對的，因為檢索范圍大是事實。這種觀點也是不對的，無效宣告針對一項授權(quán)專利，所有的請求人都在大海撈針，但是還是有將近一少半的請求人撈到了針，實現(xiàn)了無效專利的目標。所以，我們更加應(yīng)當討論主觀上的因素。

第一個容易忽略的問題是檢索目標的設(shè)定，專利檢索與生活中找東西一個最大的區(qū)別是，生活中我們要找的東西很明確很具體，例如找一個玻璃杯，我們都知道玻璃杯的形狀和特點。而專利檢索的目標是抽象的，如果機械盲目的開展檢索工作，往往事倍功半。

例如，“免水沖生態(tài)馬桶”專利無效案中，目標專利權(quán)利要求1的內(nèi)容是：“免水沖生態(tài)馬桶，其特征在于，馬桶包含整體，整體包含核心的糞尿分離部分和糞便發(fā)酵裝置，所述的糞尿分離部分包含糞尿分離裝置，殼體中安裝有一塊傾斜安裝的滑板(1)，所述的滑板(1)一側(cè)相對較低一側(cè)相對較高，在滑板相對較低的一側(cè)包含尿液出口(11)，在殼體上包含一個便坑口，所述的殼體后方即滑板相對較高的一側(cè)有一塊刮板，所述的滑板動力通過伸縮軸連接著動力部分，動力部分能帶動滑板前后移動；所述的糞尿分離部分位于馬桶的中部；滑板上方為馬桶蓋(16)；滑板下方為糞便發(fā)酵裝置(15)，前方的尿液出口對接著外部的尿液處理箱，所述的尿液處理箱位于馬桶前方，尿液處理箱與馬桶通過卡扣連接；所述的尿液處理箱同時為踏步臺使用；所述的尿液處理箱內(nèi)有加熱裝置?！睓?quán)利要求1要求保護的主題是一種免水沖生態(tài)馬桶，一些檢索員把精力放在生態(tài)馬桶的檢索上，許久沒有突破。

實際上，對權(quán)利要求進行分析就會發(fā)現(xiàn)，該案中的馬桶整體本身并沒有進行大的改進。例如：馬桶蓋、糞便發(fā)酵裝置、尿液處理箱、卡扣、踏步臺等相關(guān)的技術(shù)特征，都是現(xiàn)有技術(shù)或公知常識。而該案實際的發(fā)明點，是糞尿分離裝置的具體結(jié)構(gòu)，即上一段中下劃線部分。那么，只要檢索到同樣的糞尿分離裝置，就為現(xiàn)有技術(shù)的改進給出了技術(shù)啟示。事實上，準確把握案件的關(guān)鍵點以后，這個證據(jù)的檢索并不困難。該案的關(guān)鍵證據(jù)是公開號為CN101524255A的中國發(fā)明專利，專利名稱為“尿糞分離器”。使用現(xiàn)有技術(shù)中常見的生態(tài)馬桶作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合上述證據(jù)給出的技術(shù)啟示，國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告目標專利全部無效[1]。

PART.02
證據(jù)的篩選

三國演義中曹操打了一個著名的敗仗，叫“濮陽戰(zhàn)呂布之時”。曹操從濮陽城的南門逃至北門，剛好撞見呂布躍馬而來。當時是晚上，比較昏暗，呂布用方天畫戟在曹操頭盔上一擊，問道“曹操在哪里？” 曹操說“前面騎黃馬的就是”。結(jié)果呂布居然真的去追騎黃馬的人去了。在證據(jù)檢索中，這種情況也比較普遍，很多時候檢索員已經(jīng)看到可用的證據(jù)了，卻沒有認出這個證據(jù)來。

例如在“盤殼”案中，目標專利的要點在于“所述盤殼(3)的內(nèi)部沿著其周緣形成有溝槽(10)，該溝槽(10)沿周向看具有連續(xù)增加的半徑，且該增加的半徑一直增加到所述出口(8)，所述出口(8)切向地設(shè)置成所述溝槽(10)的直接延續(xù)部分”。請求人先后提交了三次無效宣告請求，才實現(xiàn)全部無效的目標。在宣告目標專利全部無效的無效宣告決定中，請求人使用的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是目標專利同族專利的引證文件。目標專利與證據(jù)附圖的對比如下：

目標專利

證據(jù)

該案中，證據(jù)本身的發(fā)明構(gòu)思與目標專利完全不同。同時，證據(jù)公開的與目標專利相關(guān)的技術(shù)特征沒有文字公開，而是附圖直接的、毫無疑義的公開的。而很多檢索員看到這個附圖后，也不能準確的理解附圖公開的內(nèi)容。該案件的前兩次無效宣告請求中，都沒有采用這個證據(jù)[2]。

PART.03
專利證據(jù)數(shù)據(jù)庫和檢索策略的選擇

專利無效宣告案件中，最常用的證據(jù)是專利公開/公告文本。目前，在商用數(shù)據(jù)庫中一些AI檢索、語義檢索工具已經(jīng)被使用。但是，主流的專利證據(jù)檢索工具仍然是傳統(tǒng)的布爾檢索工具，例如：德溫特專利數(shù)據(jù)庫（Derwent Innovations Index）等商業(yè)數(shù)據(jù)庫和歐專局的EPO、中國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)等官方免費數(shù)據(jù)庫。各數(shù)據(jù)庫的收錄范圍有一定的差距，即使是“五局互通”情況下，美局、歐局和中國國家專利局的官方檢索數(shù)據(jù)庫之間，同樣的檢索式檢得到數(shù)據(jù)范圍也有不同[3]。

因此，需要針對不同的技術(shù)方案選擇不同的檢索策略。例如，對于中藥及相關(guān)工藝、設(shè)備等目標專利的檢索，應(yīng)當重點關(guān)注中國專利。例如對于高精度機床相關(guān)目標專利的檢索，則必須要關(guān)注日本專利。對于日本專利的檢索，需要關(guān)注日本的專利數(shù)據(jù)庫。主要原因有三，第一是日本專利的分類體系比較特別，日本特許廳（日本專利局）在IPC和CPC分類體系以外，還建立了比較獨特的FI和FT（F-term）分類體系。FI和FT（F-term）分類體系特點非常鮮明，對于快速、準確的檢索日文專利非常有幫助。第二是日本特許廳的專利數(shù)據(jù)庫對于本國的早期專利收錄無疑是最全面的。第三是日本專利的公開號比較特別，日本公開號的開頭有JP（2000年以后公開的日本專利）、JPH（H代表平成年號）、JPS（S代表昭和年號）,在很多專利檢索系統(tǒng)中還需要對公開號進行補位，操作有技術(shù)門檻，極其容易漏檢。再例如，對于離心壓縮機相關(guān)目標專利的檢索，則必須要關(guān)注歐洲專利，EPO檢索工具是必不可少的選擇。實際上，EPO檢索工具在全球?qū)＠臋z索中，都存在廣泛的應(yīng)用。

PART.04
針對外觀設(shè)計專利的檢索

外觀設(shè)計專利保護產(chǎn)品整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。實踐中，很多外觀設(shè)計專利的申請者，傾向于保護形狀，而不是產(chǎn)品的圖案、色彩或者各種組合。即使僅僅對于形狀而言，在先的專利文獻中，也很難找到形狀完全一致的設(shè)計。事實上，對于外觀設(shè)計專利，除非是直接的、不加改動的抄襲，否則無法得到完全一致的設(shè)計。

在這一點上，外觀設(shè)計專利相比于發(fā)明和實用新型完全不同。牛頓和萊布尼茨能夠在英吉利海峽的兩岸，各自獨立的發(fā)現(xiàn)了牛頓-萊布尼茨定律。當技術(shù)方案幾近于成熟時，仿佛一棵蘋果樹上的蘋果到了秋天，在同一個時期落下兩顆也很平常。在發(fā)明和實用新型領(lǐng)域，各自獨立的近似方案產(chǎn)生有可能是時代發(fā)展的結(jié)果。但是，我們難以想象，僅僅因為在同一時代，兩位大師先后各自獨立的制作出了兩枚形狀和圖案都一模一樣的花瓶。

因此，對于外觀設(shè)計專利而言，最重要的證據(jù)是使用公開證據(jù)，而不是專利證據(jù)。使用公開證據(jù)往往來源于專利權(quán)人本身在申請日以前的不當公開。使用公開證據(jù)只要被認定，基本上一模一樣，對于證據(jù)內(nèi)容很難辯駁。所謂使用公開證據(jù)，是指能夠使公眾得知其技術(shù)內(nèi)容的制造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出、招標投標等方式。只要在目標專利申請日以前通過上述方式使有關(guān)技術(shù)內(nèi)容處于公眾想得知就能夠得知的狀態(tài)，就構(gòu)成使用公開，而不取決于是否有公眾得知。

所以使用公開證據(jù)的爭議焦點，往往是證據(jù)的公開時間和證據(jù)公開內(nèi)容是否足以證明目標專利的公開。對于公開時間，一些政府部門網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、大型科研院所網(wǎng)站、教育部門網(wǎng)站、知名商業(yè)網(wǎng)站等發(fā)布的信息相對具備較高的公信力，公開時間一般能夠被認定。部分第三方平臺發(fā)布時間無法修改，通常能夠得到合理信賴。例如，在廣州夢幻宮動漫科技有限公司、廣州市愛哆米動漫科技有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案中，最高人民法院認為：視頻經(jīng)過公證截取自第三方的騰訊視頻網(wǎng)站，其注明的發(fā)布時間具有客觀性，愛哆米公司對于其公司產(chǎn)品的宣傳視頻發(fā)布時間有能力提供相應(yīng)證據(jù)予以證明，在愛哆米公司沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，應(yīng)當合理信賴該視頻的發(fā)布時間[4]。

而對于使用公開證據(jù)往往是以實物照片或視頻作為載體，不會公開產(chǎn)品的六視圖。但是，基于“整體觀察，綜合判斷”的原則。對于某一類產(chǎn)品，其最受關(guān)注的視圖對其整體視覺效果具有顯著的影響，整體形狀也對其整體視覺效果具有顯著的影響。如果在特征對比中，能夠看出目標專利和證據(jù)的整體形狀相同，最受關(guān)注的視圖的設(shè)計也完全相同，這些相同點使得兩者具有基本相同的整體視覺效果。而不容易被一般消費者關(guān)注的視圖，即使沒有被證據(jù)公開，也不影響目標專利的設(shè)計被公開的事實[5]。也就是說，只要檢索到能夠反映目標專利設(shè)計要素的實物照片，不必過多的糾結(jié)于該照片是否反映了所有視圖。當然，照片需要能夠反映出主要設(shè)計要素才行。好比說，有一個人露臉的正面照片能夠認出這個人，但是只拍到一個背影就不能準確確認。

PART.05
總結(jié)

專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索，是一個系統(tǒng)工程，很多學術(shù)專著系統(tǒng)全面的介紹了這項工作。但是這項工作是一個系統(tǒng)工程，無論是宏觀層面還是微觀層面，需要注意的細節(jié)很多。本文從宏觀到微觀，介紹了專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索實踐中的一些痛點，希望能夠起到拋磚引玉的作用，為提高專利無效宣告案件的檢索效率提供有益的參考。

參考文獻：
[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局，第57521號無效宣告請求審查決定。
[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局，第53829號無效宣告請求審查決定。
[3] 于春博、李穎，USPTO專利檢索工具PPUBS的功能比較研究，中國發(fā)明與專利（知識產(chǎn)權(quán)情報學學報），第20卷第3期。
[4]最高人民法院，(2021)最高法知民終630號民事判決書。
[5]國家知識產(chǎn)權(quán)局，第29739號無效宣告請求審查決定。

于春博作者專欄

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5、淺析針對日本市場的自由實施（FTO）分析實操策略

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8、于春博：這樣也能侵犯專利權(quán)？——使用環(huán)境特征切莫忽視

9、專利侵權(quán)訴訟中被告反擊的“組合拳”

10、于春博：專利權(quán)無效宣告決定的撤銷路徑

11、于春博：違法經(jīng)營假種子的罪名與刑罰

12、《IP打擂》｜于春博：從泄露技術(shù)秘密的慘痛教訓論技術(shù)秘密合規(guī)和風險管理的重要性

13、專利無效宣告程序中的期限和時機

（原標題：專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索（點擊標題查看原文）

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