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“中美專利實踐中‘一事不再理’原則的適用區(qū)別。”
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：劉麗 北京超成律師事務(wù)所
最近收到咨詢：如果被告已經(jīng)在美國聯(lián)邦地區(qū)法院的專利侵權(quán)案件中針對涉案專利提起了專利無效的積極抗辯理由，但是該無效抗辯理由最終沒被法院接受，那么被告是否還能夠向PTAB（美國專利審查上訴委員會）針對涉案專利提起專利無效呢？借此機會，筆者跟大家一起研究下這個問題以及比較中美專利實踐中“一事不再理”原則的適用區(qū)別。
眾所周知，美國是判例法國家，要看官方對該問題的態(tài)度，需要檢索是否有相關(guān)判例。于是針對該問題我進(jìn)行了相關(guān)檢索，筆者檢索到了美國專利商標(biāo)局關(guān)于該問題的作出的最新復(fù)審決定（復(fù)審決定號：IPR2021-01229），即INTEL CORPORATION AND PATENT QUALITY ASSURANCE, LLC,Petitioners,v.VLSI TECHNOLOGY LLC, Patent Owner一案。在詳細(xì)的介紹該案例前，先對中美專利無效程序進(jìn)行一個大致地比較，以幫助讀者更好的理解美國專利無效程序。
一、中國專利無效宣告及其“一事不再理原則”簡介
在中國，一旦專利權(quán)人或者有權(quán)發(fā)起訴訟其他人向涉嫌專利侵權(quán)者發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，被告的律師一般都會在第一時間建議被告針對涉訴專利去向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利與復(fù)審無效審理部發(fā)起專利無效程序。經(jīng)過國知局審理后，一般會在大概7-12個月內(nèi)作出無效審查決定，對無效審查決定不服的任何一方有權(quán)在三個月內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院針對該無效審查決定提起行政訴訟，如果雙方放棄行政訴訟或者經(jīng)法院的生效裁判，該無效決定產(chǎn)生最終的法律效力。即中國法院沒有權(quán)力針對涉案專利的有效性直接作出審理和判決。這種情況下，中國無效宣告中的“一事不再理”原則運用起來比較簡單，即：對國知局已作出審查決定的無效宣告案件涉及的專利權(quán)，以同樣的理由和證據(jù)再次提出無效宣告請求的，不予受理和審理。如果再次提出的無效宣告請求的理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形。
二、美國專利侵權(quán)訴訟中主張專利無效的方式
而在美國，自從美國發(fā)明法案AIA法案生效后，在原告針對被告的涉嫌侵權(quán)行為向聯(lián)邦地區(qū)法院發(fā)起專利侵權(quán)訴訟后，被告既可以選擇在一年內(nèi)向美國專利商標(biāo)局的專利審查上訴委員會（以下簡稱“PTAB”）針對涉案專利發(fā)起（1）授權(quán)后復(fù)審程序PGR（Post-grant Reexamination，自專利授權(quán)之日起9個月內(nèi)提起），或 （2）IPR（雙方復(fù)審程序，自專利授權(quán)日起9個月后，如果已發(fā)起PGR的話那么必須在PGR出了結(jié)果后發(fā)起），或（3）針對商業(yè)方法類專利的涵蓋商業(yè)方法（CBM）的過渡程序。也可以選擇向聯(lián)邦地區(qū)法院提起專利無效抗辯（肯定的抗辯，必須在答辯狀中列舉，否則視為放棄）或者專利無效反訴（強制性反訴請求，如果有必須在答辯狀中提出）。其中，實踐中常用的無效主張方式就是發(fā)起IPR程序以及向法院發(fā)起無效反訴或者無效抗辯。關(guān)于PTAB審理的IPR程序與聯(lián)邦地區(qū)法院的無效審理程序之間的區(qū)別請參見以下表格：
在了解上述兩個程序的區(qū)別后，在收到專利侵權(quán)訴訟的通知后，被告可以根據(jù)自己的實際情況選擇適合自己的無效途徑。那么問題來了，法院已針對專利無效抗辯/反訴審理后的所作出的判決與PTAB所作出的復(fù)審決定之間是否互相適用類似“一事不再理”原則呢？從上述因特爾的案例中，我們得到的結(jié)論是：PTAB作出的雙方復(fù)審審查決定對于聯(lián)邦法院或ITC單向適用“排除規(guī)則”（類似一事不再理規(guī)則），對于IPR中已提出或者原本可以合理地主張的專利無效理由，不得再次向聯(lián)邦地區(qū)法院或者ITC主張，而聯(lián)邦地區(qū)法院所作出的與專利無效相關(guān)的判決將不能阻止請求人再次針對涉案專利向PTAB發(fā)起雙方復(fù)審程序。具體案情介紹如下。
案件背景介紹
因特爾和VLSI之間的這起專利糾紛開始于 2019 年，VLSI 在德克薩斯州西區(qū)法院起訴英特爾侵犯其兩項專利（’759 和 ’373 專利），因特爾隨即在答辯過程中主張涉案專利無效。2021 年 3 月，陪審團(tuán)認(rèn)定因特爾的相關(guān)行為構(gòu)成專利侵權(quán)并應(yīng)向VLSI賠償 21.75 億美元（請參考VLSI Technology LLC v. Intel Corp., 6:21-cv-57 (W.D. Tex.)號判決書）。據(jù)此，德州西區(qū)法院于 2022 年 5 月 10 日做出最終判決，決定英特爾沒能夠證明 ’373 號專利無效。而早在2021年7月7日，另案中的被告專利質(zhì)量保證有限責(zé)任公司（Patent Quality Assurance, LLC）已針對 ’373 號專利向PTAB提起了 IPR請求，因特爾也針對'373號專利發(fā)起IPR并請求與專利質(zhì)量保證有限責(zé)任公司的該IPR請求合并審理。PTAB同意了英特爾公司針對'373號專利的合并審理請求。
專利權(quán)人的主張
在針對'373號專利的雙方復(fù)審程序中，VLSI提出終止審理的動議（motion to terminate），宣稱根據(jù)通常的“排除原則”，在聯(lián)邦地區(qū)法院針對涉案專利相關(guān)的無效理由作出最終判決后，禁止被告向PTAB針對涉案專利再次提起專利無效。其具體理由為：PTAB必須遵循普通法中“排除規(guī)則（包括Issue preclusion (爭議事項排除規(guī)則)和claim preclusion（訴訟請求排除規(guī)則）, 類似一事不再理原則）”的通常適用規(guī)則，即必須要有美國國會的明確的意圖來克服該“排除規(guī)則”在后案的適用。缺乏國會的明確意圖，“排除規(guī)則”應(yīng)適用于在后的IPR程序，因此聯(lián)邦地區(qū)法院針對專利無效作出的最終判決將排除在后的IPR復(fù)審程序?qū)υ?a href='http://jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利無效再次進(jìn)行審理。
PTAB最終結(jié)論
PTAB不同意VLSI的上述主張，PTAB稱本案應(yīng)適用美國最高法院在Astoria Federal Sav. & Loan Ass’n v. Solimino, 501 U.S. 104 （1991）案中確定的標(biāo)準(zhǔn)，即：除非在有限的情況下，否則不需要國會的明確聲明來克服普通法原則的推定適用。而“訴訟請求排除（claim preclusion）”不是有限情況其中之一，因此“訴訟請求排除”不需要國會的明確聲明來避免其適用。確立了該標(biāo)準(zhǔn)后，PTAB 研究了國會在美國法典第35章第315條中（35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions）關(guān)于禁止反言條款（請參考如下該條款的具體內(nèi)容）中的意圖。該條款明確規(guī)定了“訴訟請求排除”規(guī)則的適用遵從單向原則：從 IPR 到任何其他程序單向適用，該條款沒有將“訴訟請求排除”從地區(qū)法院的訴訟中強行施加到美國專利商標(biāo)局的復(fù)審程序中。即PTAB認(rèn)為已作出的IPR審查決定對于聯(lián)邦法院/ITC單向適用訴訟請求排除規(guī)則（即一事不再理規(guī)則），而聯(lián)邦地區(qū)法院所作出的與專利無效相關(guān)的判決將不能阻止請求人再次針對涉案專利向PTAB發(fā)起雙方復(fù)審程序。據(jù)此，PTAB作出了最終決定：“專利權(quán)人沒有證明普通法上的“訴訟請求排除”適用于本IPR程序，因此我們駁回專利權(quán)人VLSI請求終止因特爾IPR請求的終止動議”。
三、美國禁止反言原則介紹
根據(jù)美國最新專利法第315條的規(guī)定，如果USPTO對復(fù)審程序作出最終的決定后，申請人/所有的真正利益相關(guān)人/所有的利害關(guān)系人都不能就同樣的權(quán)利要求，針對那些申請人已經(jīng)提出或者本來可以合理地提出的無效理由，再向USPTO提起無效請求（禁止反言原則）。該禁止反言原則不但適用于USPTO自己的程序，也適用于聯(lián)邦地區(qū)法院和國際貿(mào)易委員會（ITC）的專利無效程序。
附：條文原文
35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions
e)Estoppel
(1)Proceedings before the office.
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner,may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
(2)Civil actions and other proceedings.
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
劉麗作者專欄
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（原標(biāo)題：從因特爾與VLSI專利侵權(quán)一案談“一事不再理”在中美專利無效程序中的適用）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：劉麗 北京超成律師事務(wù)
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：從因特爾與VLSI專利侵權(quán)一案談“一事不再理”在中美專利無效（點擊標(biāo)題查看原文）
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