【專利質押】VS【專利許可】它們到底有哪八大關系？

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? 文 /?劉驍律師 ?金誠同達律師事務所

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【小D導讀】

專利質押、專利保全、專利許可及專利轉讓之間的法律關系交織，潛在的權益沖突系專利權人等相關各方關切的法律問題，本文僅以專利質押和專利許可為例，簡要闡述專利質押和專利許可之間的關系，旨在拋磚引玉，以期相關各方準確界定各自的權益邊界，并充分保護自己的專利權益。

引言

在基于專利許可和專利轉讓等運營交易及基于PE、M&A和IPO等投融資交易的專利盡職調(diào)查中，專利質押擔保中的質權人、專利許可交易中的被許可人、民事執(zhí)行案件中的申請執(zhí)行人等相關主體是否存有專利權益沖突或潛在的專利權益沖突系在第二輪或第三輪專利盡職調(diào)查中需重點核查的事項之一，并需就此厘定專利權益邊界、甄別專利法律風險并提出相應的解決方案。

以專利質押和專利許可為例，專利質押后未經(jīng)質權人同意，專利權人對外許可所簽署的許可合同是否有效；許可未予備案的，在實現(xiàn)質權的過程中，因專利權發(fā)生轉移，被許可人是否有權在專利實施許可合同（以下簡稱“許可合同”）期間繼續(xù)實施專利等均系專利盡職調(diào)查關切的細節(jié)問題。本文以專利質押和專利許可為例，從在先行為與合同撤銷、在先行為與登記備案、在先行為與相關費用等八(8)個方面闡述質權人和被許可人之間是否存有專利權益沖突，并提出相應的實務操作建議。

需特別說明的是，本文暫不考慮專利共有的情形，假定權利主體系單一專利權利人。

一、在先行為與在后行為的關系

（一）在先質押與在后許可的關系 專利權人把專利質押予質權人、簽署專利權質押合同（以下簡稱“質押合同”）并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意，關于專利權人能否把專利許可予被許可人，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《物權法》第二百二十七條第二款規(guī)定，“知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的除外。出質人轉讓或者許可他人使用出質的知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權所得的價款，應當向質權人提前清償債務或者提存?！?

2)?《擔保法》第七十九條規(guī)定，“以依法可以轉讓的商標專用權，專利權、著作權中的財產(chǎn)權出質的，出質人與質權人應當訂立書面合同，并向其管理部門辦理出質登記。質押合同自登記之日起生效?！?

《擔保法》第八十條規(guī)定，“本法第七十九條規(guī)定的權利出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的可以轉讓或者許可他人使用。出質人所得的轉讓費、許可費應當向質權人提前清償所擔保的債權或者向與質權人約定的第三人提存?！?

2、?法律分析： 1)?禁止性規(guī)定系管理性強制性規(guī)定：前述禁止性規(guī)定系管理性強制性規(guī)定，專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意，專利權人不能把專利許可予被許可人。

2)?管理性強制性規(guī)定存在的法理基礎：以專利權人、質權人和被許可人為例，在先質押后許可的情形下，若許可未經(jīng)質權人同意，則質權人、被許可人和專利權人之間可能因特定的法律事項而產(chǎn)生爭議并擬通過司法等途徑予以救濟，這勢必會導致社會成本的增加，并不利于良性經(jīng)濟秩序的構建；在這個意義上，《物權法》和《擔保法》方會安排前述管理性強制性規(guī)定，并從應然的角度要求各方主體均遵守前述管理性強制性規(guī)定，以達到理想的法律狀態(tài)，這是前述管理性強制性規(guī)定存在的法理基礎。當然，相關主體違反前述管理性強制性規(guī)定的，法律將對此如何評價系另一個層面上的問題。

3、?實務要點： 因前述禁止性規(guī)定系管理性強制性規(guī)定，違反該規(guī)定的，許可合同并非必然無效（詳情請參閱本文第三部分〔在先行為與合同效力的關系〕）。在專利許可實務中，筆者建議，專利權人應于許可前獲得質權人的同意，以響應設定管理性強制性規(guī)定的法理價值；若事先未獲知專利已被質押的，被許可人可基于許可合同實施專利，并建議后續(xù)通過法律談判獲得質權人的同意，并完成許可備案，以擴展其權益邊界.

（二）在先許可與在后質押的關系 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，未經(jīng)被許可人同意，關于專利權人能否把專利質押予質權人，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《物權法》第二百二十三條規(guī)定，“債務人或者第三人有權處分的下列權利可以出質：（一）匯票、支票、本票；（二）債券、存款單；（三）倉單、提單；（四）可以轉讓的基金份額、股權；（五）可以轉讓的注冊商標專用權、專利權、著作權等知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權；（六）應收賬款；（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質的其他財產(chǎn)權利。

2)?《擔保法》第七十五條規(guī)定，“下列權利可以質押：（一）匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單；（二）依法可以轉讓的股份、股票；（三）依法可以轉讓的商標專用權，專利權、著作權中的財產(chǎn)權；（四）依法可以質押的其他權利。”

《擔保法》第七十九條規(guī)定，“以依法可以轉讓的商標專用權，專利權、著作權中的財產(chǎn)權出質的，出質人與質權人應當訂立書面合同，并向其管理部門辦理出質登記。”

2、?法律分析： 質權設定的要求系專利權人與質權人簽署質押合同并向國家知識產(chǎn)權局辦理質押登記，質權自登記時設立。專利權人有當然的權利向質權人出質專利，與質權人簽署質押合同并向國家知識產(chǎn)權局辦理質押登記。且質權人基于專利權人對專利的質押設定的質權與被許可人基于專利權人對專利的許可獲得的使用權并無權益沖突，質權亦不會對許可使用權造成損害或妨礙，專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，無論被許可人是否同意，專利權人均有權把專利質押予質權人。

3、?實務要點： 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，無論被許可人是否同意，專利權人均有權把專利質押予質權人。

二、在先行為與合同主體的關系

（三）在先質押與在后許可合同主體的關系 專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)專利權人同意質權人把專利許可予被許可人的，關于質權人能否把專利許可予被許可人，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《物權法》第二百一十四條規(guī)定，“質權人在質權存續(xù)期間，未經(jīng)出質人同意，擅自使用、處分質押財產(chǎn)，給出質人造成損害的，應當承擔賠償責任。”

2)?《專利法》第十二條規(guī)定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利?！?

3)?《專利實施許可合同備案辦法》第三條第一款規(guī)定，“專利實施許可的許可人應當是合法的專利權人或者其他權利人?！?

2、?法律分析： 質權設定后，質權人僅享有在專利權人不履行到期債務或發(fā)生約定的實現(xiàn)質權的情形時，依法就專利權優(yōu)先受償?shù)臋嗬?，并不享有處分等其它專利權益，不得擅自予以對外許可，不能成為許可合同的許可人。

3、?實務要點： 被許可人僅能與專利權人而非質權人等其他主體就專利許可事宜予以商洽，簽署許可合同并辦理許可備案手續(xù)。

（四）在先許可與在后質押合同主體的關系 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，未經(jīng)專利權人同意被許可人把專利質押予質權人的，關于被許可人能否把專利質押予質權人，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 《物權法》第二百二十三條規(guī)定，“債務人或者第三人有權處分的下列權利可以出質：（一）匯票、支票、本票；（二）債券、存款單；（三）倉單、提單；（四）可以轉讓的基金份額、股權；（五）可以轉讓的注冊商標專用權、專利權、著作權等知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權；（六）應收賬款；（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質的其他財產(chǎn)權利。”

2、?法律分析： 質權設定的要求系專利權人與質權人簽署質押合同并向國家知識產(chǎn)權局辦理質押登記，質權自登記時設立。被許可人基于專利權人的許可僅對專利享有使用權，并不享有處分等其它專利權益。被許可人無權質押專利，不能成為質押合同的出質人。

3、?實務要點： 質權人僅能與專利權人而非被許可人等其他主體就專利質押事宜予以商洽，簽署質押合同并辦理質押登記手續(xù)。

三、在先行為與合同效力的關系

（五）在先質押與在后許可合同效力的關系 專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人的，關于許可合同的效力，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)：

1)?《物權法》第一百七十八條規(guī)定，“擔保法與本法的規(guī)定不一致的，適用本法?！? 《物權法》第二百二十七條第二款規(guī)定，“知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的除外。出質人轉讓或者許可他人使用出質的知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權所得的價款，應當向質權人提前清償債務或者提存。”

2)?《合同法》第五十二條規(guī)定，“有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定?！?

3)?《合同法司法解釋（二）》第十四條規(guī)定，“合同法第五十二條第（五）項規(guī)定的“強制性規(guī)定”，是指效力性強制性規(guī)定?！?

4)?《擔保法》第八十條規(guī)定，“本法第七十九條規(guī)定的權利出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的可以轉讓或者許可他人使用。出質人所得的轉讓費、許可費應當向質權人提前清償所擔保的債權或者向與質權人約定的第三人提存?！?

5)?《擔保法司法解釋》第一百零五條規(guī)定，“以依法可以轉讓的商標專用權，專利權、著作權中的財產(chǎn)權出質的，出質人未經(jīng)質權人同意而轉讓或者許可他人使用已出質權利的，應當認定為無效。因此給質權人或者第三人造成損失的，由出質人承擔民事責任。"

2、?法律分析： 1)?關于無效：專利權人將專利質押予質權人且未經(jīng)質權人同意對外許可的，因《物權法》第二百二十七條第二款之規(guī)定系管理性強制性規(guī)定非效力性強制性規(guī)定，結合《合同法》鼓勵交易的立法宗旨及審慎確認合同無效的司法政策，管轄法院并不會因此認定先質押后許可的許可合同無效。

2)?關于效力待定：專利權人先質押后許可的許可行為并非合同法意義上的無權處分行為，先質押后許可的許可合同非處于效力待定的效力形態(tài)。

3)?關于可變更可撤銷：在暫不考慮其它可能因素的前提下，專利權人先質押后許可的許可行為亦不會導致先質押后許可的許可合同處于可撤銷可變更的效力形態(tài)。

基于前述分析，專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人的，許可合同有效。

3、?實務要點： 專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人的，許可合同有效，被許可人可基于許可合同實施專利。

（六）在先許可與在后質押合同效力的關系 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人的，關于質押合同的效力，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

2、?法律分析： 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人的，質押合同既不滿足無效的條件，亦不滿足效力待定及可變更可撤銷的法定條件，其效力形態(tài)為有效。

3、?實務要點： 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后把專利質押予質權人的，質押合同有效，無論被許可人是否同意，質權人可繼續(xù)履行質押合同并辦理質押登記手續(xù)。

四、在先行為與合同撤銷的關系

（七）在先質押與在后許可合同撤銷的關系 專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人的，關于質權人能否請求撤銷許可合同，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《合同法》第七十四條第一款規(guī)定，“因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產(chǎn)，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。債務人以明顯不合理的低價轉讓財產(chǎn)，對債權人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人的行為?！?

《合同法》第三百四十二條第一款規(guī)定，“技術轉讓合同包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、技術秘密轉讓、專利實施許可合同?！?

2)?《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《技術合同司法解釋》”）第二十二條第一款規(guī)定，“合同法第三百四十二條規(guī)定的‘技術轉讓合同’，是指合法擁有技術的權利人，包括其他有權對外轉讓技術的人，將現(xiàn)有特定的專利、專利申請、技術秘密的相關權利讓與他人，或者許可他人實施、使用所訂立的合同。但就尚待研究開發(fā)的技術成果或者不涉及專利、專利申請或者技術秘密的知識、技術、經(jīng)驗和信息所訂立的合同除外?！?

2、?法律分析： 1)?關于合同撤銷權：鑒于質權人非許可合同的合同主體，其不能基于合同撤銷權請求撤銷許可合同；

2)?關于債權人撤銷權：鑒于質權人系專利權人之債權人，其可能基于債權人撤銷權請求撤銷許可合同；債權人能否請求撤銷許可合同，關鍵在于許可使用費的確定是否公允：

(1) ?無償許可：若專利權人與被許可人系以無償方式安排許可使用費，則因質權人有權收取許可使用費（詳情請參閱本文第七部分〔在先行為與相關費用的關系〕）。在無償許可的情形下，因許可使用費的消極減少導致專利權人責任財產(chǎn)的減少，損害了質權人的利益，債權人可請求撤銷許可合同。

(2) ?低價許可：基于前述分析，若專利權人與被許可人系以明顯不合理的低價安排許可使用費，質權人亦可請求撤銷許可合同；但在該種情形下，質權人對“明顯不合理的低價”負有舉證責任，若其不能舉證證明許可使用費系“明顯不合理的低價”，則其訴訟請求面臨被判決駁回的法律風險，尤其在專利權人和/或被許可人已就許可使用費的確定提交《資產(chǎn)評估報告》的情形下。

基于前述分析，質權人能否基于債權人撤銷權撤銷在后許可合同取決于許可使用費的確定是否公允。

3、?實務要點： 1)?關于關聯(lián)交易：若專利權人和被許可人系關聯(lián)方，且雙方對許可使用費的安排為無償，則法律風險較高；若系安排一確定的許可使用費，則需謹慎確認許可使用費的安排是否妥當。

2)?關于資產(chǎn)評估：建議許可使用費的安排以資產(chǎn)評估為基礎，尤其在涉及特許經(jīng)營、長期許可或重要的許可交易中，應特別注意資產(chǎn)評估的法律意義。

3)?關于救濟選擇：關于質權人的權利救濟，一個方面，質權人可基于債權對專利權人主張權利，以實現(xiàn)其基于許可使用費的債權；另一個發(fā)面，質權人可基于債權人撤銷權對專利權人和被許可人主張權利，以撤銷許可合同。

在許可使用費已支付完畢且專利權人未向質權人支付許可使用費的情形下，質權人可選擇基于債權對專利權人主張權利。在許可使用費未支付完畢的情形下，若質權人與專利權人未能就許可使用費的收取達成一致，質權人可選擇基于債權人撤銷權撤銷許可合同；在訴訟中，三方尚存有和解或調(diào)解之可能，如三方達成調(diào)解協(xié)議，質權人同意專利權人對被許可人的許可，專利權人同意被許可人把許可使用費直接支付予質權人以（提前）清償債務。賦予質權人對救濟方式的選擇權，以利于其質權的保護和債權的實現(xiàn)，符合《物權法》和《擔保法》的立法目的，亦便于平衡各方利益和保護交易安全。

（八）在先許可與在后質押合同撤銷的關系 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，未經(jīng)質權人同意把專利質押予質權人的，關于許可人能否請求撤銷質押合同，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

2、?法律分析： 被許可人既不享有合同撤銷權，亦不符合債權人撤銷權的法定條件，無權請求撤銷質押合同。

3、?實務要點： 被許可無權請求撤銷質押合同。

五、在先行為與登記備案的關系

（九）在先質押與在后許可備案的關系 專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人的，關于國家知識產(chǎn)權局會否對許可予以備案，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《專利實施許可合同備案辦法》第十二條第二款規(guī)定，“備案申請有下列情形之一的，不予備案，并向當事人發(fā)送《專利實施許可合同不予備案通知書》：（一）專利權已經(jīng)終止或者被宣告無效的；（二）許可人不是專利登記簿記載的專利權人或者有權授予許可的其他權利人的；（三）專利實施許可合同不符合本辦法第九條規(guī)定的；（四）實施許可的期限超過專利權有效期的；（五）共有專利權人違反法律規(guī)定或者約定訂立專利實施許可合同的；（六）專利權處于年費繳納滯納期的；（七）因專利權的歸屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對專利權采取保全措施，專利權的有關程序被中止的；（八）同一專利實施許可合同重復申請備案的；（九）專利權被質押的，但經(jīng)質權人同意的除外；（十）與已經(jīng)備案的專利實施許可合同沖突的；（十一）其他不應當予以備案的情形?！?

2)?《專利權質押登記辦法》第十六條第一款規(guī)定，“專利權質押期間，出質人未提交質權人同意轉讓或者許可實施該專利權的證明材料的，國家知識產(chǎn)權局不予辦理專利權轉讓登記手續(xù)或者專利實施合同備案手續(xù)?！?

2、?法律分析： 專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并完成質押登記后，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人的，國家知識產(chǎn)權局對許可不予備案，即：國家知識產(chǎn)權局對許可予以備案以質權人同意為要件。

3、?實務要點：

1)?備案緣由： 當事人之間簽訂了許可合同之后，該合同按照當事人的約定生效。但是在實際的經(jīng)濟活動中，經(jīng)備案的專利實施許可合同可以產(chǎn)生以下作用：

(1) ?專利實施信息公開：因專利登記簿會對許可備案的相關事項予以登記，專利公報會對許可備案的相關事項予以公告，登記和公告具有公式意義，便于社會公眾對專利予以跟蹤、分析和研究，同時亦有利于專利的推廣運用。

(2) ?訴前禁令證據(jù)效力：基于《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規(guī)定》第四條第（二）項的規(guī)定，獨占許可或排他許可的被許可人在進行侵權救濟時若需要申請訴前禁令的，需向法院優(yōu)先提交《專利實施許可合同備案證明》等權屬證據(jù)。

(3) ?侵權賠償參照標準：基于《專利法》第六十五條的規(guī)定，權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，可參照許可使用費的倍數(shù)合理確定侵權賠償數(shù)額。若存有在先的許可使用事實，法院可以許可使用費作為參照，確定侵權賠償數(shù)額。因已記載許可使用費的具體數(shù)額，《專利實施許可合同備案證明》可作為證明許可使用費的有力證據(jù)。

(4) ?參評高新技術企業(yè)：基于《高新技術企業(yè)認定管理辦法》第十條的規(guī)定，擁有5年以上的專利獨占許可權，視為擁有自主知識產(chǎn)權，被許可人可以《專利實施許可合同備案證明》作為該自主知識產(chǎn)權的憑證，并將其作為參評高新技術企業(yè)的條件之一。

(5) ?對抗善意第三人：國家知識產(chǎn)權局對許可合同予以備案的，經(jīng)備案的許可合同可對抗善意第三人。

(6) ?向外付匯憑證效力

：2013年9月1日前，基于《國家外匯管理局關于加強對引進無形資產(chǎn)售付匯管理有關問題的通知》第一條的規(guī)定，被許可人以許可的方式進口專利技術的，向境外許可人支付許可使用費時，需提交《專利實施許可合同備案證明》以供外匯指定銀行予以審核；自2013年9月1日起實施的《國家外匯管理局關于印發(fā)服務貿(mào)易外匯管理法規(guī)的通知》廢止了《國家外匯管理局關于加強對引進無形資產(chǎn)售付匯管理有關問題的通知》，不再把《專利實施許可合同備案證明》列入外匯指定銀行審核材料目錄。

2)?備案辦法： (1) ?申請主體：專利權人； (2) ?備案機構：國家知識產(chǎn)權局； (3) ?申請期間：許可合同生效之日起三(3)個月內(nèi)； (4) ?備案期間：自收到備案申請之日起七(7)個工作日內(nèi)； (5) ?材料目錄： A.?許可人或者其委托的專利代理機構簽字或者蓋章的許可合同備案申請表； B.?許可合同； C.?雙方當事人的身份證明； D.?委托專利代理機構的，注明委托權限的委托書； E.?其他需要提供的材料。

3)?登記和公告： (1) ?登記：國家知識產(chǎn)權局在專利登記簿上對許可合同備案的有關內(nèi)容予以登記； (2) ?公告：國家知識產(chǎn)權局在專利公報上公告以下內(nèi)容：許可人、被許可人、主分類號、專利號、申請日、授權公告日、實施許可的種類和期限、備案日期等。

4)?特別事項： 先質押后許可質押已完成登記但許可未完成備案的，建議被許可人與專利權人及質權人展開許可談判，由三方商定：質權人同意專利權人對被許可人的許可，專利權人同意被許可人被許可使用費直接支付予質權人以（提前）清償債務；在該種情形下，被許可人獲得了經(jīng)質權人同意的許可，可基于許可實現(xiàn)商業(yè)利益，并完成許可備案以獲得對抗效力；專利權人清償了債務；質權人的債權獲得了實現(xiàn)；于三方均系有利的法律安排，在這個意義上，許可對于專利權人來說具有了資金融通的功能。

（十）在先許可與在后質押登記的關系 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并完成許可備案后，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人的，關于國家知識產(chǎn)權局會否對質押予以登記，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 《專利權質押登記辦法》第十二條第二款規(guī)定，“經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，國家知識產(chǎn)權局作出不予登記的決定，并向當事人發(fā)送《專利權質押不予登記通知書》：（一）出質人與專利登記簿記載的專利權人不一致的；（二）專利權已終止或者已被宣告無效的；（三）專利申請尚未被授予專利權的；（四）專利權處于年費繳納滯納期的；（五）專利權已被啟動無效宣告程序的；（六）因專利權的歸屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對專利權采取保全措施，專利權的質押手續(xù)被暫停辦理的；（七）債務人履行債務的期限超過專利權有效期的；（八）質押合同約定在債務履行期屆滿質權人未受清償時，專利權歸質權人所有的；（九）質押合同不符合本辦法第九條規(guī)定的；（十）以共有專利權出質但未取得全體共有人同意的；（十一）專利權已被申請質押登記且處于質押期間的；（十二）其他應當不予登記的情形?！?

2、?法律分析： 專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并已完成許可備案，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人的，國家知識產(chǎn)權局對質押予以登記，即：國家知識產(chǎn)權局對質押予以登記不以被許可人同意為要件。

3、?實務要點：

1)?登記緣由： 根據(jù)《物權法》第二百二十七條第一款、《擔保法》第七十九條及《專利權質押登記辦法》第十二條第一款的規(guī)定，以專利權出質的，應當與債權人簽署質押合同并向專利主管部門辦理質押登記，質權自專利主管部門登記時設立。若不對質押予以登記，則質權未予設定，基于質權的優(yōu)先受償權利得不到法律保障，進而不能實現(xiàn)債權擔保的目的。

2)?登記辦法： (1) ?申請主體：出質人（專利權人）和質權人（債權人）； (2) ?登記機構：國家知識產(chǎn)權局； (3) ?申請期間：未予法定，由出質人和質權人約定； (4) ?登記期間：自收到登記申請之日起七(7)個工作日內(nèi)； (5) ?材料目錄： A.?出質人和質權人共同簽字或者蓋章的專利權質押登記申請表； B.?質押合同； C.?雙方當事人的身份證明； D.?委托代理的，注明委托權限的委托書； E.?其他需要提供的材料。

3)?登記和公告： (1) ?登記：國家知識產(chǎn)權局在專利登記簿上對許可合同備案的有關內(nèi)容予以登記； (2) ?公告：國家知識產(chǎn)權局在專利公報上公告以下內(nèi)容：出質人、質權人、主分類號、專利號、授權公告日、質押登記日等。

六、在先行為與排除妨礙的關系

（十一）質押登記與禁止使用的關系

質押和許可并存且質押已完成登記的，具體包括如下四種情形： (1) ?先質押后許可質押已完成登記且許可已完成備案：專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人、簽署許可合同并已完成許可備案；

(2) ?先質押后許可質押已完成登記但許可未完成備案：專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人、簽署許可合同但未完成許可備案；

(3) ?先許可后質押質押已完成登記且許可已完成備案：專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并已完成許可備案，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記；

(4) ?先許可后質押質押已完成登記但許可未完成備案：專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同但未完成許可備案，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記。

關于上述情形下，質權人能否禁止被許可人實施專利，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《物權法》第一百七十條規(guī)定，“擔保物權人在債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋嗬?，但法律另有?guī)定的除外?！?

《物權法》第二百零八條第一款規(guī)定，“為擔保債務的履行，債務人或者第三人將其動產(chǎn)出質給債權人占有的，債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)質權的情形，債權人有權就該動產(chǎn)優(yōu)先受償?！?

《物權法》第二百二十九條規(guī)定，“權利質權除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)動產(chǎn)質權的規(guī)定?！?

2)?《擔保法》第六十三條第一款規(guī)定，“本法所稱動產(chǎn)質押，是指債務人或者第三人將其動產(chǎn)移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照本法規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。”

《擔保法》第八十一條規(guī)定，“權利質押除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)的規(guī)定?！?

3)?《專利法》第十二條規(guī)定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立許可合同，向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利?！?

2、?法律分析： 專利權人對專利的實施享有排他權，被許可人能否實施專利取決于其是否獲得專利權人的許可，而與國家知識產(chǎn)權局是否已對許可予以備案無關，其權利義務由許可合同進行調(diào)整；在上述情形下，許可合同已經(jīng)生效，被許可人已獲得許可。

被許可人與質權人之間不存有合同關系，且質權人對專利實施并不享有排他權，其無權禁止被許可人實施專利。換言之，只要許可合同已經(jīng)生效，不論國家知識產(chǎn)權局是否已對許可予以備案，質權人均無權禁止被許可人實施專利。

3、?實務要點： 質押和許可并存且質押已完成登記的，不論許可是否已完成備案，質權人均無權禁止被許可人實施專利。

（十二）許可備案與解除質押的關系 質押和許可并存且許可已完成備案的，具體包括如下四種情形：

(1) ?先質押后許可許可已完成備案且質押已完成登記：專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人、簽署許可合同并已完成許可備案；

(2) ?先質押后許可許可已完成備案但質押未完成登記：專利權人把專利質押予質權人、簽署質押合同但未完成質押登記，未經(jīng)質權人同意把專利許可予被許可人、簽署許可合同并已完成許可備案；

(3) ?先許可后質押許可已完成備案且質押已完成登記：專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同并已完成許可備案，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記；

(4) ?先許可后質押許可已完成備案但質押未完成登記：專利權人把專利許可予被許可人、簽署許可合同但未完成許可備案，未經(jīng)被許可人同意把專利質押予質權人、簽署質押合同并已完成質押登記。

關于上述情形下，被許可人能否解除質權人對專利的質押，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《專利法》第十二條規(guī)定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立許可合同，向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利?！?

2)?《物權法》第一百七十條規(guī)定，“擔保物權人在債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋嗬?，但法律另有?guī)定的除外?！?

《物權法》第二百二十九條規(guī)定，“權利質權除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)動產(chǎn)質權的規(guī)定。”

3)?《擔保法》第六十三條第一款規(guī)定，“本法所稱動產(chǎn)質押，是指債務人或者第三人將其動產(chǎn)移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照本法規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償?！?

《擔保法》第八十一條規(guī)定，“權利質押除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)的規(guī)定?！?

2、?法律分析： 質權人系經(jīng)與專利權人簽署質押合同并向國家知識產(chǎn)權局辦理質押登記，質權已依法設定，質權人對許可專利享有質權。被許可人基于專利權人的許可僅對許可專利享有實施權，其與質權人之間不存有合同關系，亦不享有處分等其它專利權益。無論質權系設定于許可前還是許可后，質權人享有的質權與被許可人享有的許可實施權之間并無權利沖突。在質權設定于許可后且許可已完成備案的情形下，許可備案亦不能對抗后續(xù)設定質權的質權人（關于許可備案的對抗效力，筆者另撰專文予以論述）。因此，在被許可人和/或專利權人和/或相關主體就專利權人的債務為專利權人向質權人提供新的足額擔保的前提下，被許可人無權要求質權人解除質押。

3、?實務要點： 質押和許可并存且許可已完成備案的，不論質押是否已完成登記，在被許可人和/或專利權人和/或相關主體就專利權人的債務為專利權人向質權人提供新的足額擔保的前提下，被許可人無權要求質權人解除質押

七、在先行為與相關費用的關系

（十三）質權設定與許可使用費收取的關系 質押和許可并存且質押已完成登記的情形下，關于質權人是否有權向被許可人收取許可使用費，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《物權法》第二百一十三條規(guī)定，“質權人有權收取質押財產(chǎn)的孳息，但合同另有約定的除外。前款規(guī)定的孳息應當先充抵收取孳息的費用?！?

《物權法》第二百二十七條第二款規(guī)定，“知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的除外。出質人轉讓或者許可他人使用出質的知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權所得的價款，應當向質權人提前清償債務或者提存?！?

《物權法》第二百二十九條規(guī)定，“權利質權除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)動產(chǎn)質權的規(guī)定?！?

2)?《擔保法》第八十條規(guī)定，“本法第七十九條規(guī)定的權利出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的可以轉讓或者許可他人使用。出質人所得的轉讓費、許可費應當向質權人提前清償所擔保的債權或者向與質權人約定的第三人提存?！?

3)?《專利權質押登記辦法》第十六條規(guī)定，“專利權質押期間，出質人未提交質權人同意轉讓或者許可實施該專利權的證明材料的，國家知識產(chǎn)權局不予辦理專利權轉讓登記手續(xù)或者專利實施合同備案手續(xù)。出質人轉讓或者許可他人實施出質的專利權的，出質人所得的轉讓費、許可費應當向質權人提前清償債務或者提存?！?

2、?法律分析： 1)?許可使用費的性質：鑒于原物與孳息系《物權法》上的概念，因專利（此處指專利客體，發(fā)明創(chuàng)造）非《物權法》上的物，與其相對應的許可使用費雖具有法定孳息的形式要件，且《物權法》第二百二十九條規(guī)定關于權利質權的規(guī)定可適用關于動產(chǎn)質權的規(guī)定。鑒于前述屬性，許可使用費非孳息，但可參照孳息對許可使用費予以理解和適用。

2)?質權人是否有權收取許可使用費： (1) ?基于孳息參照的角度：基于《物權法》第二百一十三條的規(guī)定，質權人有權收取包括法定孳息在內(nèi)的孳息?；谠撘?guī)定，許可使用費具有類似于法定孳息的性質，質權人有權收取許可使用費。有觀點認為，應對《物權法》第二百一十三條項下的孳息做縮限解釋，該孳息僅限于天然孳息，而不包括法定孳息[1]。筆者并不認同該種觀點。鑒于定位及篇幅限制，本文不對該問題予以展開。

(2) ?基于法律規(guī)定的角度：基于《物權法》第二百二十七條第二款及《專利權質押登記辦法》第十六條的規(guī)定，基于文義解釋，質權人亦有權收取許可使用費。

3、?實務要點： 1)?收取對象：基于《物權法》第二百二十七條第二款及《專利權質押登記辦法》第十六條的規(guī)定，質權人應向出質人（專利權人）收取被許可人支付的許可使用費。

2)?收取方式：被許可人支付予專利權人，質權人再向專利權人收取?；蛘呓?jīng)專利權人確認，直接由被許可人向質權人支付（若有剩余，向專利權人支付）。

3)?權利救濟：專利權人收悉被許可人支付的許可使用費而未向質權人支付的，質權人可基于其對專利權人享有的債權對專利權人提起訴訟，以實現(xiàn)其債權。

（十四）質權設定與侵權賠償金分配的關系 質押和許可并存且質押已完成登記的情形下，關于質權人是否有權參與分配被許可人基于專利侵權救濟獲得的侵權賠償金，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

《物權法》第二百二十九條規(guī)定，“權利質權除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)動產(chǎn)質權的規(guī)定?！?

《擔保法》第八十一條規(guī)定，“權利質押除適用本節(jié)規(guī)定外，適用本章第一節(jié)的規(guī)定。”

2、?法律分析： 1)?侵權賠償金的性質：鑒于《物權法》第二百二十九條規(guī)定關于權利質權的規(guī)定可適用關于動產(chǎn)質權的規(guī)定，不妨先考察在動產(chǎn)質權中，質物的侵權賠償金是否屬于法定孳息。民法學界通說認為，法定孳息系就原物基于用益法律關系產(chǎn)生的收益[2]。在這個意義上，基于物盡其用的立法目的，用益法律行為使原物的使用價值得以擴張。而侵權行為使得原物的使用價值予以縮減，侵權賠償金系基于恢復權利狀態(tài)的目的對原物所有權人的一種補救，其性質顯然不是法定孳息。

2)?質權人是否有權收取侵權賠償金：鑒于侵權賠償金非法定孳息，亦非法律規(guī)定的質權人可以收取的費用，無論系由專利權人對侵權行為予以救濟，還是被許可人基于獨占許可或排他許可的方式對侵權行為予以救濟，或者被許可人基于普通許可的方式并獲得專利權人的授權對侵權行為予以救濟，亦無論專利權人與被許可人內(nèi)部對侵權賠償金以何種方式予以分配，質權人均無權對專利權人和/或被許可人獲得的侵權賠償金予以分配。

3、?實務要點： 質權人無權對專利權人和/或被許可人獲得的侵權賠償金予以分配。

八、權利行使與許可使用的關系

（十五）質權實現(xiàn)與許可使用的關系 質押和許可并存且質押已完成登記的情形下，關于質權的實現(xiàn)是否會影響到被許可人對專利的使用，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《物權法》第二百一十九條第二款規(guī)定，“債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)質權的情形，質權人可以與出質人協(xié)議以質押財產(chǎn)折價，也可以就拍賣、變賣質押財產(chǎn)所得的價款優(yōu)先受償?！?

2)?《專利法實施細則》第十四條第二款規(guī)定，“專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務院專利行政部門備案。”

3)?《技術合同司法解釋》第二十四條第二款規(guī)定，“讓與人與受讓人訂立的專利權、專利申請權轉讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關專利實施許可合同或者技術秘密轉讓合同的效力?！?

2、?法律分析： 1)?轉讓不破許可：基于《專利法實施細則》第十四條第二款的規(guī)定，許可備案并非許可合同的生效要件。雖然《專利法》、《專利法實施細則》及《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》等并未規(guī)定許可備案系許可合同的對抗要件，但參照《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《商標民事案件司法解釋》”）第十九條第二款的規(guī)定，把許可備案作為許可合同的對抗要件已成為學理及實務中普遍接受的做法。基于《技術合同司法解釋》第二十四條第二款的規(guī)定，質權人以協(xié)議折價、司法拍賣、司法變賣的方式實現(xiàn)質權而由新的受讓人承繼專利權的，因許可合同已于專利轉讓前生效，該轉讓行為并不影響許可合同的效力，被許可人有權在許可合同期間內(nèi)繼續(xù)實施專利，新的受讓人不能禁止或妨礙被許可人在許可合同期間內(nèi)繼續(xù)實施專利。

2)?轉讓不破許可與許可備案的關系：基于《技術合同司法解釋》第二十四條第二款的規(guī)定，結合《商標民事案件司法解釋》第二十條的規(guī)定，轉讓不破許可不以許可備案為要件，且轉讓不破許可與備案的對抗效力并不沖突。

基于前述分析，質權的實現(xiàn)，不影響被許可人于許可期間繼續(xù)使用許可商標。

3、?實務要點： 因轉讓不破許可不以許可備案為要件，在質押和許可并存（尤其系先質押后許可）且質押已完成登記但許可未辦成備案的情形下，質權的實現(xiàn)并不影響被許可人于許可期間繼續(xù)使用許可商標，新的受讓人不能禁止或妨礙被許可人在許可合同期間內(nèi)繼續(xù)實施專利。

（十六）許可使用與質權實現(xiàn)的關系 質押和許可并存且許可已完成備案的情形下，關于被許可人對專利的使用是否會影響到質權的實現(xiàn)，筆者結合相關規(guī)定闡述如下：

1、?法律依據(jù)： 1)?《專利法》第十二條規(guī)定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利?！?

2)?《物權法》第二百一十九條第二款規(guī)定，“債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)質權的情形，質權人可以與出質人協(xié)議以質押財產(chǎn)折價，也可以就拍賣、變賣質押財產(chǎn)所得的價款優(yōu)先受償。”

2、?法律分析： 基于《技術合同司法解釋》第二十四條第二款的規(guī)定，質權人以協(xié)議折價、司法拍賣、司法變賣的方式實現(xiàn)質權而由新的受讓人承繼專利權的，因被許可人基于專利權人的許可僅對許可專利享有實施權，對專利亦并不享有處分等其它專利權益，其對專利的使用并不會對質權的實現(xiàn)形成權利負擔，與轉讓不破許可相對應的，許可亦不會影響轉讓，即：許可不會影響質權的實現(xiàn)。

3、?實務要點： 許可不會對質權的實現(xiàn)形成權利負擔，不會影響質權的實現(xiàn)。

結語

基于上述分析，專利質押后，未經(jīng)質權人同意，專利權人不得對外許可；但對外許可的，許可合同并非必然無效；未經(jīng)質權人同意的，國家知識產(chǎn)權局對許可不予備案；在專利權人無償許可或低價許可的情形下，質權人可請求撤銷許可合同，并可選擇向專利權人主張基于許可使用費的債權；但質權人無權對專利權人和/或被許可人獲得的侵權賠償金予以分配；質權的實現(xiàn)亦不影響被許可人在許可合同期間內(nèi)繼續(xù)實施專利。

專利質押、專利保全、專利許可及專利轉讓之間的法律關系交織，潛在的權益沖突系專利權人等相關各方關切的法律問題，本文僅以專利質押和專利許可為例，簡要闡述專利質押和專利許可之間的關系，旨在拋磚引玉，以期相關各方準確界定各自的權益邊界，并充分保護自己的專利權益。

【注釋】： [1] 李莉：《論知識產(chǎn)權質權人權利保護規(guī)則的局限與突破》，《東方法學》2014年第2期 [2] 王利明：《物權法研究》（上卷），中國人民大學出版社2007年版，第76頁

來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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