【實務】如何針對相似的外觀設計提交專利申請？

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在審查意見通知書答復階段給專利申請人合案的機會，是專利申請人以縮小權利范圍為代價換取兩件外觀設計專利都獲得授權，這也是專利申請人可以考慮的一個解決方案。

筆者曾經(jīng)代理過兩件同一天提交的外觀設計專利申請，這兩件專利申請的名稱均為“汽車”（下稱設計A和設計B）。設計A和設計B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方，設計A的尾部上方設置了擾流板，設計B的尾部上方設置了尾翼。由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小，審查員發(fā)出的審查意見通知書認為二者屬于同樣的外觀設計，要求專利申請人只能提交其中一件專利申請，否則這兩件專利申請都將被駁回。

在遇到上述情況時，專利申請人應如何應對？筆者認為有以下幾種應對方案：一是按照審查員的要求，選擇保留一件專利申請，撤回另一件專利申請，這種方案比較簡單，但專利申請人失去了另一件專利申請獲得授權的可能；二是專利申請人爭辯兩件專利申請不屬于同樣的外觀設計，這樣會導致兩件專利申請均被駁回，在兩件專利申請都被駁回后，專利申請人可以向國家知識產權局專利復審委員會提出復審請求。但在這種情況下，專利申請人的時間和費用成本都會增加。

那么，除了上述兩種解決方案之外，專利申請人還有其他的解決方案嗎？

在日本，一件外觀設計專利申請應僅限于單一形狀的外觀設計，不允許同一形狀的兩項或者兩項以上的相似外觀設計包括在一件外觀設計專利申請中。如果專利申請人希望一件產品的多項相似外觀設計在日本獲得保護，則需要利用日本外觀設計法中規(guī)定的“關聯(lián)外觀設計”系統(tǒng)來提交專利申請。一組相關外觀設計專利申請包含一件主外觀設計專利申請和至少一件相關外觀設計專利申請。相關外觀設計專利申請可以與主外觀設計專利申請于同一天提交，也可以晚于主外觀設計專利申請日提交，但是其提交日必須早于主外觀設計專利申請的公開日。一組相關外觀設計專利申請的申請人必須為同一申請人。如果專利申請人提交了多件普通外觀設計專利申請，而這些普通專利申請涵蓋了多項相似外觀設計，為了避免重復授權，專利申請人可以對這些普通外觀設計專利申請進行修改，把多件涵蓋相似外觀設計的專利申請轉換為一件主外觀設計專利申請和多件相關外觀設計專利申請。

在美國，如果提交了兩件外觀設計專利申請，兩件專利申請中的設計相似到一定程度，則有可能會產生重復授權問題。在這種情況下，專利申請人可以提交一個最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件專利申請都獲得授權，那么專利權在有效期內都將屬于同一權利人，且一件專利的有效期不得長于另一件專利，即專利“壽命”縮短了。在美國，從授權之日起算，外觀設計專利的有效期是14年，因此同天提交的兩件外觀設計專利申請的有效期可能會不同。通過這種方式，兩件相似外觀設計申請可以獲得兩項外觀設計專利權。

在歐洲，外觀設計專利申請只進行形式方面的審查，對上述問題一般不審查，相關的審查在將來可能進行的無效程序中進行。

從上述介紹可以看出，目前各國或地區(qū)對于上述問題采取了不同的處理方式。筆者認為，日本的關聯(lián)外觀設計制度是目前最好的解決方案，對于本文開頭所述案件，也可以考慮參照日本的做法，將這兩件外觀設計專利申請轉換為一件主外觀設計專利申請和一件相關外觀設計專利申請，并且一件主外觀設計專利申請和一件相關外觀設計專利申請在被授予專利權后不會因互為實質相同為由而被無效。雖然這種做法目前還不可行，但筆者以為，其中的一些思想值得借鑒，比如專利申請人在接到審查意見通知書后，是否可以把兩件外觀設計專利申請合案到一件專利申請中？

對于外觀設計專利申請而言，合案申請和分案申請有哪些區(qū)別？外觀設計專利不同于發(fā)明專利和實用新型專利，其保護范圍以圖片或者照片中產品的外觀設計為準，也就是說，外觀設計專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀設計專利申請的技術方案，相當于發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的說明書和附圖；另一方面是確定外觀設計專利申請的保護范圍，相當于發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的權利要求書。

發(fā)明專利和實用新型專利的保護范圍以其權利要求的內容為準，其權利要求可以通過文字對若干實施方式進行概括，但外觀設計專利申請的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產品的多項相似外觀設計放在一件專利申請中實質上也是另外一種形式的概括。

對于相似外觀設計，將若干項合在一件專利申請中能夠避免將來以互為實質相同為由而被無效的風險，不會再出現(xiàn)本文開頭時所述案件的情況。但與此同時，專利權人日后在主張權利時的范圍也受到約束，僅限于相似設計的范圍。相反，如果專利申請人分案提交各外觀設計專利申請，這樣在授權后能夠主張的范圍大于相似外觀設計，但有可能面對以互為實質相同為由而被無效的風險。

從以上分析可以看出，不論是分案申請還是合案申請，二者既有優(yōu)點，也有缺點。因此，無論是以哪種方式提交專利申請，專利申請人都應當在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，專利申請人就要自己承擔相應的風險。

在實踐中，我們經(jīng)常遇到的情形是，在相似外觀設計專利申請的審查過程中，審查員認為其中有一項或幾項外觀設計與基本設計不相似而要求專利申請人從該專利申請中刪除。專利申請人通常會按照審查員的要求刪除被認為與基本設計不相似的某項或者某幾項設計。有些情況下，專利申請人會將刪除的外觀設計提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如分案授權的外觀設計專利會面臨以互為實質相同為由而被無效的風險。

因此，筆者認為，對于上述類型的外觀設計專利申請，在審查意見通知書答復階段給專利申請人合案的機會，是專利申請人以縮小權利范圍為代價換取兩件外觀設計專利都獲得授權，這也是專利申請人可以考慮的一個解決方案。

來源：國家知識產權戰(zhàn)略網(wǎng)

作者：田軍鋒

編輯：IPRdaily王夢婷