商標行政糾紛中作品權(quán)屬的認定

——評析江西省萬載橡膠制品有限公司與商標評審委員會、江西新萬載日月橡膠有限公司商標異議復(fù)審行政案

【本案要旨】：

對于解決著作權(quán)與商標權(quán)益沖突，根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正后的商標法（下稱商標法）第三十一條確立了保護在先權(quán)利原則，對防止申請注冊商標損害他人在先著作權(quán)行為進行了有效遏制。但在該條款的適用過程中，有關(guān)作品構(gòu)成要件及損害行為的認定標準仍有分歧，其中作品的權(quán)屬認定一直是審查商標法第三十一條有關(guān)在先著作權(quán)與在后申請商標發(fā)生沖突問題的關(guān)鍵。

案情

2005年7月4日，江西省萬載橡膠制品有限公司（下稱萬載公司）向國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）申請注冊第4755216號商標（下稱被異議商標，如圖），指定使用在第7類運輸機傳送帶、傳送帶等商品上。2008年1月21日,該商標經(jīng)商標局初步審定并公告。

江西新萬載日月橡膠有限公司（下稱新萬載日月公司）于2003年6月3日向商標局申請注冊第3579405號商標（下稱引證商標一，如圖），2005年2月21日被核準注冊，核定使用在第17類生橡膠或半成品橡膠、合成橡膠等商品上；2007年8月13日新萬載日月公司向商標局申請注冊第6216986號商標（下稱引證商標二，如圖），2010年1月14日被核準注冊，核定使用在第12類陸地車輛傳送帶、車輛輪胎等商品上，上述商標均處于有效專用期限內(nèi)。

新萬載日月公司在法定期限內(nèi)針對被異議商標提出異議申請。2010年11月3日，商標局裁定對被異議商標予以核準注冊。新萬載日月公司不服，向國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）提出異議復(fù)審申請，請求不予核準被異議商標的注冊申請，其主要理由是：被異議商標與引證商標一、引證商標二構(gòu)成近似商標，被異議商標的申請注冊侵犯了新萬載日月公司的在先著作權(quán)、商號權(quán)。2010年12月16日，新萬載日月公司在江西省版權(quán)局對引證商標的標識進行了美術(shù)作品版權(quán)登記，載明作品類型為“美術(shù)作品”，作者為“羅小龍”，著作權(quán)人為“江西新萬載日月橡膠有限公司”，作品完成日期為“2003年2月1日”等。

2012年10月29日，商評委作出第43558號裁定，認定：一、被異議商標指定使用的運輸機傳送帶等商品與引證商標一、引證商標二核定使用的商品不屬于類似商品，未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標。二、新萬載日月公司早在2003年已提出“萬橡日月及圖”商標的注冊申請，該商標所含中文“萬橡日月”及日月圖形經(jīng)過獨特的藝術(shù)化處理，屬于著作權(quán)法保護的美術(shù)作品，新萬載日月公司對該作品享有在先著作權(quán)，被異議商標所含中文“萬橡日月”及日月圖形與之構(gòu)成實質(zhì)性近似，被異議商標的申請注冊損害了新萬載日月公司在先著作權(quán)。三、新萬載日月公司提交的證據(jù)不足以證明被異議商標的申請注冊損害新萬載日月公司的在先商號權(quán)益及構(gòu)成對“萬橡日月及圖”商標的搶注。據(jù)此，裁定：被異議商標不予核準注冊。萬載公司不服第43558號裁定，提起行政訴訟。

判決

北京市第一中級人民法院依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決：維持第43558號裁定。萬載公司不服，提起上訴，并提交了第3172928號商標檔案查詢信息，該商標申請日期為2002年5月10日，申請人為濟南槐蔭福明電動助力車廠，2003年5月28日被核準注冊，核定使用的商品為第12類機動自行車等。新萬載日月公司對該證據(jù)的真實性認可。

北京市高級人民法院認為：根據(jù)二審查明的事實，新萬載日月公司并非該作品的著作權(quán)人，以此請求對被異議商標不予核準注冊，缺乏事實和法律依據(jù)；被異議商標使用在輸機傳送帶、傳送帶等商品上與引證商標一構(gòu)成商標法第二十八條所規(guī)定的使用在相同或類似商品上的近似商標。原審法院及商評委的相關(guān)認定錯誤，予以糾正，但其結(jié)論正確，對其結(jié)論予以維持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（一）項之規(guī)定，判決：駁回上訴，維持原判。

評析

該案二審法院基于商標行政案件全面審查原則，認定被異議商標與引證商標一構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標，違反商標法第二十八規(guī)定，不應(yīng)予以核準注冊，從而在結(jié)論上維持了原審判決。但是，二審法院在認定被異議商標的申請注冊是否構(gòu)成商標法第三十一條規(guī)定的“損害他人在先著作權(quán)”時更為嚴格審慎，結(jié)合新發(fā)現(xiàn)的事實，得出與原審法院相反的認定，即新萬載日月公司并非涉案作品的著作權(quán)人，其以損害在先著作權(quán)請求對被異議商標不予核準注冊缺乏依據(jù)。一審和二審法院出現(xiàn)相反的認定，系由在先著作權(quán)的作品權(quán)屬認定不同導(dǎo)致，而作品的權(quán)屬認定一直是審查商標法有關(guān)在先著作權(quán)與在后申請商標發(fā)生沖突問題的關(guān)鍵。正確適用商標法第三十一條規(guī)定的保護在先著作權(quán)規(guī)則，厘清該條款的法律適用要件及標準，對于解決著作權(quán)與商標權(quán)沖突、平衡各方利益具有重要意義。

一般而言，商標法第三十一條規(guī)定的在先著作權(quán)保護，若不能證明在先著作權(quán)權(quán)屬，不能明確歸屬，即無法認定作品本身權(quán)利的合法性，不應(yīng)得到法律的保護。因此，存在足以推翻或質(zhì)疑作品權(quán)屬問題的證據(jù)時，在先著作權(quán)即不能得以保護，該證明標準須嚴格高度蓋然。主要考慮：一、作品的權(quán)屬確認是保護在先著作權(quán)的前提，真正作者的權(quán)利能否得到保護要求首先進行作品的權(quán)屬認定；二、在先著作權(quán)欲產(chǎn)生阻卻在后申請商標的功效，其本身合法性須具有法律上的依據(jù)，作品權(quán)屬不明或不能確認，該作品是否“獨立完成”亦難以知曉，此情況下，承載于作品上的權(quán)利也就失去了保護的依據(jù)；三、著作權(quán)的保護不考慮實際使用方式，保護的力度較強，一定程度上打破了商標法對商標權(quán)益實行有限保護的規(guī)則，因此對在先著作權(quán)保護，嚴格的證明標準利于防止在先著作權(quán)保護的濫用?；谝陨峡紤]，當事人可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在主張商標法第三十一條在先著作權(quán)保護時，應(yīng)提供涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物、著作權(quán)登記證書、認證機構(gòu)出具的證明、取得權(quán)利的合同等作為證據(jù)，證明其對該項權(quán)利的主體身份或利害關(guān)系。依據(jù)證據(jù)規(guī)則，在先權(quán)利人已經(jīng)完成足以證明其對涉案作品享有著作權(quán)的初步舉證責(zé)任后，在后商標申請人若無法提出相反的證據(jù)，一般情況下，可以認定在先著作權(quán)成立。

該案中，新萬載日月公司主張在先著作權(quán)的“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”作品與萬載公司提交的第3172928號商標標識相比，兩者除文字和圖形方向略有不同外，其它基本相同，構(gòu)成實質(zhì)性近似。但第3172928號商標標識于2002年5月10日前已存在，其與上述作品亦相近似，而該商標早于“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”作品的完成日期2003年2月1日即已申請注冊，并且屬于濟南槐蔭福明電動助力車廠，并無證據(jù)證明該廠與新萬載日月公司存在許可或其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，推翻了作品著作權(quán)登記證書載明的事實。商標行政案件不僅要考慮具體行政行為的合法性，還要考慮行政訴訟中新的客觀事實。第3172928號商標的圖案部分與新萬載日月公司版權(quán)登記的“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”作品近似，新萬載日月公司主張其系該作品的著作權(quán)人并以此請求對被異議商標不予核準注冊，缺乏事實和法律依據(jù)。原審法院及商評委的相關(guān)認定錯誤，故應(yīng)予以糾正。

孔慶兵 ?作者單位：北京市高級人民法院來源: 《中國知識產(chǎn)權(quán)報商標周刊》編輯：iprdaily

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