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應(yīng)對美國專利訴訟的新策略—中國企業(yè)在美國之專利篇

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阿耐10年前
應(yīng)對美國專利訴訟的新策略—中國企業(yè)在美國之專利篇

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應(yīng)對美國專利訴訟的新策略—中國企業(yè)在美國之專利篇


美國2012年至2013年的專利法改革和最近美國最高法院裁定的一些新案例,例如,美國最高法院對Octane案的判決,對Alice案無效專利的判決等,都為應(yīng)對美國專利訴訟提供了幾種新的應(yīng)對策略。這些策略包括向美國專利商標(biāo)局提交雙方復(fù)審請求,要求敗訴的原告承擔(dān)律師費(fèi)等。下面筆者對這幾種應(yīng)對策略分別進(jìn)行介紹。


合理使用雙方復(fù)審程序


關(guān)于利用雙方復(fù)審(Inter Partes Review,IPR)程序來無效原告的專利權(quán)。雙方復(fù)審程序于2012年9月16日生效,是在美國專利商標(biāo)局提起專利權(quán)無效請求的新程序,其主要特點是審理速度快。美國新專利法規(guī)定,美國專利商標(biāo)局必須在啟動雙方復(fù)審程序的1年之內(nèi)作出最終決定。如果有合理的理由,美國專利商標(biāo)局可以將此影響最多延長半年。而美國法院在審理侵權(quán)訴訟時可以和美國專利商標(biāo)局的無效程序同時進(jìn)行。當(dāng)事人可以要求法院中止訴訟案件,而法官有自由裁量權(quán)決定是否中止訴訟。因為雙方復(fù)審程序的審理速度快,很多法官愿意中止同時進(jìn)行的法院訴訟,以節(jié)省訴訟資源,這樣也會為當(dāng)事人節(jié)省訴訟費(fèi)用。


該程序自生效以來,請求人提起專利權(quán)無效請求的數(shù)量逐年增加,成為當(dāng)事人,抗辯專利訴訟的主要手段。據(jù)統(tǒng)計,雙方復(fù)審請求量在2013年為514件,2014年為1310件,2015年達(dá)到1737件。截至2015年10月31日,共有2203件雙方復(fù)審案件結(jié)案,其中美國專利商標(biāo)局決定啟動的程序有1066件,其余的1137件由于雙方復(fù)審請求不符合要求、雙方和解等原因沒有被啟動。在啟動的1066件案件中,美國專利商標(biāo)局頒布最終決定的有630件,其余436件在審理過程中由于雙方和解等原因終止。在這630件最終決定中,對所審理的權(quán)利要求,有453件案件的全部權(quán)利要求被認(rèn)定無效,91件案件的部分權(quán)利要求被認(rèn)定無效,86件案件的全部權(quán)利要求被認(rèn)定有效。從以上數(shù)據(jù)看出,在最終審結(jié)的630件雙方復(fù)審案件中,全部和部分權(quán)利要求被無效的案件比例為86%,由于雙方復(fù)審有較高的權(quán)利要求無效比例,越來越多的被告采用這一程序來對抗專利訴訟。


要求敗訴原告承擔(dān)律師費(fèi)


美國專利法第二百八十五條規(guī)定,在特殊情況下,法院可以要求敗訴方賠償勝訴方合理的律師費(fèi)。美國聯(lián)邦巡回上訴法院在2005年的某案中確定美國專利法第二百八十五條規(guī)定的特殊情況包括“嚴(yán)重的不正當(dāng)?shù)脑V訟行為”或者“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”的訴訟。關(guān)于第一種情況,美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為,訴訟一方的不正當(dāng)行為必須嚴(yán)重到美國聯(lián)邦民事程序法第十一條所述的程度?!皣?yán)重的不正當(dāng)?shù)脑V訟行為”包括故意侵權(quán)、欺詐、專利申請中的不正當(dāng)行為和訴訟中的不正當(dāng)行為等。關(guān)于第二種情況,美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為,“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”必須同時存在,才構(gòu)成專利法第二百八十五條的特殊情況?!翱陀^上無根據(jù)”是指沒有合理的訴訟主體根據(jù)案件事實和法律,相信會贏得訴訟?!爸饔^上惡意”是指原告實際上知道訴訟是“客觀上無根據(jù)”的還提起訴訟。另外,美國聯(lián)邦巡回上訴法院還判定,根據(jù)美國專利法第二百八十五條主張律師費(fèi)一方必須舉證達(dá)到“明確和有說服力”的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。


美國最高法院于2014年4月在某案中,認(rèn)定上述標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格,因此推翻了這些標(biāo)準(zhǔn)。對于第一條標(biāo)準(zhǔn),美國最高法院認(rèn)為,“受到制裁的程度”過于嚴(yán)格,法院對于訴訟中不合理的行為,即使沒有達(dá)到應(yīng)該受到制裁的標(biāo)準(zhǔn),也可以認(rèn)定為美國專利法第二百八十五條中規(guī)定的“特殊”情況,從而要求賠償對方的律師費(fèi)。對于第二條標(biāo)準(zhǔn),美國最高法院認(rèn)為,法院也沒有必要要求“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”必須同時存在。一個案件如果滿足一個條件,即“客觀上無根據(jù)”或者“主觀上惡意”,就足以構(gòu)成可以判定賠償律師費(fèi)的特殊情況。美國最高法院還否定主張律師費(fèi)的一方必須舉出 “明確和有說服力”證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)定應(yīng)該采用優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。


在該案之后,美國很多地區(qū)法院在被告勝訴后,尤其是在涉及非專利實施主體(NPE)的專利訴訟中,認(rèn)定訴訟中若沒有合理的基礎(chǔ),均要求原告賠償被告的律師費(fèi)。被告在應(yīng)訴過程中,可以向原告說明其訴訟沒有合理的基礎(chǔ),如果原告拒絕撤訴,在被告勝訴之后,原告可能要賠償被告的律師費(fèi)。這對原告是很大的威脅,有些原告可能會因此而撤訴。


涉及軟件產(chǎn)品與兩個框架


很多專利訴訟涉及軟件和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。美國最高法院在CLS Bank v. Alice案中闡明了軟件和商業(yè)方法的可專利性的要求。美國最高法院解釋了確定客體是否具有可專利性的兩個框架。第一,確定權(quán)利要求是否指向自然定律、自然現(xiàn)象或抽象概念;第二,如果是,確定權(quán)利要求是否還包括實質(zhì)上超出抽象概念的額外要件——足以把權(quán)利要求的本質(zhì)轉(zhuǎn)化成可受專利保護(hù)的客體。


美國最高法院將上面的框架用于Alice案,認(rèn)為Alice的專利都是關(guān)于利用中間方來解決交易中的交付風(fēng)險問題,是指向抽象的概念。該案中,權(quán)利要求雖然提及計算機(jī),但是美國最高法院認(rèn)為,用通用的計算機(jī)去執(zhí)行抽象概念的算法,并不會為抽象的概念加入發(fā)明性的內(nèi)容,那些算法可以用早已存在的計算機(jī)實現(xiàn)。在權(quán)利要求里引用通用的計算機(jī)不能把不被專利保護(hù)的客體轉(zhuǎn)化成可以被保護(hù)的發(fā)明。


在Alice案之后,很多涉及軟件和互聯(lián)網(wǎng)的專利權(quán)被法院以發(fā)明為不受專利法保護(hù)的客體為由而被無效。在涉及軟件和互聯(lián)網(wǎng)方面的專利訴訟中,被告可以向法院提交動議,要求法院認(rèn)定專利中的發(fā)明不屬于專利保護(hù)的客體,因此權(quán)利要求應(yīng)該被認(rèn)定無效,原告專利權(quán)人應(yīng)該敗訴。



來源:知識產(chǎn)權(quán)報 

作者:陳維國

編輯:IPRdaily 王夢婷

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